发布时间:2020-05-11 分类:商标浏览:13
简介
商标库以商标确权和维权业务为核心,进行实务操作解读,囊括操作指引、理由及证据材料准备清单、流程图、文书范本等。同时,本库常用法规部分,收集了商标业务的主要法律依据,并根据业务领域进行归类,包括基本法律、审查评审、驰名商标、商标运用、海关及展会保护、侵权投诉、商标诉讼、域名争议及代理规范等。
商标库作者张锐,北京玺泽律师事务所高级合伙人,中国政法大学知识产权法专业兼职导师,专长于商标确权与维权、商标行政及民事诉讼、域名争议解决等方面法律实务,所代理案件曾获得中华商标协会2015-2016优秀商标代理案例、全国律师协会2016年十大知识产权案例。
商标及商标法律制度
商标及其本质属性
商标是商品生产者、经营者在其生产或者销售的商品上,或者服务提供者在其提供的服务上使用的,用于区别商品或服务来源的标志。该标志可以由文字、图形、字母、数字、三维标志、声音、颜色组合,或上述要素的组合组成,且应具有显著性。经国家工商行政管理总局商标局核准注册的商标为“注册商标”,受法律保护。商标的本质属性包括:显著性和区别性。
1.1 显著性
申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。
1.2 区别性
任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。即,商标应当起到区别来源的功能。
商标基本原则和法律制度
2.1 诚实信用原则
申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则。
2.2 先申请原则
两个或者两个以上的商标注册申请人,在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标申请注册的,初步审定并公告申请在先的商标;同一天申请的,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告。根据该原则,商标即使已经使用,但若不及时申请注册,可能面临被他人申请在先而获得注册,自身却无法得到对该商标的专用权。
2.3 注册制度
商标专用权通过注册而取得。自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册。中国商标注册的唯一行政机构是国家工商行政管理总局商标局,其他地方工商局无资格接收商标注册申请。商标通过注册获得保护,并不意味着未注册商标就一定不能得到相应保护。《商标法》第十三条第二款规定,就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用,即为未注册但已构成驰名的商标提供了保护救济程序。
2.4 审査制度
国家工商行政管理总局商标局对商标注册申请进行形式和实质审查,且应当自收到商标注册申请文件之日起九个月内审查完毕,符合本法有关规定的,予以初步审定公告;不符合商标法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。形式审查主要审查申请文件和手续是否符合规定条件;实质审查主要包括:(1) 绝对理由审查,即合法性审查;(2) 相对理由审查,即在先权利审查。
2.5 行政与司法保护双轨制
中国商标专用权保护主要涉及两个行政部门“工商行政管理部门、海关部门”;和三个司法部门“公安部门、人民检察院、人民法院”。
(1)工商行政管理部门一是对注册商标和未注册商标使用行为 的监督管理;二是依职权或依投诉查处商标侵权行为。
(2)海关部门可以根据商标权人的申请对商标进行备案,扣留进出口的嫌疑侵权货物;还可以依职权对进出口侵权货物进行查处,作出没收侵权货物,罚款等行政处罚。
(3)公检法。公安部门负责对涉嫌构成假冒注册商标犯罪案件的立案侦查工作。检察院负责商标侵权刑事案件审查批捕,起诉等。法院负责商标有关的行政,民事,刑事案件审判工作。其中,不服商标局或商评委作出裁定的行政诉讼,由北京知识产权法院管辖。
商标主管机关
3.1 商标局
商标局是国家知识产权局下属的一个司局级单位,主管全国的商标注册与管理工作。其主要职责如下:
(1) 负责商品商标、服务商标、集体商标、证明商标等商标的注册工作;
(2) 办理商标异议裁定以及注册商标的变更、转让、移转、续展、补正、注销、撤销、商标许可备案、商标质押登记等有关事宜;
(3) 指导、协调、组织各地工商行政管理机关查处商标侵权假冒案件;
(4) 依法认定和保护驰名商标;
(5) 监督管理商标代理机构;
(6) 研究拟定商标注册和管理的规章制度及具体措施、办法;
(7) 组织商标国际条约、协定在中国的具体实施;
(8) 承办商标国际交流与合作的有关工作。
商标局隶属于国家知识产权局,承担商标注册与管理等行政职能,具体负责全国商标注册和管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,处理商标争议事宜,加强驰名商标的认定和保护工作,负责特殊标志、官方标志的登记、备案和保护,研究分析并依法发布商标注册信息,为政府决策和社会公众提供信息服务,实施商标战略等工作。
商标局下设综合处、申请受理处、审查一处、审查二处、审查三处、审查四处、审查五处、审查六处、审查七处、审查八处、地理标志审查处、国际注册处、异议形审处、异议裁定一处、异议裁定二处、异议裁定三处、异议裁定四处、商标信息档案管理处、变更续展处、法律事务处、商标监督管理处、商标审查质量管理处、计算机系统管理处、驻中关村国家自主创新示范区办事处24个职能处。
联系方式:
地址:北京市西城区茶马南街1号中国商标大楼
邮编:100055
电话:010-63219616,00-68027820,010-63219612
网址:www.sbj.saic.gov.cn或www.ctmo.gov.cn
3.2 商标评审委员会(以下简称“商评委”)
商评委是国家工商行政管理总局设立负责商标评审的专门行政执法机构,依法处理商标争议事宜,并依法作出裁决。
3.2.1 评审案件类型
商评委评审案件类型包括两大类:
第一类:不服商标局的决定向商评委提起的复审案件
(1)驳回复审。当事人对商标局作出的驳回商标注册申请不服, 依照《商标法》第三十四条规定申请复审;
(2)不予注册复审。被异议人对商标局作出的不予注册决定不服,依照《商标法》第三十五条第三款规定申请复审;
(3)撤销注册商标复审。当事人对商标局作出的撤销或不予撤销注册商标决定不服,依照《商标法》第五十四条规定申请复审。
(4)注册商标无效宣告复审。当事人对商标局作出的宣告注册商标无效决定不服,依照《商标法》第四十四条第二款规定申请复审;
第二类:直接向商评委提起的复审案件
无效宣告申请。依据《商标法》第四十四条第一款,第四十五条第一款,直接向商评委对注册商标提出的无效宣告申请。
其他职责还包括:
依法在不予注册复审及无效宣告申请案中认定驰名商标;依法参加商标评审案件的行政诉讼。
3.2.2 评审审理方式
一般情况下,商评委审理商标评审案件实行书面审理。但是,商评委根据当事人的请求或者实际需要,可以决定对评审申请进行口头审理。
商评委决定对评审申请进行口头审理的,应当在口头审理15日前书面通知当事人,告知口头审理的日期、地点和评审人员。当事人应当在通知书指定的期限内作出答复。申请人不答复也不参加口头审理的,其评审申请视为撤回,商评委应当书面通知申请人;被申请人不答复也不参加口头审理的,商评委可以缺席评审。
商评委设置9个职能处:综合处、案件受理处、案件审理一处、案件审理二处、案件审理三处、案件审理四处、案件审理五处、案件审理六处、法律事务处。
联系方式:
地址:北京市西城区茶马南街1号中国商标大楼
邮编:100055
电话:010-63219181
网址:www.saic.gov.cn/spw
地方工商行政管理机关商标管理部门职能
地方工商行政管理机关商标管理部门(如,北京市工商局商标处)查处的商标违法案件主要包括:
(1) 商标侵权及假冒案件;
(2) 商标违法使用案件;
(3) 非法印制或者买卖商标标识案件;
(4) 商标使用许可违法案件;
(5) 其他违反商标法律、法规及规章的案件。
人民法院受理的商标案件
(1)不服国务院工商行政管理部门商评委(以下简称商评委)作出的复审决定或者裁定的案件;
(2)不服工商行政管理部门作出的有关商标的具体行政行为的案件;
(3) 商标专用权权属纠纷案件;
(4)侵犯商标专用权纠纷案件;
(5)商标专用权转让合同纠纷案件;
(6)商标许可使用合同纠纷案件;
(7)申请诉前停止侵犯商标专用权案件;
(8)申请诉前财产保全案件;
(9)申请诉前证据保全案件;
(10)其他商标案件。
第(1)项第一审案件,由北京知识产权法院管辖。
第(2)项第一审案件,根据行政诉讼法的有关规定确定管辖。
商标民事纠纷第一审案件,由中级以上人民法院及最高人民法院指定的基层人民法院管理管辖。
设计驰名商标保护的民事、行政案件,由省、自治区人民政府所在地市、计划单列市、直辖市辖区中级人民法院及最高人民法院指定的其他中级人民法院管辖。
∙商标确权实务
商标申请前事务
商品及服务分类
商标注册用商品和服务国际分类-尼斯分类
商标注册用商品和服务国际分类的参照标准为《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》(Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks,简称“尼斯协定”),尼斯协定于1957年6月15日在法国南部城市尼斯签订,1961年4月8日生效。尼斯协定的宗旨是建立一个共同的商标注册用商品和服务国际分类体系,并保证其实施。尼斯协定的联盟成员国目前已发展到82个。我国于1994年8月9日加入尼斯协定联盟。其中,加入尼斯协定的其他亚洲国家或地区包括:新加坡,日本,韩国,朝鲜,马来西亚等。
目前,尼斯协定中采用的国际分类(The Nice Classification, NCL,“尼斯分类”)共包括45类,其中商品共34类(第1-34类),服务项目共11类(第35-45类),共包含一万多个商品和服务项目。尼斯分类表定期修订,一方面是增加新的商品,另一方面是将已列入分类表的商品按照新的观点进行调整。尼斯分类第11版2017文本,自2017年1月1日起实行。
尼斯分类官方网址:http://www.wipo.int/classifications/nice/en/
中国类似商品和服务区分表
中国现行商标注册用商品和服务分类的参照标准为《类似商品和服务区分表》(基于尼斯分类第11版)(2017年文本)。此区分表依据尼斯分类编辑制定,共包括45类,其中商品34类(第1-34类),服务项目11类(第35-45类),其中加入许多有中国特色的商品及服务项目。
中国类似商品和服务区分表官方网址:http://sbj.saic.gov.cn/sbsq/spfl/。
各类别所涉商品及服务领域如下:
类别 | 领域 | 群组数 | |
第01类 | 化学材料 | 用于工业、科学、摄影、农业、园艺和林业的化学品;未加工人造合成树脂;未加工塑料物质;肥料;灭火用合成物;淬火和焊接用制剂;保存食品用化学品;鞣料;工业用粘合剂。 | 0101~0116 共16类似群 |
第02类 | 颜料油漆 | 颜料,清漆,漆;防锈剂和木材防腐剂;着色剂;媒染剂;未加工的天然树脂;绘画、装饰、印刷和艺术用金属箔及金属粉 | 0201~0207 共7类似群 |
第03类 | 日化用品 | 洗衣用漂白剂及其他物料;清洁、擦亮、去渍及研磨用制剂;肥皂;香料,香精油,化妆品,洗发水;牙膏 | 0301~0310 共10类似群 |
第04类 | 燃料油脂 | 工业用油和油脂;润滑剂;吸收、润湿和粘结灰尘用合成物;燃料(包括马达用燃料)和照明材料;照明用蜡烛和灯芯 | 0401~0407 共7类似群 |
第05类 | 医药卫生 | 药品,医用和兽医用制剂;医用卫生制剂;医用或兽医用营养食物和物质,婴儿食品;人用和动物用膳食补充剂;膏药,绷敷材料;填塞牙孔用料,牙科用蜡;消毒剂;消灭有害动物制剂;杀真菌剂,除莠剂 | 0501~0508 共8类似群 |
第06类 | 五金器具 | 普通金属及其合金,金属矿石;金属建筑材料;可移动金属建筑物;普通金属制非电气用缆线;金属小五金具;存储和运输用金属容器;保险箱 | 0601~0624 共24类似群 |
第07类 | 机械设备 | 机器和机床;马达和引擎(陆地车辆用的除外);机器联结器和传动机件(陆地车辆用的除外);非手动农业器具;孵化器;自动售货机 | 0701~0754 共54类似群 |
第08类 | 手工器械 | 手工具和器具(手动的);刀、叉和勺餐具;随身武器;剃刀 | 0801~0813 共13类似群 |
第09类 | 电子仪器 | 科学、航海、测量、摄影、电影、光学、衡具、量具、信号、检验(监督)、救护(营救)和教学用装置及仪器;处理、开关、转换、积累、调节或控制电的装置和仪器;录制、传送、重放声音或影像的装置;磁性数据载体,录音盘;光盘,DVD盘和其他数字存储媒介;投币启动装置的机械结构;收银机,计算机器,数据处理装置,计算机;计算机软件;灭火设备 | 0901~0924 共24类似群 |
第10类 | 医疗器械 | 外科、医疗、牙科和兽医用仪器及器械;假肢,假眼和假牙;矫形用物品;缝合用材料;残疾人专用治疗装置;按摩器械;婴儿护理用器械、器具及用品;性生活用器械、器具及用品 | 1001~1009 共9类似群 |
第11类 | 家用电器 | 照明、加热、蒸汽发生、烹饪、冷藏、干燥、通风、供水以及卫生用装置
| 1101~1113 共13类似群 |
第12类 | 交通工具 | 运载工具;陆、空、海用运载装置 | 1201~1211 共11类似群 |
第13类 | 军火烟花 | 火器;军火及弹药;爆炸物;烟火 | 1301~1304 共4类似群 |
第14类 | 珠宝钟表 | 贵重金属及其合金;珠宝首饰,宝石;钟表和计时仪器 | 1401~1404 共4类似群 |
第15类 | 乐器用品 | 乐器 | 1501~1502 共2类似群 |
第16类 | 办公用品 | 纸和纸板;印刷品;书籍装订材料;照片;文具和办公用品(家具除外);文具用或家庭用粘合剂;艺术家用或绘画用材料;画笔;教育或教学用品;包装和打包用塑料纸、塑料膜和塑料袋;印刷铅字,印版 | 1601~1620 共20类似群 |
第17类 | 橡胶制品 | 未加工和半加工的橡胶、古塔胶、树胶、石棉、云母及这些材料的代用品;生产用成型塑料和树脂制品;包装、填充和绝缘用材料;非金属软管和非金属柔性管 | 1701~1708 共8类似群 |
第18类 | 皮革皮具 | 皮革和人造皮革;毛皮;行李箱和背包;雨伞和阳伞;手杖;鞭,马具和鞍具;动物用项圈、皮带和衣服 | 1801~1806 共6类似群 |
第19类 | 建筑材料 | 非金属的建筑材料;建筑用非金属刚性管;柏油,沥青;可移动非金属建筑物;非金属碑 | 1901~1915 共15类似群 |
第20类 | 家具枕头 | 家具,镜子,相框;存储或运输用非金属容器;未加工或半加工的骨、角、鲸骨或珍珠母;贝壳;海泡石;黄琥珀 | 2001~2014 共14类似群 |
第21类 | 家用器具 | 家用或厨房用器具和容器;梳子和海绵;刷子(画笔除外);制刷材料;清洁用具;钢丝绒;未加工或半加工玻璃(建筑用玻璃除外);玻璃器皿、瓷器和陶器 | 2101~2115 共15类似群 |
第22类 | 绳网袋篷 | 缆和绳;网;帐篷和防水遮布;纺织品或合成纤维材料制遮篷;帆;运输和贮存散装物用麻袋;衬垫和填充材料(纸或纸板、橡胶、塑料制除外);纺织用纤维原料及其替代品 | 2201~2205 共5类似群 |
第23类 | 纺织纱线 | 纺织用纱和线 | 2301~2303 共3类似群 |
第24类 | 布料床单 | 织物及其替代品;家庭日用纺织品;纺织品制或塑料制帘 | 2401~2411 共11类似群 |
第25类 | 服装鞋帽 | 服装,鞋,帽 | 2501~2513 共13类似群 |
第26类 | 花边拉链 | 花边和刺绣品,饰带和编带;纽扣,领钩扣,饰针和缝针;假花;发饰;假发 | 2601~2609 共9类似群 |
第27类 | 地毯席垫 | 地毯,地席,席类,油毡及其他铺地板材料;非纺织品制墙帷 | 2701~2704 共4类似群 |
第28类 | 体育玩具 | 游戏器具和玩具;视频游戏装置;体育和运动用品;圣诞树用装饰品 | 2801~2812 共12类似群 |
第29类 | 食品果蔬 | 肉,鱼,家禽和野味;肉汁;腌渍、冷冻、干制及煮熟的水果和蔬菜;果冻,果酱,蜜饯;蛋;奶和奶制品;食用油和油脂 | 2901~2914 共14类似群 |
第30类 | 茶糖调料 | 咖啡,茶,可可和咖啡代用品;米;食用淀粉和西米;面粉和谷类制品;面包、糕点和甜食;食用冰;糖,蜂蜜,糖浆;鲜酵母,发酵粉;食盐;芥末;醋,沙司(调味品);辛香料;冰 | 3001~3019 共19类似群 |
第31类 | 水果花木 | 未加工的农业、水产养殖业、园艺、林业产品;未加工的谷物和种子;新鲜水果和蔬菜,新鲜芳香草本植物;草木和花卉;种植用球茎、幼苗和种子;活动物;动物的饮食;麦芽 | 3101~3110 共10类似群 |
第32类 | 啤酒饮料 | 啤酒;矿泉水和汽水以及其他不含酒精的饮料;水果饮料及果汁;糖浆及其他制饮料用的制剂 | 3201~3203 共3类似群 |
第33类 | 酒精饮料 | 含酒精的饮料(啤酒除外) | 3301 共1类似群 |
第34类 | 烟草烟具 | 烟草;烟具;火柴 | 3401~3406 共6类似群 |
第35类 | 广告贸易 | 广告;商业经营;商业管理;办公事务 | 3501~3509 共9类似群 |
第36类 | 金融物管 | 保险;金融事务;货币事务;不动产事务 | 3601~3609 共9类似群 |
第37类 | 建筑修理 | 房屋建筑;修理;安装服务 | 3701~3718 共18类似群 |
第38类 | 通讯电信 | 电信 | 3801~3802 共2类似群 |
第39类 | 运输旅行 | 运输;商品包装和贮藏;旅行安排 | 3901~3912 共12类似群 |
第40类 | 材料处理 | 材料处理 | 4001~4015 共15类似群 |
第41类 | 教育娱乐 | 教育;提供培训;娱乐;文体活动 | 4101~4107 共7类似群 |
第42类 | 科研服务 | 科学技术服务和与之相关的研究与设计服务;工业分析与研究;计算机硬件与软件的设计与开发 | 4209~4214;4216~4218;4220;4224;4227 共12类似群 |
第43类 | 酒店餐饮 | 提供食物和饮料服务;临时住宿 | 4301~4306 共6类似群 |
第44类 | 医疗园艺 | 医疗服务;兽医服务;人或动物的卫生和美容服务;农业、园艺和林业服务 | 4401~4405 共5类似群 |
第45类 | 法律社交 | 法律服务;为有形财产和个人提供实体保护的安全服务;由他人提供的为满足个人需要的私人和社会服务 | 4501~4506 共6类似群 |
在申请商标注册时,必须指明具体的商品和服务名称。商品名称力求具体、准确、规范,以便明确指定该商标的保护范围。一般说来,一个商品在商品分类表中有正规名称时,应使用分类表中的规范名称。使用《类似商品和服务区分表》中规范的商品及服务名称,有助于加快商标的注册进程,确保申请人及时获得商标专用权。使用不规范名称,可能会有要求补正的风险。
商标设定及类别项目的选择
商标,是实体塑造品牌形象的核心载体。如何设定符合企业发展规划的商标,经营者应综合考虑和分析企业、产品、国际国内环境、前沿趋势、消费群体等多种因素。商标注册前需明确:商标种类、要素、不得申请或使用的类型、申请类别及项目。
商标种类
根据商标使用的对象及功能,可将商标分为三大类别:普通商标、集体商标和证明商标。
| 普通商标 | 集体商标 | 证明商标 |
申请主体 | 依法登记的经营者 | 团体、协会或者其他组织 | 具有法人资格,且对对某种商品或者服务具有监督能力的组织 |
商标示例 | 商标:“YOUKU优酷” 类别:41 注册人:合一网络技术(北京)有限公司 | 商标:镇江香醋 类别:30 注册号:4488806 注册人:镇江市醋业协会 | 商标: 绿色食品 类别:31 注册号:892115 注册人:中国绿色食品发展中心 |
1.1 普通商标
普通商标(商品商标和服务商标),是指依法登记的经营者,用以标明其商品或服务来源的标志。
对于普通经营商品或服务的实体而言,其申请商标并用于商品销售及提供服务,则可以在第1-34类(商品类)或第35-45类(服务类)选择类别并指定有关商品或服务项目申请商标。换句话说,普通商标即包括商品商标和服务商标。例如,苹果公司生产销售手机,则将“苹果”商标在第9类申请“手机”等商品项目;宝马公司生产销售汽车,则将“宝马”商标在第12类申请“汽车”等商品项目;百度公司提供搜索引擎服务,则将“百度”商标在第42类申请“提供互联网搜索引擎”服务项目。
1.2 集体商标
集体商标是指以团体、协会或者其他组织名义注册,供该组织成员在商事活动中使用,以表明使用者在该组织中的成员资格的标志。
1.2.1 集体商标的特点主要包括:
(1)权利归属组织:集体商标属于由自然人、法人或者其他组织组成的社团组织(如,某行业协会),表明商品或服务来源自某一集体组织,但不属于单个自然人、法人或者其他组织。
(2)成员共同使用:集体组织通常不使用该集体商标,而由该组织的成员共同使用。
1.2.2 集体商标与普通商标的区别:
集体组织既可以申请注册集体商标,也可以申请注册普通商标,但两者有以下区别:
(1)集体商标表明商品或服务来自某组织;普通商标则表明来自某一经营者。
(2)集体商标申请时必须提交使用管理规则;普通商标申请无此要求。
(3)集体商标不能准许本组织以外的成员使用;普通商标可以许可本组织以外的成员使用。
(4)集体商标失效后两年内商标局不得核准与之相同或近似的商标注册;普通商标则只需一年商标局就可以核准与之相同或近似的商标注册
1.3 证明商标
证明商标,是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务,用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。
1.3.1 证明商标的特点
证明商标的特点主要包括:
(1)证明商标应是由某个具有检测和监督能力的组织注册和控制,由注册人以外的其他人使用,注册人自己不能使用该注册的证明商标;
(2)证明商标不是表示商品或服务来源于某个经营者,而是用以证明商品或服务本身出自某原产地,或具有某种特定品质的标志;
(3)证明商标的准许使用程序是一个公平开放的程序,只要当事人提供的商品或服务达到证明商标所要求的标准,履行了必要的手续之后,就可以使用该证明商标,证明商标所有人无权拒绝;
(4)证明商标是由多个人共同使用的商标,其注册、使用及管理必须制定统一的管理规则并将之公之于众,让社会各界共同监督,以保护商品与服务的特定品质,保障消费者利益;
(5)在商标的转让上证明商标有着自己独特之处,其所有权可以转让给具有相应检测和监督能力的法人;
(6)以地理标志作为证明商标注册的,其商品符合使用该地理标志条件的自然人、法人或者其他组织可以要求使用该证明商标,控制该证明商标的组织应当允许。
1.3.2 证明商标与普通商标的区别如下:
(1)证明商标表明商品或服务具有某种特定品质,普通商标表明商品或服务出自某一经营者。
(2)证明商标的注册人必须是依法成立,具有法人资格,且对商品和服务的特定品质具有检测和监督能力的组织,普通商标的注册申请人只须是依法登记的经营者。
(3)证明商标申请注册时必须按照《集体商标、证明商标注册和管理办法》规定,提交管理规则,普通商标只须按《商标法》及《商标法实施条例》规定提交申请。
(4)证明商标的注册人不能在自己经营的商品或服务上使用该证明商标,普通商标必须在自己经营的商品或服务上使用自己的注册商标。
(5)证明商标准许他人使用必须依《集体商标、证明商标注册和管理办法》的规定履行手续,发给《准用证》,普通商标许可他人使用必须签订许可合同。
(6)证明商标与普通商标都可以转让。但证明商标的受让人必须是依法成立,具有法人资格和具有检测和监督能力的组织。普通商标的受让者包括依法登记的个体工商户、合伙人。
(7)证明商标失效两年内商标局不得核准与之相同或近似的商标注册,普通商标则只需一年商标局就可以核准与之相同或近似的商标注册。
集体商标和证明商标的区别在于,集体商标商标所有权归集体成员所有,而证明商标商标所有权归“具有检测和监督能力的组织”所有。
1.4 地理标志
1.4.1 地理标志的概念
地理标志是指标示产品来源于特定地域,产品品质和相关特征主要取决于自然生态环境和历史人文因素,并以地域名称冠名的特有农产品标志。
在我国,可申请地理标志的产品涉及农产品、食品、中药材、手工艺品、工业品等类多种产品。从已注册的地理标志来看,多以农副产品居多,水果、大米、蔬菜、家禽、花卉、酒类等等。国外在这方面做得已经相当成熟,国外地理标志如法国波尔多葡萄酒、苏格兰威斯忌等已被全世界的消费者广泛认可。
1.4.2 地理标志的申请注册机构及注册形式
目前,我国可以进行产品地理标志申请的部门主要由三个:国家工商行政管理总局商标局、国家质量监督检验检疫总局、农业部。
(1)国家工商行政管理总局商标局
2003年4月17日,国家工商行政管理局颁布了新的《集体商标、证明商标注册和管理办法》,对地理标志申请证明商标和集体商标的条件、申请部门、使用管理做出了详尽的规定。2007年2月1日国家工商总局公布地理标志产品专用标志,同时发布《地理标志产品专用标志管理办法》。
(2)国家质量监督检验检疫总局
2005年,质检总局颁布了《地理标志产品保护规定》,将原产地域产品改称为地理标志产品。并公布了地理标志产品专用标志。
(3)农业部
2007年12月,农业部发布了《农产品地理标志管理办法》,并随后开始接受申请并颁发了农业部的“农产品地理标志”专用标志。此办法中规定,农产品地理标志登记申请人为县级以上地方人民政府根据具体条件择优确定的农民专业合作经济组织、行业协会等组织。
商标构成要素
任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。
可以看出,按照商标要素来分,商标类型包括:文字商标(中文商标)、图形商标、字母商标、数字商标、三维立体商标、颜色组合商标、声音商标、组合商标。
举例:
文字商标(中文商标):优酷
图形商标:
字母商标:YOUKU
数字商标:361°
不得作为商标使用,且不能申请注册的标志
下列标志不得作为商标使用:
(1)同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的,以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的
A.国家名称的范围
上述“国家名称”包括全称、简称和缩写:
a.中国国家名称的全称是“中华人民共和国”;
b.简称为“中国”、“中华”;
c.英文简称或者缩写为 “CN”、“CHN”、“P.R.C”、“CHINA”等。
B.可以包含国家名称的四个条件
但是,对含有与我国国家名称相同或者近似文字的商标申请,申请人及申请商标如果能够同时具备以下四个条件的,可予以初步审定:
a.申请人主体资格应当是经国务院或其授权的机关批准设立的。申请人名称应经名称登记管理机关依法登记。
b.申请商标与申请人企业名称或者该名称简称一致,简称是经国务院或其授权的机关批准。
c.申请商标与申请人主体之间具有紧密对应关系。
d.申请商标指定使用的商品或服务范围应与核定的经营范围相一致。
C.包含“国”字的商标申请
此外,“国”字能否作为商标首字申请,可区别对待:
a.“国+商标指定商品名称”商标或者含有“国+商标指定商品名称”的商标,根据审理标准,其因“构成夸大宣传并带有欺骗性”、“缺乏显著特征”和“具有不良影响”,应于驳回。
b.对带“国”字头但不是“国+商标指定商品名称”组合的申请商标,如果对使用在指定商品上直接表示了商品质量特点或者具有欺骗性,甚至有损公平竞争的市场秩序,或者容易产生政治上不良影响的,应予驳回。
(2)同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的,但经该国政府同意的除外;
(3)同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的,但经该组织同意或者不易误导公众的除外;
(4)与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的,但经授权的除外;
(5)同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的;
(6)带有民族歧视性的;
(7)带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的;
带有欺骗性,是指商标对其指定使用商品或者服务的质量等特点或者产地作了超过其固有程度或与事实不符的表示,容易使公众对商品或者服务的质量等特点或者产地产生错误的认识。包括:
a.容易使公众对商品或服务的质量、品质、功能、用途、原 料、内容、重量、数量、价格、工艺、技术等特点产生误认的;
b.容易使公众对商品或者服务的产地、来源产生误认的;
(8)有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的
a.“有害于社会主义道德风尚”,是指含有淫秽、侮辱、封建迷信、邪教及其他与社会良好风气和习惯相违背的内容,如用“流氓”,“下流”等,这些都是应当被禁止的。
b.具有政治上的不良影响;
c.商标含有我国国家名称,导致国家名称的滥用,可能对社会公共利益和公共秩序产生其他消极、负面影响的;
d.有害于种族尊严或者感情的不良影响;
e.有害于宗教信仰、宗教感情或者民间信仰的不良影响;
f.与我国各党派、政府机构、社会团体等单位或者组织的名称、标志相同或者近似的文字或图形;
g.与我国党政机关的职务或者军队的行政职务和职衔的名称相同的文字或图形;
h.与各国法定货币的图案、名称或者标记相同或者近似的文字或图形;
i.商标含有不规范汉字或系对成语的不规范使用,容易误导公众特别市未成年人认知的;
j.将政治、经纪、文化、宗教、民族等领域公众人物姓名等申请注册为商标的;
k.商标标志或者其构成要素可能对我国政治、经纪、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的;
l.具有其他不良影响的。
(9)县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。
A.县级以上行政区划包括:
a.县级的县、自治县、县级市、市辖区;
b.地级的市、自治州、地区、盟;
c.省级的省、直辖市、自治区;
d.两个特别行政区即香港、澳门;
e.台湾地区。
B.县级以上行政区划的地名以我国民政部编辑出版的《中华人民共和国行政区划简册》为准。具体包括:
a.全称;
b.简称;
C.县级以上行政区划的地名可以作为商标的情况
县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,有以下情形之一的除外:
a.地名具有其他含一切该含义强于地名含义的;
b.商标由地名和其他文字构成而在整体上具有强于地名含义的其他含义的;
c.商标由两个或者两个以上行政区划的地名的简称组成,不会使公众发生商品产地等特点误认的;
d.商标由省、自治区、直辖市、特别行政区,省会城市、计划单列市、著名的旅游城市以外的地名的拼音形式构成,且不会使公众发生商品产地误认的;
e.商标所含地名与其他具备显著特征的标志相互独立,地名仅起真实表示申请人所在地作用的;
f.地名作为集体商标、证明商标组成部分的。
(10)商标由公众知晓的外国地名构成,或者含有公众知晓的外国地名的,不得作为商标;但商标由公众知晓的外国地名和其他文字构成,整体具有其他含义且使用在其指定商品上不会使公众对商品产地产生误认的除外。
不得作为商标注册的标志
不得作为商标注册的,是指缺乏显著性特征的标志,不得作为商标注册。下列标志不得作为商标注册:
(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;
(二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;
(三)其他缺乏显著特征的。
但是,上面所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。
4.1 商品的通用名称不具有显著性,不能在该类商品上注册
仅有本商品的通用名称、图形、型号的标志,不得作为商标注册。这里的通用名称、图形、型号,是指国家标准、行业标准规定的或者约定俗成的名称、图形、型号,其中名称包括全称、简称、缩写、俗称。例如,风衣作为商品的通用名称使用在衣服商品上不具有显著性,不能发挥商品识别商品来源的功能。
4.2 描述性标志使用在相关商品上不具有显著性,不能在该类商品上注册
描述性标志,指仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志。因为,标志描述了商品的特点,导致消费者无法识别来源。因此,描述性标志不得作为商标注册。这里的其他特点包括:
(1) 指定使用商品的特定消费对象;
(2) 指定使用商品的价格;
(3) 指定使用商品的内容;
(4) 指定使用商品风格或者风味;
(5) 指定使用商品的使用方式、方法;
(6) 指定使用商品的生产工艺;
(7) 指定使用商品生产地点、时间、年份;
(8) 指定使用商品的形态;
(9) 指定使用商品的有效期限、保质期或者服务时间商品的销售场所或者地域范围;
(10) 商品的技术特点。
4.3 其他缺乏显著特征的标志
根据《商标审查标准》,缺乏显著特征的情形包括:
(1) 过于简单的线条、普通几何图形;例,
(2) 过于复杂的文字、图形、数字、字母或上述要素的组合;
(3) 一个或者两个普通表现形式的字母;例,“A”
(4) 普通形式的阿拉伯数字指定使用于习惯以数字做型号或货号的商品上;例,“301”,用于消毒剂。
(5) 指定使用商品的常用包装、容器或者装饰性图案;例,,用于酒瓶。
(6) 单一颜色;
(7) 非独创的表示商品或者服务特点的短语或者句子;例,“一旦拥有,别无所求”
(8) 本行业或者相关行业常用的贸易场所名称;例,“玩具集市”用于玩具商场。
(9) 本行业或者相关行业通用的商贸用语或者标志;例,“电汇”用于支付。
(10) 企业的组织形式、本行业名称或者简称。例,“重工”用于起重运输机械。
(11)仅由电话、地址、门牌号等要素构成。例,“95558”
(12)常用祝颂语。例,“新年快乐”
根据上述第(7)项,非独创的表示商品或者服务特点的短语或者句子是缺乏显著特征的标志,但独创且非流行或者与其他要素组合而整体具有显著特征的除外。
此项涉及“广告语”是否具有显著性及能否申请为商标的问题。根据此项规定,一般广告语主要是为了推销商品或服务,不具有商标区分来源的识别功能,换句话说,即消费者不会把广告语作为认定商品来源的标志,因而不能注册为商标。但是,如果广告语属于独创且非流行,而且能够提供广告语经过长期广泛大量使用的相关证据,从而证明在消费者中,广告语与申请人使用的商品建立了一一对应关系,及具备了商标所必须的识别功能,则可以注册为商标。
4.4 经过使用取得显著特征
本身不具备显著特征的标志经过使用取得商标显著特征,能够起到区分商品或服务来源作用的,可以作为商标注册。商标局及商评委审查经过使用取得显著特征的标志,应当综合考虑下列因素:
(1)相关公众对该标志的认知情况;
(2)该标志在指定商品/服务上实际使用的时间、使用方式及同行业使用情况;
(3)使用该标志的商品/服务的销售量、营业额及市场占有率;
(4)使用该标志的商品/服务的广告宣传情况及覆盖范围;
(5)使该标志取得显著特征的其他因素。
申请人应当提交上述审查因素相应的能够显示所使用的商标标志(与商标基本一致)、商品/服务、使用日期及该标志的使用人的证据材料,且应当限定在实际使用的商品或服务上,并以国内相关公众的认知为准。
类别和具体项目的选择
5.1 商品及服务类别的选择
5.1.1 选择商品类别的主要依据包括:
(1) 《有关商标注册用商品和服务国际分类的尼斯协定》(简称《尼斯协定》)。中国是《尼斯协定》的成员国,因此在确定商品类别时首先应当参照《尼斯协定》。目前使用的是2015年1月1日正式生效的《尼斯协定》第10版(WIPO官方链接http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/)。
(2) 《类似商品和服务区分表》(简称《区分表》)。除此之外,中国商标局在《尼斯协定》的基础上进一步制定了《类似商品和服务区分表》(简称《区分表》),将每个国际分类进一步划分为若干个类似群组,并以类似群组作为确定商标保护范围的基本标准。
5.1.2 选择商品类别时,需注意如下事项
有很多商品项目,虽然从市场的角度来看是同一领域商品,但《区分表》则根据其不同的材料或功能而将其划分在不同的类别,比如,“服装”属于第25类,“皮包”属于第18类。根据行业不同,选择类别时,可参照下表:
行业 | 类别类型 | 类别及项目 |
互联网 | 关联类别: | 第09类:应用软件 第35类:在线商店 第38类:提供在线论坛 第41类:提供在线音乐及录像等 第42类:互联网搜索引擎 第45类:在线社交服务 |
电子 | 核心类别: | 第09类:电脑、手机等 |
关联类别: | 第42类:计算机软件服务相关 第35类:组织(商业、广告、展览)交易会等 第37类:电子产品的维修服务 | |
服饰 | 核心类别: | 第25类:服装 第18类:皮具、皮包 |
关联类别: | 第14类:首饰 第9类:太阳镜 第35类:销售服务; 第37类:服装修补、翻新、清洗服务 第40类:服装加工 第42类:服装设计 第45类:服装出 第23类:丝、线等生产资料 第24类:床上用品、纺织工艺品等 第26类:服装花边、配料等 | |
化妆 | 核心类别: | 第3类:化妆品、洗衣、洗发等 |
关联类别: | 第21类:化妆用具 第44类:美容院、整形 | |
首饰 | 核心类别: | 第14类:珠宝、手表、首饰等 |
关联类别: | 第37类:珠宝首饰修理 | |
食品 | 关联类别: | 第29类:腌腊制品、鱼制食品、干果、豆腐制品、食用油等 第30类:调味品、糕点、方便食品等 第31类:新鲜水果、蔬菜、活动物等 第32类:饮料、果汁、矿泉水、啤酒等 第33类:白酒、红酒、葡萄酒、白兰地等含酒精饮品等 第39类:物流、配送、仓储等 第40类:食品加工、饮料加工等 第44类:营养与饮食指导、保健等 |
餐饮 | 核心类别: | 第43类:餐饮、餐馆、酒店、住宿等 |
关联类别: | 第08类:餐具(刀、叉和匙)等 第40类:食品加工、剥制加工等 第44类:营养与饮食指导、保健等 第35类:饭店商业管理 | |
电器 | 核心类别: | 第9类:电视机、音响、摄像机等 |
关联类别: | 第11类:照明设备、电冰箱、空调、电暖器、热水壶、油烟机 第37类:电器设备的安装与修理 | |
家居 | 核心类别: | 第20类:家具、沙发、枕、垫、橱柜、非金属家具部件、玻璃镜子等 |
关联类别: | 第19类:地板、木材 第24类:床上用品、床单、被罩、毛巾被、毯子、窗帘、纺织品壁挂、塑料家具罩、纺织品制家具罩、家具遮盖物、家具用织物等 第37类:家具修复、家具保养、家具制造(修理)等 第40类:家具生产加工服务、层压板加工、木器制作、木材加工服务 | |
房产 | 核心类别: | 第36类:商品房销售,不动产中介 第37类:房产建筑、室内装修 |
关联类别: | 第40类:材料处理、加工服务 第45类:物业管理 | |
汽车 | 核心类别: | 第12类:汽车 |
关联类别: | 第11类:车灯 第37类:汽车保养和修理、汽车清洗 第39类:汽车运输、汽车出租 第6类:汽车车轮锁 | |
旅游 | 核心类别: | 第39类:旅游观光、旅行安排、旅行社、商品包装、物流运输等 |
关联类别: | 第41类:假日野营娱乐服务 第43类:餐厅、酒店、茶馆、住宿 第44类:疗养院、桑拿服务、(景区)风景设计、庭园设计 | |
文娱 | 核心类别: | 第41类:教育、电视文娱节目、电影、娱乐、在线游戏、健身俱乐部等 |
关联类别: | 第16类:图书期刊报纸等 第35类:电视广告 第38类:电视播放 第45类:在线社交网络服务 第9类:软件程序 | |
医疗 | 核心类别: | 第5类:药品 第44类: 医疗服务 |
关联类别: | 第30类:保健食品 第10类:医疗器械 | |
商贸 | 核心类别: | 第35类:销售服务、在线商场 |
关联类别: | 第39类:物流运输 | |
金融 | 核心类别: | 第36类:保险;金融事务;货币事务 |
关联类别: | 第35类:会计 | |
机械 | 核心类别: | 第07类:各型机械; 第12类:车辆器械和设备、陆海空器械和设备; 第28类:运动、体育器械; 第06类:机械金属零部件; 第08类:手工用具和器械; 第09类:电子机械产品、机械用精密仪器; |
关联类别: | 第37类:各型机械设备的安装与维修; 第35类:机械设备的展览展示、代理销售、广告宣传等; 第42类:机械研发、材料测试、电子器械软件安装等; | |
化工 | 核心类别: | 第01类:化工产品等
|
关联类别: | 第02类:防锈剂、天然树脂等 第17类:各种橡胶、塑料管、绝缘材料、纤维材料等; 第40类:化学试剂加工和处理等; | |
能源 | 核心类别: | 第4类:煤、石油、燃气等燃料 |
关联类别: | 第1类:化工原料等 第11类:燃料处理设备等 第40类:燃料加工 | |
建材 | 关联类别: | 第6类:金属建筑物、金属建筑构件等金属建材 第17类:保温、隔热、隔音材料、绝缘制品等橡胶材料 第19类:非金属建筑结构、可移动的非金属建筑物、大理石、石头、混凝 第02类:建筑用涂料等; 第03类:抛光制剂、抛光用硅藻石、建筑用砂布等; 第07类:建筑机械、装卸设备等; 第37类:建筑、建筑物装饰、施工、修理等; 第40类:建材加工等 |
5.2 具体商品或服务项目的选择
5.2.1 商标待使用商品或服务项目的选择
根据《商标法》第二十三条规定,注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的,应当另行提出注册申请。因此,申请人若计划将商标使用在实际生产的商品或服务的上,则一定要选择相应的商品或服务项目。
《类似商品和服务区分表-基于尼斯分类第十版》是中国商标局进行形式审查的主要参考依据。如若申请人指定商品或服务项目不属于《区分表》所列,很可能商标局会下补正通知。因此,建议申请时严格按照《区分表》所列规范商品及服务名称项目选择。
注意,在选择商品或服务项目时,不能使用类别名称或类似群组标题名称,如,第41类的类别名称“教育;提供培训;娱乐;文体活动”和4105群组名称“文娱、体育活动的服务”,而应选择群组下具体的的商品或服务项目。
5.2.2 同类别不同群组的防御性保护策略
在选定上述商标待使用的商品或服务项目时,若项目仅是个别群组内,未涉及本类的全部群组时,而且申请项目尚未达到10个小项时(10个小项以内的申请,官费统一800元),申请人可以考虑在本类内进行多群组的覆盖,以期达到对本类内更多群组的防御性保护。
比如,从事教育培训的机构A公司在第41类,仅仅申请了4101群组三个项目“教育,教学,教育信息”等,这些项目是实际要商标使用的具体项目,是必须获得商标专用权的。但,如果只申请这三项,对于商标在第41类的保护是有缺失的,虽然,第41类划分了4101-4107七个群组,且根据审查标准每个群组不构成类似,但是既然均划到第41类 “教育;提供培训;娱乐;文体活动”这个类别中,可以理解这些服务于某种程度上在消费者中可能会有些交叉。因此,在这种情况下,建议在余下的群组中选一个“典型”项目进行防御性保护,防止商标被淡化,比如,4102“安排和组织培训班”,4103“流动图书馆”,4104“书籍出版”,4105“娱乐”等。
商标申请前的近似查询
商标申请前的近似查询,是指商标注册申请人在向商标局提起商标注册申请前,对与申请商标相同或近似的在先商标进行查询,从而分析评估申请商标注册成功几率的申请前期工作。商标查询,虽然不是商标申请的必经程序,但强烈建议在提交申请前进行查询,以避免潜在法律风险及纠纷。
查询目的
商标文字及图样设计完毕之后,能否取得商标注册,能否合法使用,则需要通过先行的商标查询来进行评估。简言之,在商标申请前进行商标查询的目的包括:
(1)评估申请商标的注册成功几率。若成功几率高,则可提起商标申请;反之,则建议修改商标。
(2)避免未经查询而直接申请,导致申请商标因在先相同或近似商标存在而无法获得注册的风险。即可避免浪费申请成本。此外,若无法获得注册,则很可能无法进入很多要求提供商标注册证的交易或保护平台。
(3)避免未经查询而直接使用,导致使用商标因在先相同或近似注册商标存在而被诉商标侵权的法律风险。即可避免商标侵权法律风险。
查询盲期
自2014年新商标法实施后,商标局新的查询系统启用,目前商标检索存在2个月的空白期,行业里也被称为商标查询盲期,即无法查询到查询之前2个月之内他人提交的商标申请信息。其原因是,商标局在对商标注册申请进行形式审查并将申请商标信息录入公开的商标数据库中需要约2个月时间。
自2014年5月1日后,商标局依照新修订的商标法实施条例,调整了商标注册申请受理审查流程,现在的形式审查流程为:扫描、录入、划分图形要素、划分商标分卡、划分商品服务分类、财务对款、发放受理通知书。其中的重要环节“分卡”,是将申请商标具体划分为汉字、拼音、英文,含有图形的商标将图形根据《图形要素国际分类》确定具体要素内容,便于日后依此进行实质审查。例如,商标文字由汉字及汉语拼音组成,汉语拼音与汉字发音相对应的,应立汉字及拼音分卡,以便实质审查时进行检索。如商标“雨森YU SEN”,立汉字分卡“雨森”、拼音分卡“YU SEN”。
因此,只有经过上述形式审查完毕的申请商标才能进入公开的商标数据库中。即在形式审查中(2个月左右)的商标信息因未正式进入商标数据库,任何人都查询不到,这也是商标检索必须承担的检索风险。
查询程序
商标查询前,需要确定两个事项:查询的商标;查询的类别。确定后,即可进行商标查询,商标查询途径主要包括:
(1) 通过商标局在线查询系统进行查询;
(2) 委托商标代理机构进行查询。
3.1 通过商标局在线查询系统进行查询
“中国商标网”是国家工商行政管理总局商标局主办的唯一在线查询商标注册信息的网站(网址:http://sbj.saic.gov.cn/sbcx),免费向公众开通商标网上查询(见图5)。查询方式包括近似查询、综合查询、状态查询、公告查询。注意,在搜索引擎中可能会搜索到许多非官方的查询网站,请勿登陆查询,以免信息不准确。
(中国商标网 http://sbj.saic.gov.cn/sbcx)
但通过“中国商标网”进行近似查询得到的只能得到一份简单的检索结果,所罗列的近似商标范围过宽,商标申请人难以准确判断查询商标申请注册的成功机会,还需要专业代理人对查询结果进行进一步筛选和分析。
在进行图形商标查询时,商标申请人必需根据查询商标的图形要素进行查询,而图形要素的分类对于图形要素的准确分类直接影响到查询的结果,但商标申请人往往难以把握,同样需要专业代理人的辅助。
3.2 委托商标代理机构进行查询
商标查询,主要是对可能查询出的相同或近似商标进行分析,以筛选可能对申请商标造成阻碍的商标。因此,建议委托授权的商标代理机构进行查询,提供详细准确的查询报告和结果分析,给出申请成功几率的初步判断。
商标局备案商标代理机构查询官方链接:http://sbj.saic.gov.cn/sbdl/
查询结果分析及筛选
对于查询结果分析及筛选,主要可按照如下步骤进行:
4.1 类别群组相同或近似的判断
每个类别都有类似群的区分,原则上,类别的类似群(又称“群组”)之间不构成类似,除注解中标注“本类似群同*构成类似”以外。
中国商标网或其他软件查询出的近似商标的指定群组可能与查询商标指定群组不同或不近似,因此,可以首先删除不相同或不近似群组的商标。
4.2 商标相同或近似的判断
确定筛选后的商标和查询商标属于相同或类似群组后,再行对商标根据《商标审查标准》进行近似比对,最后初步判断商标申请的成功概率。
商标相同及近似判定
商标相同
商标相同是指两商标在视觉上基本无差别,使用在同一种或者类似商品或者服务上易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆。
1.1 文字商标相同
文字商标相同,是指商标使用的语种相同,且文字构成、排列顺序完全相同,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆误认。因字体、字母大小写或者文字排列方式有横排与竖排之分使两商标存在细微差别的,仍判定为相同商标。
1.2 图形商标相同
图形商标相同,是指商标图形在视觉上基本无差别,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆误认。
1.3 组合商标相同
组合商标相同,是指商标的文字构成、图形外观及其排列组合方式相同,使商标在呼叫和整体视觉上基本无差别,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆。
商标近似
商标近似是指商标文字的字形、读音、含义近似,商标图形的构图、着色、外观近似,或者文字和图形组合的整体排列组合方式和外观近似,立体商标的三维标志的形状和外观近似,颜色商标的颜色或者颜色组合近似,声音商标的听觉感知或整体音乐形象近似,使用在同一种或者类似商品或者服务上易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆。
2.1 文字商标的近似
2.1.1 中文文字构成近似
(1)中文构成要素相同,排列顺序不同。
中文商标的汉字构成相同,仅字体或设计、注音、排列顺序不同,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为近似商标。
例如:“迪按”与“按迪”近似,“新康德”与“新德康”近似。
(2)中文三个以上汉字,个别不同。
中文商标由三个或者三个以上汉字构成,仅个别汉字不同,整体无含义或者含义无明显区别,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为近似商标。
例如:“菲利多斯”与“菲利多期”近似。
但首字读音或者字形明显不同,或者整体含义不同,使商标整体区别明显,不易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的除外。
例:“迷尔派斯”与“舒尔派斯”不近似。
(包含关系)
2.1.2 英文文字构成近似
(1)外文字母数字要素相同,设计不同。
商标由相同外文、字母或数字构成,仅字体或设计不同,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为近似商标。
但有下列情形之一的除外:
a.商标由一个或两个非普通字体的外文字母构成,无含义且字形明显不同,使商标整体区别明显,不易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的。
例如:与
不近似。
b.商标由三个或者三个以上外文字母构成,顺序不同,读音或者字形明显不同,无含义或者含义不同,使商标整体区别明显,不易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的。
例如:ARNEGI 与 AIGNER 不近似;AEB与 EAB不近似。
(2)外文单词要素相同,顺序不同。
商标由两个外文单词构成,仅单词顺序不同,含义无明显区别,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为近似商标。
例如:GOODBOOK 与 BOOKGOOD近似。
(3)外文四个以上汉字,个别不同。
外文商标由四个或者四个以上字母构成,仅个别字母不同,整体无含义或者含义无明显区别,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为近似商标。
例如:BALLBAN 与 BALLBANY近似。
但首字母发音及字形明显不同,或者整体含义不同,使商标整体区别明显,不易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的除外。
例如:RELGAM 与 SELGAM不近似。
(4)外文修饰不同。
外文商标仅在形式上发生单复数、动名词、缩写、添加冠词、比较级或最高级、词性等变化,但表述的含义基本相同,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为近似商标。
例如:BIGFOOT与 BIGFEET近似。
2.1.3 文字外形近似
商标文字字形近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为近似商标。
例如:“花中王”与 “花中玉”近似。
2.1.4 文字读音近似
商标文字读音相同或者近似,且字形或者整体外观近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为近似商标。
例如:“洛其”与“洛期”近似。
但含义、字形或者整体外观区别明显,不易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的除外。
例如:“幸运树”与“幸运数”近似。
2.1.5 文字含义近似
商标文字含义相同或近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为近似商标。
例:拼音和汉字: TAIYANG与太阳近似;外文和汉字:CROWN 与 皇冠近似;APPLE 与 苹果近似;数字和汉字:3506 与 三五零六近似;数字和外文:123与 ONETWOTHREE近似。
2.1.6 文字重叠近似
商标文字由字、词重叠而成,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为近似商标。
例如:“VICI”与“VICI VICI”近似。
2.1.7 文字显著部分近似
(1)加上通用名称或型号
商标是在他人在先商标中加上本商品的通用名称、型号,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为近似商标。
例如:“双安”(指定使用商品:服装)与“双安服饰”(指定使用商品:衬衫)近似。
(2)加上生产销售场所文字
商标是在他人在先商标中加上某些表示商品生产、销售或使用场所的文字,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为近似商标。
例如:“金鼎”(指定使用商品:家具)与“金鼎轩”(指定使用商品:家具)近似。
“德丰”(指定使用商品:餐馆)与“德丰楼”(指定使用商品:餐馆)近似。
(3)加上质量主要原料
商标是在他人在先商标中加上直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的文字,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为近似商标。
例如:“首信”(指定使用商品:计算机)与“首信高科”(指定使用商品:计算机)近似。“ADAM”(指定使用商品:鞋)与“ADAMSPORT”(指定使用商品:鞋)近似。
(4)加上修饰词
商标是在他人在先商标中加上起修饰作用的形容词或者副词以及其他在商标中显著性较弱的文字,所表述的含义基本相同,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为近似商标。
例如:“吉利”(指定使用商品:汽车)与“新吉利”(指定使用商品:汽车)近似。
但含义或者整体区别明显,不易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的除外。
例如:“月亮”与“蓝月亮”不近似。
(5)显著部分近似
两商标或其中之一由两个或者两个以上相对独立的部分构成,其中显著部分近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为近似商标。
例如:“TOM'S HUNTER”与“HUNTER”近似。
但整体含义区别明显,不易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的除外。
例如:“二十二世纪”与“世纪”不近似。
(6)包含他人知名或显著性文字
商标完整地包含他人在先具有一定知名度或者显著性较强的文字商标,易使相关公众认为属于系列商标而对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为近似商标。
例如:“月圆三千里”(指定服务:饭店)与“三千里”(指定服务:饭店)近似。
2.2 图形商标的近似
2.2.1 外观近似
商标图形的构图和整体外观近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为近似商标。图形要素分为如下类别:
(1)天体,自然现象,地图
(2)人类
(3)动物
(4)超自然的,寓言中的,幻想的或无法辨别的生物
(5)植物
(6)风景
(7)建筑,广告设施,门或栅栏
(8)食品
(9)纺织品,服装,缝纫用配件,帽,鞋
(10)烟草制品,烟具,火柴,旅行用品,扇子,梳妆用具
(11)家庭用具
(12)家具,卫生设备
(13)照明设备,无线电电子管,供暖,炊事或冷藏设备,洗涤机,烘干设备
(14)五金器具,工具,梯子
(15)机器,电动机,发动机
(16)电信,音响录制或复制,计算机,摄影,电影摄影,光学
(17)钟表,珠宝,衡器和量器
(18)运输,畜具
(19)容器和包装,各种混杂产品的图形
(20)书写,绘画用品,办公用品,文具和书刊报纸
(21)娱乐品,玩具,体育用品,旋转木马
(22)乐器及其附件,音乐附属品,铃,图画,雕塑
(23)武器,弹药,盔甲
(24)纹章,硬币,标志,符号
(25)装饰图案,装饰表面或背景
(26)几何图形和立体
(27)书写体,数字
(28)各种文字
(29)颜色
2.2.2 包含他人显著性图形
商标完整地包含他人在先具有一定知名度或者显著性较强的图形商标,易使相关公众认为属于系列商标而对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为近似商标。
例如:与近似
(指定使用商品:服装)。
2.3 组合商标的近似
2.3.1 汉字部分近似
商标汉字部分相同或近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为近似商标。
例如:与
近似。
2.3.2 外文、字母、数字部分近似
商标外文、字母、数字部分相同或近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为近似商标。
例如:“英吉特INFORGATE”与 “INFOGATE” 近似。
但整体呼叫、含义或者外观区别明显,不易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的除外。
例如: “星-52”与 “幸运52” 不近似。
2.3.3 文字含义相同
商标中不同语种文字的主要含义相同或基本相同,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为近似商标。
例如:与 “BOOM”近似。
但整体构成、呼叫或者外观区别明显,不易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的除外。
例如:与
不近似。
2.3.4 图形近似
商标图形部分近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为近似商标。
例如:与
近似。
但因图形为本商品常用图案,或者主要起装饰、背景作用而在商标中显著性较弱,商标整体含义、呼叫或者外观区别明显,不易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的除外。
2.3.5 整体近似
商标文字、图形不同,但排列组合方式或者整体描述的事物基本相同,使商标整体外观或者含义近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为近似商标。
2.4 立体商标相同、近似
立体商标相同、近似的审查包括立体商标之间和立体商标与平面商标相同、近似的审查。
2.4.1 立体商标之间相同、近似
(1)两商标均由单一的三维标志构成,两商标的三维标志的结构、形状和整体视觉效果相同或近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为相同或者近似商标。
(2)两商标均由具有显著特征的三维标志和其他具有显著特征的标志组合而成,两商标的三维标志或者其他标志相同或近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为相同或者近似商标。
(3)两商标均由具有显著特征的其他标志和不具有显著特征的三维标志组合而成,两商标的其他标志相同或近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为相同或者近似商标。
但其他标志区别明显,不会使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的除外。
2.4.2 立体商标与平面商标相同、近似
(1)立体商标由具有显著特征的其他标志与不具有显著特征的三维标志组合而成,该其他标志与平面商标具有显著特征的部分相同或者近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,判为相同或者近似商标。
(2)立体商标中的三维标志具有显著特征,但在视觉效果上与平面商标具有显著特征的部分相同或近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,判为相同或者近似商标。
2.5 颜色组合商标之间相同、近似
两商标均为颜色组合商标,当其组合的颜色和排列的方式相同或近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为相同或者近似商标。
但商标所使用的颜色不同,或者虽然使用的颜色相同或者近似但排列组合方式不同,不会使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的除外。
2.6 颜色组合商标与平面商标、立体商标相同、近似
颜色组合商标与平面商标的图形或立体商标指定颜色相同或近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为相同或者近似商标。
虽然使用的颜色相同或近似,但由于整体效果差别较大,不会使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的除外。
商品及服务类似判定
商品及服务类似判定的原则
类似商品,是指在功能、用途、主要原料、生产部门、销售渠道、销售场所、商品与零部件、消费对象、消费习惯等方面相同或者相近具有较大关联性的商品。
类似服务,是指服务在目的、内容、方式、对象等方面相同或者相近具有较大关联性的服务。
商品与服务类似,是指具有较大关联性,易使相关公众认为商品和服务由同一市场主体提供。判定商品与服务是否类似,应当综合考虑下列各项因素:商品与服务之间联系的密切程度,在用途、用户、通常效用、销售渠道、销售习惯等方面的一致性。
区分表中的类似
2.1 类似判定标准
(1)一个类似群内的商品和服务项目原则上是类似商品和服务。
(2)若该类似群内的商品和服务项目并不全部判为类似,则按照类似关系将商品和服务项目分为若干部分,用中文(一)(二)…表示,同一部分的商品和服务项目原则上判为类似,不同部分间的商品和服务项目原则上不判为类似。
(3)对于某些特殊情况,该类似群后面用加注的形式详细说明。类似的商品和服务项目之间应交叉检索。
2.2使用区分表注意事项
(1)区分表类别的类似群(又称“群组”),原则上各类似群之间不构成类似,除注解中标注“本类似群同*构成类似”以外。
例如,第41类“教育;提供培训;娱乐;文体活动”,分为7个类似群:
4101 教育
4102 组织和安排教育、文化、娱乐等活动
4103 图书馆服务
4104 出版服务
4105 文娱、体育活动的服务
4106 驯兽
4107 单一服务
每个类似群之间不构成类似,如,4101和4104之间的服务项目不构成类似,即相同文字可以由不同申请人在4101和4104类似群分别同时获得注册。
(2)一个类似群内的商品和服务项目原则上是类似商品和服务。若该类似群内的商品和服务项目并不全部判为类似,则按照类似关系将商品和服务项目分为若干部分,用中文(一)、(二)......表示,同一部分的商品和服务项目原则上判为类似,不同部分间的商品和服务项目原则上不判为类似。
例如,第41类的第4104类似群,分为(一)和(二)两部分。那么,(一)自身项目为类似项目,但和(二)里面的服务项目,则不构成类似(见图6)。
(3)对于某些特殊情况,该类似群后面用加“注”的形式详细说明。有的注解中注明本类中的不同类似群中的某个商品或服务构成类似,也有的是注明本类别中的商品或服务同其他类别中的商品或服务构成类似。类似的商品和服务项目之间应交叉检索。
例如,第41类的第4104类似群,注解第2点指出“录像带发行与4105电影胶片的分配(发行)类似”,即同一类别中不同类似群中的项目类似。但第41类的第4101类似群,注解第1点指出“幼儿园与4304日间托儿所(看孩子)类似”,4304意为第43共两类的4304类似群,即不同类别中项目类似(见图6)。
图6
2.3 类似商品及服务的交叉检索
类似的商品和服务项目之间应交叉检索明细,主要可分为本类别和跨类别的类似:
2.3.1 本类别的类似:
本类别不同群组之间的商品或服务构成类似,从而在类似检索时,要进行同时交叉检索。举例如图7所示:
图7
2.3.2 跨类别的类似:
不同类别之间的商品或服务构成类似,从而在类似检索时,要进行同时交叉检索。举例如图8所示:
图8
突破《区分表》
3.1 突破类型
突破《区分表》,是指综合考虑案件具体情况,就商品或服务类似作出如下判定:
(1)判定在区分表中未构成类似的商品或服务为类似;或者
(2)判定属于类似商品或服务的为不类似。
3.2 突破考虑要件
在实践中,商评委或法院做出上述突破一般会考虑以下几个要件:
(1) 申请商标所使用的商品或服务与引证商标核定使用的商品或服务具有较强关联性。即结合具体商品或服务在功能、用途、主要原料、生产部门、销售渠道、销售场所、消费对象等方面是否具有较强关联性。
(2)引证商标的显著性和知名度。
(3)申请商标与引证商标具有较高的近似性。
(4)申请商标所有人是否具有主观恶意。
(5)申请商标的注册与使用,容易导致相关公众的混淆误认。
3.3 个案突破举例
对于《区分表》的图片仅是个案突破,对其他案件的处理并不具有强制适用性。举例如下:
3.3.1 不同类别的类似突破认定
表4
类别 | 类似项目 | 类别 | 案件 | ||
第25类 | 服装 | ←类似→ | 钱包、公文箱 | 第18类 | 第1313473号“E.Q.I.Q”商标争议案 |
第9类 | 眼镜 | ←类似→ | 眼镜行 | 第44类 | 第4040366号爱尔商标异议复审案 |
第8类 | 指甲刀、剃须刀 | ←类似→ | 化妆品 | 第3类 | 第4077774号NIVEA商标异议复审案 |
第31类 | 活鱼等 | ←类似→ | 鱼片等 | 第29类 | 第4068554号“新东海岸及图”商标异议复审案 |
第9类 | 电卷发器 | ←类似→ | 剃须刀 | 第8类 | 第1793895号“CONAIR”商标异议复审案。 |
第32类 | 啤酒 | ←类似→ | 其他含酒精饮料 | 第33类 | 第1035023号“GOLDENBUD”商标异议复审行政诉讼案。(2007)高行终字第417号 |
第9类 | 眼镜 | ←类似→ | 服装 | 第25类 | 第3834824 号“茵宝UMBRO及图”商标异议复审行政诉讼案,(2012)行提字第10号 |
第29类 | 芝麻油 | ←类似→ | 酱油 | 第30类 | 第1482338号“加加JIAJIA”商标异议复审行政诉讼 (2011)知行字第7号。 |
第29类 | 牛奶制品 | ←类似→ | 可可制品,巧克力和冰淇淋 | 第30类 | 第4038101号商标异议复审案。(2012)一中知行初字第1180号。 |
第44类 | 按摩 | ←类似→ | 按摩器 | 第10类 | 第3203797号争议案。 (2009)高行终字第1473号)。 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
3.3.2 相同类别不同群组商品及服务的类似突破认定
群组 | 类似项目 | 群组 | 案件 | ||
3401 | 烟草 | ←类似→ | 烟具火柴 | 3402 | 第1349594号“七匹狼SEPTWOLVES及图形”商标争议行政诉讼案;(2004)高行终字第463号 |
1111 | 取暖器 | ←类似→ | 吊扇 | 1110 | 第790700号“TMT及图”商标异议复审行政诉讼案(2005)一中行初字第947号 |
1208 | 车辆轮胎 | ←类似→ | 汽车减震器 | 1202 | 第6008158号“汇工众”商标争议行政诉讼案,(2012)一中知行初字第2773号 |
3501 | 广告设计,市场分析,寻找赞助 | ←类似→ | 进出口代理,广告宣传,商业区迁移 | 3503 | 第6987966号“玫瑰堡ROSE TOWN”商标驳回复审行政诉讼案,(2012)一中知行初字第948号 |
3704 | 室内装潢 | ←类似→ | 建筑 | 3701 | 第3740638号“英皇”商标异议复审行政诉讼案,(2012)一中知行初字第544号 |
4302 | 活动房屋出租,旅游房屋出租 | ←类似→ | 饭店,汽车旅店 | 4301 | 第3335253号“好东客栈 TECSON Best Eastern及图”商标异议复审行政诉讼案,(2012)一中知行初字第1119号 |
护发制剂 | ←类似→ | 牙膏 | 第5707386号“IS SAIXUOON”商标争议行政诉讼案,;(2012)一中知行初字第994号 | ||
复印纸 | ←类似→ | 书本 | 第4001262 号“banny OFFICE DEPOT”商标异议复审行政诉讼案,(2012)一中知行初字第1454号 | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
∙商标申请及后续事务
商标注册申请
申请人
1.1 申请人的主体
商标分为普通商标(商品商标和服务商标)和集体商标、证明商标,上述不同类型商标申请主体有所不同。
1.1 .1 普通商标(商品商标和服务商标)的申请人
自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册。
外国人或者外国企业在中国申请商标注册的,应当按其所属国和中华人民共和国签订的协议或者共同参加的国际条约办理,或者按对等原则办理。
(1)自然人。自然人是指具有民事权利能力和民事行为能力的个人,包括中国人、外国人和无国籍人。中国自然人申请商标注册受到限制,仅能以以下身份提起:
a.个体工商户。
b.农村承包经营户。
c.个人合伙经营者。
d.其他依法获准从事经营活动的自然人。
e.外国自然人(港澳台自然人参照办理)。
(2)法人。法人是指具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和民事义务的组织。包含中国法人和外国法人(港澳台法人参照办理)。
(3)其他组织。其他组织是指合法成立,有一定的组织机构和财产,但又不具备法人资格的组织。例如:经民政部门核准登记领取社会团体登记证的社会团体;法人依法设立并领取营业执照的分支机构;银行保险公司设在各地的分支机构等。需提供的主体资格证明文件:营业执照/登记证明文件(复印件),国内组织需加盖公章;国外组织需提供中文翻译。
1.1 .2 特殊商标(集体商标和证明商标)的申请人
集体商标,是指以团体、协会或者其他组织名义注册,供该组织成员在商事活动中使用,以表明使用者在该组织中的成员资格的标志。证明商标,是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务,用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。
地理标志,是指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。地理标志,可以依照《商标法》和《商标法实施条例》的规定,作为证明商标或者集体商标申请注册。
a.申请集体商标的商标注册申请人的主体资格为经依法登记的,具有法人资格的企业或事业单位。具体包括:工商业团体,协会,或者其他集体组织。
b.申请以地理标志作为集体商标注册的申请人,应当由来自该地理标志标示的地区范围内的成员组成。
c.申请证明商标的主体为对商品和服务的特定品质具有检测和监督能力的组织。
1.1.3 共同申请人
两个以上的自然人、法人或者其他组织可以共同向商标局申请注册同一商标,共同享有和行使该商标专用权。
共同申请人中可以全部是国内申请人或全部为国外申请人,也可以既有国内申请人也有国外申请人;可以全部是自然人或全部为企业或其他组织,也可以既有自然人也有企业或其他组织。
1.2 申请人名称、国籍和地址
申请人名称
a.申请人名称需要与申请人主体资格证明文件的名称完全一致。
b.申请人是自然人的,应当在姓名后注明证明文件号码。
c.外国申请人需以中英文两种文字填写,中文版本禁止带有非中文字符,需全部使用汉字。英文版本禁止带有非英文字符如Î、ß、Ä,需按习惯替换为英文字母。
d.外国企业申请人的英文名称中不包含表示申请人法律性质文字(如有限公司)的,中文版本应当翻译出法律性质文字,或者特别声明申请人为一企业。
申请人地址:
a.申请人地址需冠有省、市、县等具体行政区划。外国申请人需以中英文两种文字填写,英文版本禁止带有非英文字符如Î、ß、Ä,需按习惯替换为英文字母
b.自然人名义申请的,申请人地址可以与主体资格证明文件的地址不一致(可以填写通讯地址)
c.法人名义申请的,申请人地址必须与主体资格证明文件的地址保持一致
申请人国籍:
a.国内申请人不填写此栏。国外申请人必须填写。
b.国外自然人名义申请的,申请人国籍可以与地址不一致。
c.国外法人申请商标注册的,国籍与地址所在国必须保持一致。
外国申请人的国内接收人
申请商标注册或者转让商标,商标注册申请人或者商标转让受让人为外国人或者外国企业的,应当在申请书中指定中国境内接收人负责接收商标局、商评委后继商标业务的法律文件。商标局、商评委后继商标业务的法律文件向中国境内接收人送达。
a.国内接收人可以为申请人的国内分支机构、商标代理机构或其他国内联系人。国内接收人地址应当冠以省、市、县等行政区划详细填写。
b.国内接收人将来发生变更,需提交商标局备案(变更商标代理人/文件接收人申请书)。
商标申请声明
申请注册集体商标、证明商标的,以三维标志、颜色组合、声音标志申请商标注册的,两个以上申请人共同申请注册同一商标的,应当在申请书上予以声明(打钩“√”),并附送相关文件。
a.以三维标志申请商标注册的,应当在申请书中予以声明,说明商标的使用方式,并提交能够确定三维形状的图样,提交的商标图样应当至少包含三面视图。
b.以颜色组合申请商标注册的,应当在申请书中予以声明,说明商标的使用方式。
c.以声音标志申请商标注册的,应当在申请书中予以声明,提交符合要求的声音样本,对申请注册的声音商标进行描述,说明商标的使用方式。对声音商标进行描述,应当以五线谱或者简谱对申请用作商标的声音加以描述并附加文字说明;无法以五线谱或者简谱描述的,应当以文字加以描述;商标描述与声音样本应当一致。
d.申请注册集体商标、证明商标的,应当在申请书中予以声明,并提交主体资格证明文件和使用管理规则。
其他注意事项:
a.申请商标指定颜色的,不需在申请书上声明,直接提交彩色商标图样即可。
b.共同申请人提交的申请,需在申请书首页标明,并指定一名代表人,指定的代表人填写在“申请人名称”栏,其他共同申请人名称应当填写在“商标注册申请书附页——其他共同申请人名称列表”栏。没有指定代表人的,以申请书中顺序排列的第一人为代表人。
要求优先权声明
商标注册申请人自其商标在外国第一次提出商标注册申请之日起六个月内,又在中国就相同商品以同一商标提出商标注册申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者按照相互承认优先权的原则,可以享有优先权;依照前款要求优先权的,应当在提出商标注册申请的时候提出书面声明,并且在三个月内提交第一次提出的商标注册申请文件的副本;未提出书面声明或者逾期未提交商标注册申请文件副本的,视为未要求优先权。
a.申请人依据《商标法》第二十五条要求优先权的,选择“基于第一次申请的优先权”,并填写“申请/展出国家/地区”、“申请/展出日期”、“申请号”栏。
b.申请人依据《商标法》第二十六条要求优先权的,选择“基于展会的优先权”,并填写“申请/展出国家/地区”、“申请/展出日期”栏。
c.申请人应当提交优先权证明文件,包括 :(1)首次/基础商标注册申请文件的副本(须经该国官方证明)及中文翻译(加盖代理机构公章);(2)首次展会展出商品上使用该商标的证据及中文翻译(加盖代理机构公章);
其他注意事项:
a.优先权证明文件不能同时提交的,应当选择“优先权证明文件后补”,并自申请日起三个月内提交。未提出书面声明或者逾期未提交优先权证明文件的,视为未要求优先权。
b.基于同一国外基础申请提交多个中国申请的,只需要提交一份经该国官方证明的商标注册申请文件副本即可,在其他同时提交的申请中可以使用该文件的复印件,并说明原件所在的申请名称。
c.要求优先权的申请,申请人名称和地址需与首次商标注册申请的名称和地址保持完全一致。
申请书签章
商标代理机构向商标局、商评委提交的有关申请文件,应当加盖该代理机构公章并由相关商标代理从业人员签字。
a.中国申请人直接向商标局提交注册申请的,应提交个人签字(中国自然人)和加盖单位公章(中国法人或其他组织)的商标注册申请书;
b.申请人委托代理机构向商标局提交注册申请的,申请书上可以不加盖申请人公章或签字,但必须加盖代理组织印章,同时由代理人签字。
c.其它注意事项:(1)所盖章戳或者签字应当完整、清晰;(2)申请人为法人或其他组织的,应加盖公章,公章所刻印公司名称需必须与申请人名称完全一致。委托商标代理机构提交的,需加盖代理机构公章,并由代理人签字。(3)对于共同申请,中国共同申请人的代表人在首页盖章或签字,其他共同申请人都必须在申请书附页盖章或签字。(国外申请人可以不在申请书盖章或签字)。
商标图样
申请商标注册,每一件商标注册申请应当向商标局提交《商标注册申请书》1份、商标图样1份;以颜色组合或者着色图样申请商标注册的,应当提交着色图样,并提交黑白稿1份;不指定颜色的,应当提交黑白图样。
a.黑白商标:将商标图样直接粘贴或打印在图样框内(长和宽应当不大于10厘米,不小于5厘米),无需附送多余图样。
b.颜色组合商标或彩色商标:将着色图样直接粘贴或打印在图样框内,另外附送一份打印在A4纸上的黑白图样。
c.其他注意事项:(1)图样必须完整、清晰,所有构成要素必须清晰可见;(2)商标图样方向不清的,应用箭头标明上下方;(3)三维标志可以提交三维视图,也可以提交六面视图,但必须保证不能超出图样边框。
商标说明
商标注册申请书中需对商标进行说明的情况如下:
7.1 含外文要素商标:
申请商标含有外文文字的,应当在申请书中说明含义;申请商标构成字母为非标准字体的,应当说明规范写法。
7.2 含非规范汉字商标
申请商标含有非规范汉字的,应当在申请书中说明出处和规范写法。
7.3 含人物肖像图形商标
(1)申请商标含有人物图形若为真人肖像,如自然人将自己的肖像作为商标图样进行注册申请,应当予以说明;如申请人将他人肖像作为商标图样进行注册申请,应当予以说明,并附送肖像人的授权书并经公证,肖像人已死亡的,应附送申请人有权处置该肖像的公证书,公证书应包括肖像人的肖像。
(2)其他非真实人物图形的,应当说明为“卡通人物造型”。
7.4 三维标志商标
以三维标志申请商标注册的,应当说明商标的使用方式。
7.5 颜色组合申请商标
以颜色组合申请商标注册的,应当说明色标和商标的使用方式。
7.6 声音商标
以声音标志申请商标注册的,应当提交符合要求的声音样本,对申请注册的声音商标进行描述,说明商标的使用方式。
⑴声音商标的描述。应当以五线谱或者简谱对申请用作商标的声音加以描述并附加文字说明;无法以五线谱或者简谱描述的,应当使用文字进行描述。
⑵声音样本的要求:
a.通过纸质方式提交声音商标注册申请的,声音样本的音频文件应当储存在只读光盘中,且该光盘内应当只有一个音频文件。通过数据电文方式提交声音商标注册申请的,应按照要求正确上传声音样本。
b.声音样本的音频文件应小于5MB,格式为wav或mp3。
⑶商标描述与声音样本应当一致。
类别、商品/服务项目
商标注册申请人应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称,提出注册申请。商标注册申请人可以通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标。即,“一标多类”的申请原则。
a.申请人应按《类似商品和服务项目区分表》填写类别、以及规范的商品/服务项目名称。对于不规范的商品/服务项目,应当附送说明。
b.一标多类申请的商品/服务项目应按类别及商标/服务项目对应进行顺序填写,每个类别的项目前应分别标明顺序号。
c.其他注意事项:
(1)全部类别和项目填写完毕后应当注明“截止”字样。申请书中项目本栏填写不下的,可按本申请书的格式填写在附页上。
(2)中国自然人申请的商品和服务范围应以其在营业执照或有关登记文件核准的经营范围或其自营的农副产品为限。
(3)要求优先权申请的商品/服务项目不得超出首次商标注册申请指定的商品/服务范围(小于或等于),不得更改商品/服务描述。
商标注册申请书附页
此页填写其他共同申请人名称及地址, 外国申请人应当同时填写中文名称和英文名称及地址。多个共同申请人的按顺序依次填写。
共同申请人为中国自然人或法人的,需在空白处按顺序加盖公章或签字。
商标申请提交所需文件
10.1 普通商标申请所需文件
对于普通商标申请,需要提交如下文件:
(1)商标注册申请书。(申请人和委托人签章)
(2)商标代理委托书。(若委托代理机构提交)
(3)申请人主体资格证明文件,请注意如下事项:
申请人为国内法人或其他组织的,应当提交营业执照、法人登记证、事业单位法人证书、社会团体法人证书、律师事务所执业证书、医疗机构执业许可证等有效证件的复印件(盖章);办学许可证、期刊证、组织机构代码证等证件不能作为申请人身份证明文件。
申请人以自然人名义办理商标注册申请事宜,应当注意以下事项:
a.个体工商户可以以其《个体工商户营业执照》登记的字号作为申请人名义提出商标注册申请,也可以以执照上登记的负责人名义提出商标注册申请。以负责人名义提出申请时应提交以下材料的复印件:⑴负责人的身份证;⑵营业执照。
b.农村承包经营户可以以其承包合同签约人的名义提出商标注册申请,申请时应提交以下材料的复印件:⑴签约人身份证;⑵承包合同。
c.其他依法获准从事经营活动的自然人,可以以其在有关行政主管机关颁发的登记文件中登载的经营者名义提出商标注册申请,申请时应提交以下材料的复印件:⑴经营者的身份证;⑵有关行政主管机关颁发的登记文件。
d.自然人提出商标注册申请的商品和服务范围,应当以其在营业执照或有关登记文件核准的经营范围为限,或者以其自营的农副产品为限。
申请人为港澳台或国外的法人或其他组织的,应当提交所属地区或国家的登记证件复印件。外国企业在华的办事处、常驻代表机构的登记证复印件无效。上述文件是外文的,应当附送中文译文;未附送的,视为未提交该文件。
申请人为港澳台自然人且自行办理的,应当提交通行证复印件;申请人为国外自然人且自行办理的,应当提交护照复印件及公安部门颁发的、在有效期(一年以上)内的《外国人永久居留证》、《外国人居留许可》或《外国人居留证》。
外国自然人委托代理机构办理的,需提交的主体资格证明文件:身份证/护照(复印件)及其中译文 (加盖代理机构章戳)。根据现行商标实践,驾照不属于有效的主体资格证明文件。申请人提交的各种证件、证明文件和证据材料是外文的,应当附送中文译文。
10.2 证明商标申请文件
对于证明商标申请,需要提交如下文件:
(1)商标注册申请书。
(2)证明商标申请人主体资格证明文件及复印件,或者加盖申请人印章的有效复印件,并应当详细说明其所具有的或者其委托的机构具有的专业技术人员、专业检测设备等情况,以表明其具有监督该证明商标所证明的特定商品品质的能力。
(3)证明商标使用管理规则。使用管理规则具体包括:
· 使用证明商标的宗旨;
· 该证明商标证明的商品的特定品质;
· 使用该证明商标的条件;
· 使用该证明商标的手续;
· 使用该证明商标的权利、义务;
· 使用人违反该使用管理规则应当承担的责任;
· 注册人对使用该证明商标商品的检验监督制度。
(4)委托商标代理机构办理注册申请的,须提交商标代理委托书。
(5)如申请注册的证明商标是人物肖像,应附送经过公证的肖像权人同意将此肖像作为商标注册的声明。
10.3 集体商标申请文件
对于集体商标申请,需要提交如下文件:
(1)商标注册申请书。
(2)集体商标申请人主体资格证明文件及复印件,或者加盖申请人印章的有效复印件。集体商标注册申请人,应为某一组织,可以是工业或商业的团体,也可以是协会、行业或其他集体组织,而不是某个单一企业或个体经营者。
(3)集体商标使用管理规则。
· 使用集体商标的宗旨;
· 使用该集体商标的商品的品质;
· 使用该集体商标的手续;
· 使用该集体商标的权利、义务;
· 成员违反其使用管理规则应当承担的责任;
· 注册人对使用该集体商标商品的检验监督制度。
(4)集体成员名单。
(5)委托商标代理机构办理注册申请的,须提交商标代理委托书。
(6)如申请注册的集体商标是人物肖像,应附送经过公证的肖像权人同意将此肖像作为商标注册的声明文件。
10.4 地理标志申请注册文件
地理标志注册申请,除提交上述集体商标、证明商标所需材料外,还应提交以下材料:
(1)地理标志所标示地区的人民政府或者行业主管部门授权申请人申请注册并监督管理该地理标志的文件。
(2)有关该地理标志产品客观存在及信誉情况的证明材料(包括:县志、农业志、产品志等)并加盖出具证明材料部门的公章。
(3)地理标志所标示的地域范围划分的相关文件、材料。
相关文件包括:县志、农业志、产品志中所表述的地域范围,或者是县级以上人民政府或行业主管部门出具的地域范围证明文件。
(4)地理标志产品的特定品质受特定地域环境或人文因素决定的说明。
(5)地理标志申请人具备监督检测该地理标志能力的证明材料。申请人具备检验检测能力的,申请人需要提交检验设备清单及检验人员名单,并加盖申请人的公章。
申请人委托他人检验检测的,应当附送申请人与具有检验检测资格的机构签署的委托检验检测合同原件,并提交该检验检测机构法人证书、检测资格证书的复印件及检验设备清单、检验人员名单,并加盖其公章。
(6)外国人或者外国企业申请地理标志集体商标、证明商标注册的,应当提供该地理标志以其名义在其原属国受法律保护的证明。
其他注意事项
11.1 注册申请日的确定与受理
商标注册的申请日期以商标局收到申请文件的日期为准。注意,不是以邮寄申请文件的日期为准。因此,若申请人急需递交商标申请,则建议在准备好申请文件的当日亲自前去或委托代理机构前去商标局递交申请材料。
商标注册申请手续齐备、按照规定填写申请文件并缴纳费用的,商标局予以受理并书面通知申请人。
申请手续不齐备、未按照规定填写申请文件或者未缴纳费用的,商标局不予受理,书面通知申请人并说明理由。申请手续基本齐备或者申请文件基本符合规定,但是需要补正的,商标局通知申请人予以补正,限其自收到通知之日起30日内,按照指定内容补正并交回商标局。在规定期限内补正并交回商标局的,保留申请日期;期满未补正的或者不按照要求进行补正的,商标局不予受理并书面通知申请人。
11.2 同日申请的处理
两个或者两个以上的申请人,在同一种商品或者类似商品上,分别以相同或者近似的商标在同一天申请注册的,各申请人应当自收到商标局通知之日起30日内提交其申请注册前在先使用该商标的证据。同日使用或者均未使用的,各申请人可以自收到商标局通知之日起30日内自行协商,并将书面协议报送商标局;不愿协商或者协商不成的,商标局通知各申请人以抽签的方式确定一个申请人,驳回其他人的注册申请。商标局已经通知但申请人未参加抽签的,视为放弃申请,商标局应当书面通知未参加抽签的申请人。
11.3 注册申请的审限
9个月。 对申请注册的商标,商标局应当自收到商标注册申请文件之日起九个月内审查完毕,符合本法有关规定的,予以初步审定公告。
11.4 驳回和部分驳回
商标局对受理的商标注册申请,依照商标法及本条例的有关规定进行审查,对符合规定或者在部分指定商品上使用商标的注册申请符合规定的,予以初步审定,并予以公告;对不符合规定或者在部分指定商品上使用商标的注册申请不符合规定的,予以驳回或者驳回在部分指定商品上使用商标的注册申请,书面通知申请人并说明理由。
11.5 分割申请
商标局对一件商标注册申请在部分指定商品上予以驳回的,申请人可以将该申请中初步审定的部分申请分割成另一件申请,分割后的申请保留原申请的申请日期。
需要分割的,申请人应当自收到商标局《商标注册申请部分驳回通知书》之日起15日内,向商标局提出分割申请。
商标局收到分割申请后,应当将原申请分割为两件,对分割出来的初步审定申请生成新的申请号,并予以公告。
商标申请流程图:
驳回商标注册申请复审申请
驳回商标注册申请复审申请(简称“驳回复审申请”),是指在商标局认为申请商标不符合规定或者在部分指定商品上不符合规定的,予以驳回或者部分驳回时,申请人可以在收到驳回通知书后的15天内向商评委提交的复审申请。
申请商标
申请商标即在商标局在审查中依照《商标法》和《商标法实施条例》的规定审核认为不符合商标注册的合法性的商标。
申请商标包括中国国内申请商标和通过马德里国际注册指定中国领土延伸保护的商标。
申请书填写注意事项:
(1)申请号:申请商标为马德里国际注册的,需要在国际注册号前加G
(2)类别:马德里国际注册商标涉及多个驳回类别的,需要依次列明所有驳回类别。
商标局发文号
对驳回申请、不予公告的商标,商标局应当书面通知商标注册申请人。商标局书面通知商标注册申请人商标驳回的官方文件为“商标驳回通知书”,商标驳回通知书又分全部驳回通知书和部分驳回通知书,通知书右上角标注商标局发文编号。
申请人
3.1 申请人的概念
申请人是指不服商标局驳回决定,向商评委申请复审的申请人,即被驳回商标的申请人。申请商标在驳回决定作出后发生转让、转移、变更,并且已向商标局提交相关备案申请但未核准的,可以以原名义提交复审申请;也可以新名义提交复审申请,但同时应当提交相应的证明文件。
3.2 共同申请商标的驳回复审申请人
根据商标评审规则,共同申请商标申请复审的,应确定一个代表人,由代表人参与复审程序,但代表人发生变更、放弃复审请求的,应当有其他被代表人的书面授权。
提交驳回复审的期限
商标注册申请人不服的,可以自收到驳回通知书之日起15日内向商评委申请复审。
4.1 收到驳回通知书的日期
· 委托代理机构提交商标注册申请的,通知送达代理人的日期视为送达申请人的日期。
· 商标局直接递交申请人/代理人的,以递交日为准。
· 经邮寄的,以当事人收到的邮戳日为准;邮戳日不清晰或者没有邮戳的,自文件发出之日起满15日视为送达当事人,但是当事人能够证明实际收到日的除外。
· 以数据电文方式送达的,自文件发出之日起满15日视为送达当事人,但是当事人能够证明文件进入其电子系统日期的除外。
· 文件通过上述方式无法送达的,可以通过公告方式送达,自公告发布之日起满30日,该文件视为送达当事人。
4.2 提交驳回复审的日期
· 申请人/代理人直接递交复审申请文件的,以递交日为准;
· 邮寄的,以寄出的邮戳日为准;邮戳日不清晰或者没有邮戳的,以商标局或者商评委实际收到日为准,但是当事人能够提出实际邮戳日证据的除外。通过邮政企业以外的快递企业递交的,以快递企业收寄日为准;收寄日不明确的,以商标局或者商评委实际收到日为准,但是当事人能够提出实际收寄日证据的除外。
· 以数据电文方式提交的,以进入商标局或者商评委电子系统的日期为准。
补充证据材料
当事人需要在提出评审申请后补充有关证据材料的,应当在申请书中声明,并自提交申请书或者答辩书之日起3个月内一次性提交;期满未提交的,视为放弃补充有关证据材料。
证据为三个月期满后生成或者当事人有其他正当理由未能在期满前提交的证据,应予以采信。
驳回决定的法律依据
商标局做出驳回决定的理由主要有两种:(1)绝对理由;(2)相对理由。
6.1 驳回的绝对理由
绝对理由,是指违反了《商标法》有关商标禁用和禁注的规定。
下列标志不得作为商标使用(“禁用”):
(一)同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的,以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的;
(二)同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的,但经该国政府同意的除外;
(三)同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的,但经该组织同意或者不易误导公众的除外;
(四)与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的,但经授权的除外;
(五)同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的;
(六)带有民族歧视性的;
(七)带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的;
(八)有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。
县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。
下列标志不得作为商标注册(“禁注”):
(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;
(二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;
(三)其他缺乏显著特征的。
前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。
6.2 驳回的相对理由
相对理由,是指申请注册的商标与在先权利存在冲突。
6.2.1 同在先已注册或初步审定商标的权利冲突
申请商标,若不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。
6.2.2 同在先申请或使用商标的冲突
(1) 先后申请,在先申请优先。先后在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标申请注册的,初步审定并公告申请在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告。
(2) 同日申请,在先使用优先。同日在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标申请注册的,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告。
例如,若A公司于2015年5月1日申请了一件商标,B公司于2015年5月2日提出了在同一种商品或者类似商品上提交了相同或者近似的商标申请,则B公司的申请将被驳回;若B公司也于2015年5月1日同一天申请,则看A公司和B公司哪家先使用,先使用者,则予以公告;后使用者或未使用者的申请予以驳回。
驳回复审理由及注意事项
针对上述商标局的绝对驳回理由和相对驳回理由,申请人在申请驳回复审时应提出相对应的复审申请理由。
7.1 针对绝对理由(禁注禁用)驳回的复审理由
7.1.1 因“同中华人民共和国的国家名称等相同或近似”被驳回的复审理由
· 申请商标所含中国国名与其他具备显著特征的标志相互独立,国名仅起表示申请人所属国作用。
· 申请商标整体是报纸、期刊、杂志名称或者依法登记的企事业单位名称。
· 申请商标创意来源于是自然界客观存在的其他事物,不会使公众误认为以上标志或与以上标志进行联想。
7.1.2 因“同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗相同或者近似”被驳回的复审理由
· 申请商标已经该国政府同意
· 申请商标具有明确的其他含义且不会造成公众误认
· 申请商标仅构成同外国国名的旧称相同或者近似
· 申请商标整体是企业名称且与申请人名义一致
· 所含国名与其他具备显著特征的标志相互独立,国名仅起真实表示申请人所属国作用的
7.1.3 因“同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记相同或者近似被驳回”被驳回的复审理由
· 申请商标已经该国政府间国际组织同意
· 申请商标具有明确的其他含义或者特定的表现形式,从而不易误导公众。
7.1.4 因“与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似被驳回”被驳回的复审理由
· 申请商标已经该官方机构授权
· 申请商标具有明确的其他含义或者特定的表现形式,从而不会误导公众。
7.1.5 因“同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似”被驳回的复审理由
申请商标具有明确的其他含义或者特定的表现形式,从而不会误导公众。
7.1.6 因“带有民族歧视性”被驳回的复审理由
申请商标有明确的其他含义或者不会产生民族歧视性。
7.1.7 因“夸大宣传并带有欺骗性”被驳回的复审理由
申请商标未作夸大宣传,不会误导公众。
7.1.8 因“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”被驳回的复审理由
· 申请商标具有明确的含义,不会有害社会道德风尚或产生不良影响。
· 其中有关被视为有害宗教信仰、宗教感情或者民间信仰的,可以主张:申请人为宗教组织或者团体或经其授权的宗教企业,商标的文字或者图形虽然与宗教或者民间信仰有关,但具有其他含义或者其与宗教有关联的含义已经泛化,不会使公众将其与特定宗教或者民间信仰相联系的
· 申请商标具有明确的其他含义或者特定的表现形式,从而不会误导公众。
7.1.9 因“使用了县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名”被驳回的复审理由
· 申请商标具有其他含义且该含义强于地名含义
· 申请商标由地名和其他文字构成而在整体上具有显著特征,不会使公众发生商品产地误认
· 申请商标是申请人的全称
· 地名作为集体商标、证明商标组成部分
7.1.1 0 因“仅有本商品的通用名称、图形、型号、仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点等缺乏显著性的情形”被驳回的复审理由
· 申请商标为申请人独创,与指定商品/服务的特点无直接关联关系。
· 申请商标由缺乏显著性的部分和其他要素组合而整体具有显著特征
· 申请商标经过使用取得商标显著特征,能够起到区分商品来源的作用。
针对绝对理由(禁注禁用)驳回的复审理由的注意事项:
· 他国政府或其他官方机构出具的同意申请商标注册的证明文件需进行公证认证。
· 申请人可以提交权威性字典中的解释摘录,作为证明申请商标文字具有其他含义的证据。
· 申请人可以提交申请商标在该国的注册证明,作为证明申请商标已经外国政府同意的证据,该注册证明需要提交公证认证件。
· 申请人可以提交该商标在其他国家的注册证明文件或在中国其他类别的注册证明文件,证明其本身显著性和可注册性。但在实践中,商评委采取个案审理原则,对此类证据一般不予考虑。
· 为证明申请商标整体是报纸、期刊、杂志名称或者依法登记的企事业单位名称,或者申请商标所含国名或地名真实表示申请人所属国/所在地,申请人可以提交其工商登记证明或其他法人登记证明,域外证据需要提供公证认证件。
7.2 针对相对理由(在先权利)驳回的复审理由
7.2.1 商品服务不类似和商标不近似
申请商标与在先注册或者申请商标不近似,和/或申请商标与在先注册或者在先申请的商标使用商品或服务不类似,申请商标的注册使用不会造成消费者的混淆误认。注意事项:
· 在双方商标差别较大的情况下,申请人可提供在中国市场的使用证据,证明申请商标在中国市场已经具有一定知名度,显著性进一步增强,因而与他人在先商标造成混淆误认的可能性很小。
· 使用证据主要包括:商业使用证据(如产品原件、产品包装原件、产品说明书、使用了复审商标的企业内部资料等其他标示了复审商标的物证资料;引证商标涉及商品的销售合同、销售发票、发货单、出口商品的报关单、销售网络、年度排名等销售资料),以及商业宣传证据(广告发布合同,广告照片,参加展览展会的照片及相关资料,宣传册(单页),广告宣传费用发票,消费者问卷调查表,各地代理商反馈等。
7.2.2 引证商标不构成阻挡
(1)申请人与在先商标所有人达成协议,将在先商标转让于申请人或撤回/注销在先商标,因而在先商标不在阻碍申请商标的注册。注意事项:
· 首先需要提交驳回复审申请,同时通知评审委员会在先商标的转让或撤回、注销手续正在或将要办理,请求暂缓审理。
· 在先商标的转让或撤回手续最好在三个月后补期限内提交,并将相关证明文件提交商标局。
· 在先商标所有人与申请人实质为同一企业的,也需要对申请商标或在先商标办理变更、转让或对引证商标办注销手续。
(2)申请人与在先商标所有人就双方商标的共存达成并存协议。鉴于双方商标的差异以及考虑到商标权的私属性,在先商标不应再阻碍申请商标的注册。 注意事项:
· 首先需要提交驳回复审申请,同时提交共存协议或在先权利人出具的同意书。不能同时提交的需要在三个月内后补,三个以后发生的可以按照新发生证据提交
· 以上共存协议或同意书需提交公证认证件
· 实践中,只要申请商标与在先商标不是完全相同或高度近似的,即尚有区分的,同意书一般都能帮助克服驳回。但如果商评委认为双方商标共存仍会造成消费者混淆误认的,会对同意书不予采信。
(3)根据《商标法》第五十条规定,注册商标被撤销、被宣告无效或者期满不再续展的,自撤销、宣告无效或者注销之日起一年内,商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请,不予核准。这种情况下申请人需提交驳回复审申请,同时提交在先商标无效的证明文件(官方裁定、商标档案等)
7.2.3 申请暂缓审理
申请人已经或者将要对引证商标提出异议、撤销、无效宣告或驳回复审申请,可以基于此事实提交复审申请,并请求商评委暂缓对该复审申请的审理或请求并案审理。注意事项:
在先商标被提无效宣告的,需要在复审案件和无效宣告案件中均提交并案审理请求。
· 根据2014《评审规则》,需要等待在先权利案件审理结果的,商评委可以决定暂缓审理驳回复审案件的审理。
· 在先商标案件审结完毕的,申请人需将相关案件裁定补充提交至商评委,请求继续审理。
驳回复审申请文件
驳回复审申请材料包括(按顺序摆放装订):
(1)驳回复审申请书(首页);
(2)评审材料目录;
(3)驳回复审申请书(正文);
(4)商标代理委托书(如委托商标代理机构办理,需签章的委托书);
(6)申请人的主体资格证明文件;
(7)证据目录及证据材料。
申请人需要在提出商标驳回复审申请后补充有关证据材料的,应当在商标驳回复审申请书中声明,并自提交申请书之日起三个月内提交;期满未提交的,视为放弃补充有关证据材料。但是,在期满后生成或者申请人有其他正当理由未能在期满前提交的证据,在期满后提交的,商评委将证据交被申请人并质证后可以采信。
注意,当事人补充证据需要补充证据或者补正文件的期间以及因当事人更换需要重新答辩的期间不计入商标审查和审理期限
证据材料
9.1 证据类型
根据《商标评审规则》的规定,申请人提供的证据包括书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、当事人的陈述等等。
9.2 证据形式
· 应当提供原件,包括原本、正本和副本。
· 提供原件有困难的,可以提供相应的复印件、照片、节录本;
· 提供由有关部门保管的书证原件的复制件、影印件或者抄录件的,应当注明出处,经该部门核对无异后加盖其印章。
· 申请人向商评委提供物证的,应当提供原物。提供原物有困难的,可以提供相应的复制件或者证明该物证的照片、录像等其他证据;原物为数量较多的种类物的,可以提供其中的一部分。
· 申请人向商评委提供的证据系在中华人民共和国领域外形成,或者在香港、澳门、台湾地区形成,对方当事人对该证据的真实性存在怀疑并有相应证据支持的,或者商评委认为必要的,应当依照有关规定办理相应的公证认证手续。
· 提供外文书证或者外文说明资料,应当附有中文译文。实践中,根据商评委的要求,提交的外文书证的内容需要完整中文翻译,一一对应。如遇证据内容较多的情况,可根据案情需要对其进行摘译,但不翻译的部分要说明。大段或整页内容不翻译的,要用叉线划掉。
驳回复审申请审理
9个月(特殊情况下+3个月)。商评委应当自收到申请之日起九个月内做出决定,并书面通知申请人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。当事人对商评委的决定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。
驳回复审审理中的审查意见
在驳回复审案件申请过程中,商评委认为申请商标除商标局驳回申请商标申请注册的理由以外,还发现申请注册的商标有违反商标法第十条、第十一条、第十二条和第十六条第一款规定情形,商标局并未依据上述条款作出驳回决定的,商评委下发《商标驳回复审案件评审意见书》,告知申请人可以对新的驳回事由自收到该通知之日起30日内,向商评委提交书面申辩意见及相关证据。不提交意见或未在规定期限内提交的,不影响商评委的评审。
变更商标申请人/注册人名义/地址申请
商标变更申请
商标注册人或申请人需要变更其名义、地址、代理人、文件接收人或者删减指定的商品的,均应当向商标局提出变更申请。即:
变更商标包括:(1)注册商标;(2)申请中的商标;
变更事项包括:(1)名义;(2)地址;(3)代理人、文件接收人;(4)删减指定的商品;(5)其他。
变更注册人或申请人名义和地址
商标注册人或申请人的名义或地址发生变动后,均应当向商标局提出变更申请。注意,注册人或申请人名义的变更,是指同一实体称谓的改变,商标权利没有发生转让或移转,仍属于同一民事主体。若商标发生转让或因继承、企业合并、兼并或改制等发生商标专用权移转的,应办理商标转让或移转手续,而非变更手续。
变更前后名义和地址
变更名义或/和地址分如下类型:
(1) 仅申请变更名义的,需填写变更前名义,不需填写变更前地址;
(2) 仅申请变更地址的,需填写变更前地址,不需填写变更前名义;
(3) 变更名义和地址的,需填写变更前名义和地址的。
变更申请所需文件
变更申请需要准备如下文件:
(1)变更商标申请人/注册人名义/地址申请申请书;
(2)申请人的主体资格证明文件:
A.变更名义的,需要提供申请人的主体资格证明文件(如企业的营业执照副本、自然人的身份证/护照等)经申请人盖章或者签字确认的复印件(直接到商标局注册大厅、商标局驻中关村国家自主创新示范区办事处办理的,原件经比对后退还);
B.变更地址的,需要提供申请人的主体资格证明文件(如企业的营业执照副本、自然人的身份证/护照等)的原件和申请人经盖章或者签字确认复印件(原件经比对后退还);
(3)变更名义的证明文件
A.变更名义的,需要提供登记机关出具的变更证明。注册人是企业的,应当出具工商行政管理机关登记部门的变更证明;注册人是事业单位的,应当出具事业单位主管机关的变更证明;注册人是自然人的,应当出具户口所在地派出所出具的变更证明。证明上的变更前名义和变更后名义应当与申请书上变更前名义和申请人名称相符。外国企业或外国人仅需变更其中文译名的,应提供该外国企业或外国人申请变更中文译名的声明。
B.变更地址的,不需要提交变更证明文件,跨国变更地址的除外。自然人跨国籍变更地址的,应当提交在变更后地址所在国家享有居留权的证明文件。
(4) 委托商标代理机构办理的提交《代理委托书》;
(5) 如果申请变更的商标是共有商标,还应提交以下书件:
A.申请变更共有商标代表人的,填写变更注册人名义/地址申请书,还应当提交其他共有人的同意变更的声明。
B.申请变更共有商标共有人名义的,无论是变更所有的共有人名义还是变更部分共有人名义,或是变更共有商标代表人的,都应在申请书上填写所有共有人的名称。其中代表人的名称和地址应写在申请书的第一页上,其他共有人名称应写在申请书的附页上,其他共有人不需填写地址。
C.代表人名义、地址发生变更的,应将变更后的代表人名义、地址写在申请书第一页的申请人名称、申请人地址栏目中,将变更前的代表人名义、地址写在申请书第一页的变更前名义、变更前地址栏目中,并应附送相应的变更名义证明。如果代表人的名义、地址没有发生变更,申请变更的是其他共有人的名义,则申请书第一页上的变更前名义、变更前地址栏目不必填写。
D.其他共有人名义发生变更的,应在申请书附页的变更前其他共有人名义列表和变更后其他共有人名义列表中(以下简称变更前名义列表和变更后名义列表)分别填写变更前共有人名称和变更后共有人名称,并附送相应的变更证明。如果其他共有人名义没有发生变更,也应将没有变更的共有人名义分别填写在申请书附页的变更前名义列表和变更后名义列表中。
“一并变更”原则
变更商标注册人名义或者地址的,商标注册人应当将其全部注册商标一并变更;未一并变更的,由商标局通知其限期改正;期满未改正的,视为放弃变更申请,商标局应当书面通知申请人。
自行变更使用的法律后果
商标注册人在使用注册商标的过程中,自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的,由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的,由商标局撤销其注册商标。
商标续展注册申请
商标续展申请
注册商标有效期满,需要继续使用的,商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续;在此期间未能办理的,可以给予六个月的宽展期。每次续展注册的有效期为十年,自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的,注销其注册商标。
(1) 商标期满前十二个月内提交,期满之后六个月内宽展期提交的需要发生额外费用
(2) 续展申请的申请日期,直接递交的以递交日期为准邮寄的以基础的邮戳日为准。邮戳不清晰或没有邮戳的,以商标局实际收到日为准,但当事人能够提出实际邮戳日证据的除外。
申请人
申请人名称、地址应与商标档案保持一致。根据《商标法》规定申请人的名称、地址发生变更的,应向商标局办理变更备案。在实践中未进行变更备案的,也不影响续展申请的提交。如主体资格证明文件最新地址与商标档案不一致的,以商标档案地址为准。
共有商标
(1) 属于共有商标的,应当在申请书首页“是否共有商标”选择“是”;非共有商标选择“否”。
(2) 共有商标申请商标续展注册,需由代表人提出申请,申请人名义/地址填写代表人的名义/地址,其他共有人名义/地址依次填写在申请书附页上(可再加附页),非共有商标的,不需提交附页。
申请书签章
根据《商标法实施条例》第八十六条,商标代理机构向商标局、商评委提交的有关申请文件,应当加盖该代理机构公章并由相关商标代理从业人员签字。
(1)中国申请人直接向商标局提交注册申请的,应提交个人签字(中国自然人)和加盖单位公章(中国法人或其他组织)的商标注册申请书;
(2)申请人委托代理机构向商标局提交注册申请的,申请书上加盖申请人公章或签字,同时盖代理组织印章,同时由代理人签字。(国外申请人可以不在申请书盖章或签字);
(3)对于共同申请,中国共同申请人的代表人在首页盖章或签字,其他共同申请人都必须在申请书附页盖章或签字。(国外申请人可以不在申请书盖章或签字)。
其他注意事项
(1)一份申请书填写一个商标注册号。
(2)注册商标有多个类别的,按类别号依序填写。
期满不续展的其他影响
根据《商标法》第五十条的规定,注册商标期满不再续展的,自注销之日起一年内,商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请,不予核准。此规定的立法目的是:注册商标期满不再续展的,如果不设置一定时间的隔离期限就核准新的相同或近似商标注册,有可能出现这样一种情况,即,原注册人期满不再续展商标的商品或服务还未退出市场,新商标注册人的商品或服务却已投入市场,市场上出现两家企业生产的带有相同或者近似商标的商品,造成消费者混淆。为避免这种情况的发生,有必要适用《商标法》第五十条。
此外,商标局在对他人商标申请做出审查决定时,在先相同或近似的注册商标期满不再续展,从商标专用权届满之日起未满一年,应适用《商标法》第五十条,予以引证。
商标监控
商标异议申请
被异议商标
被异议商标,是指商标局“初步审定并予以公告”的商标。对于未经商标局初步审定、经商标局初步审定但尚未刊登于《商标公告》或者3个月初审公告期满的商标,均不能提出异议,否则商标局会对此类异议申请不予受理。企业若发现自己商标已经被他人提出注册申请,须先确认该商标注册申请进展,再采取相应的监控、提出异议或者无效宣告等措施。
被异议类别、初步审定号以及初步审定公告期均应当按照《商标公告》上的相应内容填写。被异议类别栏可填写被异议商标指定的一个类别或者多个类别。
被异议人
被异议人,是指被异议商标的申请人。被异议人名称/地址应当按照《商标公告》上的商标申请人名称/地址填写。被异议商标为共有商标的,被异议人名称/地址应当填写共有商标申请人的代表人名称/地址。
若被异议商标是通过商标代理机构申请注册的,还须按照《商标公告》上的内容填写被异议人代理机构名称;若被异议商标未有代理机构记载,是其申请人直接办理提交的,则“被异议人代理机构名称”一栏可不填。
异议人
异议人,是指对商标局初步审定并予以公告的商标,提出反对注册意见的自然人、法人或其他组织。包括以下两类:
3.1 在先权利人、利害关系人
在先权利人、利害关系人认为初步审定并予以公告的商标违反《商标法》第13条第2款和第3款、第15条、第16条第1款、第30条、第31条、第32条规定的,可提起异议申请。
3.1.1 在先权利人
(1) 驰名商标的所有人;
(2) 在先使用商标的所有人;
(3) 地理标志的权利人;
(4) 在先注册商标专用权人;
(5) 在先初步审定商标的所有人;
(6) 在先申请商标的所有人;
(7) 字号权人;
(8) 著作权人;
(9) 外观设计专利权人;
(10) 姓名权人;
(11) 肖像权人等 。
3.1.2 利害关系人
(1)在先商标权及其他在先权利的被许可使用人;
(2)在先商标权及其他在先权利的合法继受人;
(3)在先商标权的质权人;
(4)其他有证据证明与在先商标权及其他在先权利有利害关系的主体。
判断申请人是否为利害关系人原则上以提出异议或无效宣告申请时为准。申请时不具备利害关系,但在案件审理时已具备利害关系的,应当认定为利害关系人。
3.2 任何人
任何人认为违反《商标法》第十条、第十一条、第十二条禁止性规定的,可以提起异议。
异议补充材料
是否提交补充材料一栏,选择“是”,则可在提交异议申请书之日起3个月内提交补充证据材料;选择“否”,视为放弃补充有关证据材料。
异议请求和事实依据
异议人可以根据被异议商标的具体情况,依据如下理由提出异议申请:
5.1 异议理由一:违反《商标法》禁止性规定
申请商标若违法了“禁用”和“禁注”等规定,任何人均可提出异议。
5.1.1 违反“禁用”规定
违反“禁用”规定主要是指,使用了下列不得作为商标的标志:
(1)同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的,以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的;
(2)同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的,但经该国政府同意的除外;
(3)同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的,但经该组织同意或者不易误导公众的除外;
(4)与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的,但经授权的除外;
(5)同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的;
(6)带有民族歧视性的;
(7)带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的;
(8)有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。
县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。
5.1.2 违反“禁注”规定
违反“禁注”规定主要是指,将下列标志作为商标注册:
(1)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;
(2)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;
(3)其他缺乏显著特征的。
5.1.3 违反“三维标志禁注”规定
违反“三维标志禁注”条款是指,仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,不得注册。
5.2 异议理由二:与在先商标构成相同或者类似商品上的近似商标
5.2.1 适用情形
(1)被异议商标同异议人在相同或者类似商品上 “已经注册”或“初步审定”的商标相同或者近似的,异议人可以提出异议。即,同自己在先商标构成近似。
(2)他人初审公告的商标,与异议人申请在先但尚未初审公告的商标,在相同或者类似商品上构成相同或者近似,异议人可基于“申请在先”提出异议。即,“申请在先”原则。
(3)他人初审公告的商标,与异议人商标在相同或者类似商品上构成相同或者近似,且同一天申请的,异议人若在先使用,可基于“使用在先”提出异议。即,“使用在先”原则。
5.2.2 注意事项
依据上述情形提起的异议申请,异议人须在中国享有在先申请或者注册的商标,并且在异议理由中要阐明:
(1)被异议商标与异议人引证商标构成近似;
(2)所指定使用的商品/服务为同一种或者类似商品/服务,商标并存于市场可能造成消费者混淆或误认。是否属于类似商品/服务,以相关公众的一般认识为准,《类似商品和服务区分表》仅为参考。
5.2.3 证据材料
异议人须提交能够证明在中国享有在先商标注册或者申请的材料;如有被异议商标申请日之前发生的商标使用证据,可在异议申请的补充材料期限内提交,用以证明异议人引证商标的在先使用以及知名度。
5.3 异议理由三:侵犯驰名商标权益
5.3.1 适用情形
(1)他人初审公告的商标,属于就相同或者类似商品上复制、摹仿或者翻译异议人未在中国注册的驰名商标的,容易导致混淆的,异议人可以提起异议申请。
(2)他人初审公告的商标,属于就不相同或者不相类似商品上复制、摹仿或者翻译异议人已经在中国注册的驰名商标的,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,异议人可以提起异议申请。
5.3.2 注意事项
基于上述情形提起的异议申请,须符合下列要件:
(1)就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译异议人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的。具体包括下列要件:
a.异议人商标在被异议商标申请日前已经驰名但尚未在中国注册;
b.被异议商标构成对异议人驰名商标的复制、摹仿或者翻译;
c.被异议商标所使用的商品/服务与异议人驰名商标所使用的商品/服务相同或者类似;
d.被异议商标的注册或者使用,容易导致混淆。
(2)就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译异议人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的。具体包括下列要件:
a.异议人商标在被异议商标申请日前已经驰名且已经在中国注册;
b.被异议商标构成对异议人驰名商标的复制、摹仿或者翻译;
c.被异议商标所使用的商品/服务与异议人驰名商标所使用的商品/服务不相同或者不相类似;
d.被异议商标的注册或者使用,误导公众,致使异议人的利益可能受到损害。
5.3.3 证据材料
证明商标驰名的相关材料,请参见本书“驰名商标认定申请”
5.4 异议理由四:代理人、代表人或者有特定关系的他人恶意抢注
5.4.1 适用情形
(1)代理人或者代表人未经授权,以自己的名义将异议人的商标进行注册申请,并初审公告的,异议人可以提出异议。
(2)初审公告商标,与异议人在先使用的未注册商标,构成相同或者类似商品上的相同或者近似,申请人与异议人具有非代理或非代表关系的合同、业务往来关系或者其他关系而明知异议人商标存在,异议人可以对此商标提出异议。
5.4.2 代理人、代表人
代理人包括:(1)《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》中规定的代理人;(2)基于商事业务往来而可以知悉被代理人商标的经销商。
代表人:指具有从属于被代表人的特定身份,执行职务行为而可以知悉被代表人商标的个人,包括法定代表人、董事、监事、经理、合伙事务执行人等人员。
其他可视为代理、代表人的情形:
(1)代理、代表关系磋商阶段。代理、代表关系尚在磋商阶段,代理人、代表人知悉权利人商标后进行注册,致使其利益可能受到损害的。
(2)代理、代表关系结束后。代理、代表关系结束后,代理人、代表人将权利人商标申请注册,致使其利益可能受到损害的。
(3)虽非代理人或代表人,但与之串通合谋的。虽非以代理人或代表人名义申请注册被代理人或被代表人的商标,但有证据证明,注册申请人与代理人或者代表人具有串通合谋行为的。对于串通合谋抢注行为,可以视情况根据商标注册申请人与上述代理人或者代表人之间的亲属、投资等关系进行推定。
a.代理人是公司,商标注册申请人是自然人,并往往是该公司的法定代表人、股东等。
b.代理人是公司,商标注册申请人是其他公司,两公司之间往往存在母子公司、投资控股等关系。
c.代理人是自然人,商标注册申请人是公司,自然人往往是该公司的法定代表人、主要经营者、股东等。
d.代理人是自然人,商标注册申请人是其他自然人,两者之间往往存在夫妻等亲属关系。
注意事项:
认定代理人或者代表人未经授权,擅自注册被代理人或者被代表人商标的行为,须符合下列要件:
a.被异议人是商标所有人的代理人或者代表人;
b.被异议商标指定使用在与被代理人、被代表人的商标使用的商品/服务相同或者类似的商品/服务上;
c. 被异议商标与被代理人、被代表人商标相同或者近似;
d.代理人或者代表人不能证明其申请注册行为已取得被代理人或者被代表人授权。
证据材料:
根据《商标法》第十五条,即因代理人或者代表人擅自注册而提出异议,可提交以下证据材料证明代理关系或代表关系的存在:
下列证据可以证明代理关系的存在:
(1)代理、经销合同;
(2)可以证明代理、经销关系的交易凭证、采购资料等;
(3)其他可以证明代理、经销关系存在的证据。
下列证据可以证明代表关系的存在:
(1)企业注册登记资料;
(2)企业的工资表、劳动合同、任职文件、社会保险、医疗保险材料;
(3)其他可以证明一方当事人具有从属于被代表人的特定身份,执行职务行为而可以知悉被代表人商标的证据材料。
5.4.3 特定关系人
特定关系人,是指与权利人有合同、业务往来或其他关系明知权利人商标的人。
“合同、业务往来关系”,是指双方存在代表、代理关系以外的其他商业合作、贸易往来关系,常见的包括:
(1)买卖关系;
(2)委托加工关系;
(3)加盟关系(商标使用许可);
(4)投资关系;
(5)赞助、联合举办活动;
(6)业务考察、磋商关系;
(7)广告代理关系;
(8)其他商业往来关系。
“其他关系”是指双方商业往来之外的其他关系,常见的包括:
(1)亲属关系;
(2)隶属关系(例如除《商标法》第15条第一款规定的代表人以外的其他普通员工);
(3)劳动关系;
(4)营业地址邻近;
(5)商标申请人与在先使用人曾就达成代理、代表关系进行过磋商,但未形成代理、代表关系。注意:不论代理、代表关系成立时间在商标申请日之前或之后,也不论商标申请是否在代理、代表关系存续期间提起,若经过磋商,形成代理、代表关系,则应适用《商标法》第15条第一款“代表人、代理人”;若经过磋商,未形成代理、代表关系,则适用《商标法》第15条第二款“其他关系”。
(6)曾就达成合同、业务往来关系进行过磋商,但未达成合同、业务往来关系。
(7)虽非以特定关系人名义申请注册,但有证据证明, 注册申请人与特定关系人具有串通合谋行为的。
认定条件:
认定因具有特定关系而明知异议人商标存在的人,在相同或者类似商品/服务上抢注异议人商标,须符合下列要件:
(1)被异议人与异议人具有合同、业务往来关系或者其他关系而明知异议人商标存在;
(2)被异议商标指定使用在与异议人商标使用的商品/服务相同或者类似的商品/服务上;
(3)被异议商标与异议人商标相同或者近似。
证据材料:
下列证据可以证明合同、业务往来或其他关系的存在:
(1)合同;
(2)可以证明合同、业务往来的来往信函、交易凭证、采购资料等;
(3)企业的工资表、劳动合同、社会保险、医疗保险材料、户口登记证明等;
(4)其他证明特定关系存在的证据。
5.5 异议理由五:侵犯异议人在先权利
5.5.1 适用情形
初审公告商标损害异议人现有的在先权利的,异议人可以提出异议。
5.5.2 在先权利的范围
“在先权利”是指在系争商标申请注册日之前已经取得的,除商标权以外的其他权利,包括字号权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权以及应予保护的其他合法在先权益。其中,其他合法在先权益包括“商品化权”、“知名商品/服务特有名称、包装、装潢”等。
5.5.3 在先字号权
(1)以损害在先字号权为由,须满足下列要件:
a.字号的登记、使用日应当早于被异议商标注册申请日;
b.该字号在中国相关公众中具有一定的知名度;
c.被异议商标的注册与使用容易导致相关公众产生混淆,致使在先字号字号权人的利益可能受到损害。认定混淆,应当考虑系争商标与字号的近似程度和系争商标指定使用的商品/服务与字号权人实际经营的商品/服务的关联程度。
注意:字号权保护范围,不仅包括字号,而且包括企业名称的简称、事业单位及其他组织的名称及简称、个人合伙及个体工商户的字号及简称;这里的“简称”需满足“具有一定市场知名度并已与企业建立稳定对应关系”的条件。
(2)可用于证明在先字号权的证据:
a.企业登记资料;
b.使用该字号的商品交易文书;
c.广告宣传材料。
5.5.4 在先著作权
(1)以损害在先著作权为由,须满足下列要件:
· 所主张的客体构成著作权法保护的作品;
· 被异议商标与他人在先享有著作权的作品相同或者实质性相似;
· 被异议人接触过或者有可能接触到他人享有著作权的作品;
· 被异议人未经著作权人的许可。
(2)可用于证明在先著作权的初步证据:
· 涉及商标标志的设计底稿、原件;
· 取得权利的合同;
· 诉争商标申请日之前的著作权登记证书;
· 在先公开发表该作品的证据材料;
· 在先创作完成该作品的证据材料;
· 在先通过继承、转让等方式取得著作权的证据材料等。
注意:商标公告、商标注册证等可以作为确定商标申请人为有权主张商标标志著作权的利害关系人的初步证据。但是,商标注册证或晚于系争商标申请注册日进行登记的著作权登记证书不能单独作为认定著作权成立的定案证据。
当事人主张诉争商标损害角色形象著作权的,人民法院按照《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十九条依据著作权相关规定进行审查。
5.5.5 作品名称、作品中的角色名称所谓“商品化权”
对于著作权保护期限内的作品,如果作品名称、作品中的角色名称等,满足如下条件,可构成在先权益(所谓“商品化权”):
(1)具有较高知名度;
(2) 将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系。
5.5.6 在先外观设计专利权
(1) 以损害在先外观设计专利权为由,须满足下列要件:
· 外观设计专利的授权公告日应早于被异议商标申请注册日及使用日;
· 被异议商标与外观设计使用于相同或者类似商品;
· 被异议商标与外观设计相同或者近似。
(2)可用于证明在先外观设计专利权的证据:
· 外观设计专利证书;
· 年费缴纳凭据等证据材料。
5.5.7 在先姓名权
(1)以损害姓名权为由,须满足下列要件:
· “他人”为在世自然人。
· 被异议商标与他人姓名相同;“相同”是指使用了与他人姓名完全相同的文字,或者是他人姓名的翻译,在社会公众的认知中指向该姓名权人。
· 被异议商标的注册给他人姓名权造成或者可能造成损害。例如,如果相关公众认为该商标标志指代了该自然人,容易认为标记有该商标的商品系经过该自然人许可或者与该自然人存在特定联系的,应当认定该商标损害了该自然人的姓名权。
注意:姓名权保护范围,不仅包括姓名本名,还包括笔名、艺名、别名、译名等。当事人以其笔名、艺名、别名、译名等特定名称主张姓名权,该特定名称具有一定的知名度,与该自然人建立了稳定的对应关系,相关公众以其指代该自然人的,应当认定为在先姓名权。
使用姓名申请注册商标,误导公众、妨害公序良俗或者有其他不良影响的,依据《商标法》第10条第一款第(七)项、第(八)项的规定进行审查。
(2)可用于证明姓名权的证据:
· 本人身份证或其它证明文件;
· 本人所获荣誉以及知名度证据等。
5.5.8 在先肖像权
(1)以损害肖像权为由,须满足下列要件:
· 被异议商标与他人肖像相同或者近似;
· 被异议商标的注册给他人肖像权造成或者可能造成损害。
这里,他人的“肖像”是指通过摄影、绘画等艺术手段将他人的形象进行再现,包括照片、肖像画、视频等表现形式。。“他人”为在世自然人。
使用他人的肖像申请注册商标,误导公众、妨害公序良俗或者有其他不良影响的,依据《商标法》第十条第一款第(七)、第十条第一款第(八)项的规定进行审查。
(2) 可用于证明肖像权的证据:
· 本人身份证或其它证明文件;
· 本人照片等相关文件。
5.5.9 在先知名商品/服务特有名称、包装、装潢
(1)知名商品/服务特有名称、包装、装潢的概念
知名商品/服务特有名称、包装、装潢,是指具有区别商品来源的显著特征的商品的名称、包装、装潢。
有下列情形之一的,不能被认定为知名商品特有的名称、包装、装潢:
a.商品的通用名称、图形、符号;
b.仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的商品名称;
c.仅由商品自身的性质产生的形状,为获得技术效果而需有的商品形状以及使商品具有实质性价值的形状;
d.其他缺乏显著特征的商品名称、包装、装潢。
前款第a.b.d项规定的情形经过使用取得显著特征的,可以认定为特有的名称、包装、装潢。
(2)以损害知名商品/服务特有名称、包装、装潢为由,须满足下列要件:
· 在系争商标申请注册之前他人已在先使用知名商品/服务特有名称、包装、装潢;
· 他人知名商品/服务特有名称、包装、装潢未获准注册为商标;
· 系争商标与他人知名商品/服务特有名称、包装、装潢相同或者近似;
· 系争商标的注册与使用容易导致相关公众产生混淆或误认,致使在先知名商品/服务特有名称、包装、装潢权益人的利益可能受到损害。
5.6 异议理由六:以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标;
5.6.1 适用情形
初审公告商标,属于以不正当手段抢先注册异议人已经使用并有一定影响的商标的,异议人可以提起异议。
5.6.2 注意事项:
基于上述理由提出异议,须满足下列条件:
· 被异议商标与异议人商标相同或者近似;
· 被异议商标所使用的商品/服务与异议人商标所使用的商品/服务原则上相同或者类似;
· 异议人商标在被异议商标申请日之前,通过一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传,获得一定影响;
· 被异议人采取了不正当手段。
是否构成本条款所指情形应对“一定影响”的程度和“不正当手段”的情形予以综合考虑。
如果在先使用商标已经有一定影响,而商标申请人明知或者应知该商标,即可推定其构成“以不正当手段抢先注册”。但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的除外。
5.6.3 证明在先使用商标的影响力的证据材料
(1)该商标最早使用时间和持续使用情况等相关资料;
(2)该商标所标示的商品/服务的合同、发票、提货单、银行进帐单、进出口凭据等;
(3)该商标所标示的商品/服务的销售区域范围、销售量、销售渠道、方式、市场份额等相关资料;
(4)该商标所有人在广播、电影、电视、报纸、期刊、网络、户外等媒体发布的商业广告、宣传资料及上述媒体中所有涉及到该商标的评论、报道、宣传等资料;
(5)该商标所标示的商品/服务参加展览会、博览会、拍卖等商业活动的相关资料;
(6)该商标的获奖等商誉资料;
(7)其他可以证明该商标有一定影响的资料。
当事人提交的域外证据材料,能够证明该商标为中国相关公众所知晓的,应当予以采信。
注意:用以证明商标使用情况的证据材料,应当能够显示所使用的商标标识、商品/服务、使用日期和使用人。
商标是否具有一定影响原则上以系争商标申请日为准予以判定。
在系争商标申请日前虽曾使用并具有一定影响,但未持续使用的,还应对该商标的影响力是否持续至系争商标申请注册日予以判定。
5.6.4 证明被异议人采取了不正当手段抢注的证据材料
(1)证明被异议人与异议人曾有贸易往来或者合作关系的证据材料,例如合同、信函、照片等
(2)证明被异议人与异议人共处相同地域或者双方的商品/服务有相同的销售渠道和地域范围的证据材料;
(3)证明被异议人与异议人曾发生过其他纠纷、可知晓在先使用人商标的证据;
(4)证明被异议人与异议人曾有内部人员往来关系的证据;
(5)证明被异议人具有以牟取不正当利益为目的,利用在先使用人有一定影响商标的声誉和影响力进行误导宣传,胁迫在先使用人与其进行贸易合作,向在先使用人或者他人索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等行为的证据;
(6)证明异议人商标具有较强独创性,系争商标与之高度近似的证据,例如商标设计合同等;
(7)其他可以认定为不正当手段的情形的证据,包括但不限于如下类型证据。
· 系争商标申请人申请注册多件商标,且与他人具有较强显著性的商标构成相同或者近似的;
· 系争商标申请人申请注册多件商标,且与他人字号、企业名称、社会组织及其他机构名称、知名商品的特有名称、包装、装潢等构成相同或者近似的;
· 系争商标申请人申请注册大量商标,且明显缺乏真实使用意图的;
注:系争商标获准注册后,系争商标申请人既无实际使用行为,也无准备使用行为,仅具有出于牟取不正当利益的目的,积极向他人兜售商标、胁迫他人与其进行贸易合作、或者向他人索要高额转让费、许可使用费、侵权赔偿金等行为的,可以判定其明显缺乏真实使用意图。
· 其他可以认定为以不正当手段取得注册的情形。
5.7 异议理由七:侵犯地理标志
5.6.1 适用情形
初审公告商标中有商品的地理标志,而该商品并非来源于该标志所标示的地区,误导公众的,地理标志权利人可以提起异议。
5.6.2 注意事项
从《商标法》第三十三条对异议人主体资格的限定规定来看,依据《商标法》第十六条提起异议的只能是地理标志的在先权利人或者利害关系人。
《商标法》第十六条禁止虚假商品来源并且会误导公众的行为。在适用该条款时,会考虑商品类别以及确定商品来源。地理标志的保护范围应有商品类别限制,不能扩大到所有商品上进行保护。
如果诉争商标指定使用的商品与地理标志产品并非相同商品,而地理标志利害关系人能够证明诉争商标使用在该产品上仍然容易导致相关公众误认为该产品来源于该地区并因此具有特定的质量、信誉或者其他特征的,应予以支持。
如果该地理标志已经注册为集体商标或者证明商标,集体商标或者证明商标的权利人或者利害关系人可选择依据该条或者另行依据商标法第十三条、第三十条等主张权利。
签名和盖章
国内异议人可以委托商标代理机构提交异议申请,也可以直接前往商标局办理异议;国外异议人则必须委托商标代理机构办理异议申请。若异议人为国内自然人,直接提交异议申请的,应当在“异议人章戳(签字)”处签字,同时还应在“异议人名称”一栏的姓名后面填写身份证明文件号码;若异议人为国内企业,直接提交异议申请的,应当在“异议人章戳(签字)”处盖公章。异议人章戳(签字)应与异议人名称一致。
异议人委托商标代理机构提交异议申请的,应当填写代理机构名称,并在“代理机构章戳/代理人签字”处由代理人签字并加盖代理机构章戳。委托代理机构办理异议申请的,“异议人章戳(签字)”处无需异议人盖章或签字,异议人仅须在商标代理委托书上盖章或签字,异议人为国外企业时,在委托书上签字即可。
异议申请所需提交文件
异议申请所需材料包括(按顺序摆放装订):
(1)商标异议申请书(首页);
(2)商标异议申请书(正文);
(3)商标代理委托书(如委托商标代理机构办理,需签章的委托书);
(4)异议人的主体资格证明文件;
(5)被异议商标初步审定公告页复印件;
(6)证据目录及证据材料。 注意,对于以违反商标法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定侵权他人在先权益为由提出异议的,需要提供异议人作为在先权利人或者利害关系人的证明。
上述文件均应当提交一式两份。
被异议人答辩
经过形式审查后,商标局会对符合受理条件的异议申请发出受理通知书,并将商标异议申请书副本送达被异议人,要求被异议人在收到异议答辩通知书以及异议申请书副本之日起三十天内,向商标局提交书面答辩理由和相应证据材料。在提交答辩后可在三个月内补充有关证据材料。
答辩所需材料为:
(1)异议答辩书;
(2)商标代理委托书(如委托商标代理机构办理商标异议答辩)
(3)被异议商标初步审定公告页复印件;
(4)答辩人(即“被异议人”)的主体资格证明文件;
(5)商标局异议通知书原件及商标局寄送异议通知书的信封。
商标异议无证据交换程序,因此上述答辩材料仅需提交一份。
未按期进行异议答辩或者补充证据材料,视为答辩人放弃异议答辩或者补充证据材料,不影响商标局对异议进行审理和裁决。
异议审理及裁定
9.1 审理期限
12个月(特殊情况+6个月)。在异议答辩期限及三个月答辩补充材料期限截止后,商标局会将异议双方当事人提交的全部材料汇总,然后按照程序等待排期裁定。经调查核实异议双方当事人陈述事实和理由以及已有证据材料后,商标局自公告期满之日起十二个月内做出是否准予注册的决定,并书面通知异议人和被异议人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长六个月。
9.2 裁定准予注册
商标局做出准予注册决定的,发给商标注册证,并予公告。异议人不服的,可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条的规定向商评委请求宣告该注册商标无效(请参见“无效宣告”部分)。
9.3 裁定不予注册
商标局做出不予注册决定,被异议人不服的,可以自收到通知之日起十五日内向商评委申请不予注册复审。
商标不予注册复审
商标不予注册复审的申请人必须是原商标异议案件的被异议人,其他人不得申请不予注册复审。商评委审理不服商标局不予注册决定的复审案件,应当通知原异议人参加并提出意见。原异议人的意见对案件审理结果有实质影响的,可以作为评审的依据;原异议人不参加或者不提出意见的,不影响案件的审理。
商标不予注册复审申请文件
商标不予注册复审申请应当准备如下文件(按顺序摆放装订):
(1)商标不予注册复审申请书(首页);
(2)评审材料目录;
(3)商标不予注册复审申请书(正文);
(4)商标评审代理委托书(若委托商标代理机构办理,还应一并签章委托书)
(5)商标不予注册决定原件及商标局寄送商标不予注册决定的信封;
(6)申请人的主体资格证明文件;
(7)证据目录及证据材料。
上述文件均应当提交一式两份。
申请人需要在提出商标不予注册复审申请后补充有关证据材料的,应当在商标不予注册复审申请书中声明,并自提交申请书之日起三个月内提交;期满未提交的,视为放弃补充有关证据材料。但是,在期满后生成或者申请人有其他正当理由未能在期满前提交的证据,在期满后提交的,商评委将证据交原异议人并质证后可以采信。
10.2 不予注册复审答辩与证据交换
经过形式审查后,商评委对符合受理条件的商标不予注册复审申请发出受理通知书,并将商标不予注册复审申请书副本送达原异议人,要求原异议人在收到不予注册复审答辩通知书以及不予注册复审申请书副本之日起三十天内,向商评委提交书面答辩理由和相应证据材料。
不予注册复审答辩所需文件为(按顺序摆放装订):
(1)答辩材料目录;
(2)不予注册复审答辩书;
(3)被异议商标初步审定公告页复印件;
(4)如委托商标代理机构办理复审申请,还应一并提交原异议人签字或者盖章的商标评审代理委托书;
(5)证据目录及证据材料。
(6)商评委不予注册复审通知书原件以及商评委寄送不予注册复审通知书的信封;
(上述文件1-5均应当提交一式两份)
原异议人需要在提出不予注册复审答辩后补充有关证据材料的,应当在答辩书中声明,并自提交答辩书之日起三个月内提交;期满未提交的,视为放弃补充有关证据材料。但是,在期满后生成或者原异议人有其他正当理由未能在期满前提交的证据,在期满后提交的,商评委将证据交申请人并质证后可以采信。
原异议人未按期进行答辩或者不提出意见的,被视为放弃答辩,不影响商评委对不予注册复审案件的审理和裁决。
不予注册复审过程中存在证据交换程序:商评委将原异议人提交的答辩理由和证据材料送达不予注册复审申请人,要求不予注册复审申请人在收到证据交换通知书以及答辩书副本之日起三十天内,向商评委一次性提交书面质证意见和相应证据材料。不予注册复审申请人不提交质证意见和证据,也不影响商评委对案件的审理和裁决。
10.3 不予注册复审审理期限及决定
12个月(特殊情况+6个月)。商评委应当自收到申请之日起十二个月内做出复审决定,并书面通知不予注册复审申请人和原异议人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长六个月。
在复审过程中,所涉及的在先权利的确定必须以人民法院正在审理或者行政机关正在处理的另一案件的结果为依据的,可以中止审查。中止原因消除后,应当恢复审查程序。
商评委做出准予注册决定的,移交商标局发放商标注册证,并予公告。原异议人不服的,可以依照《商标法》第44条、第45条的规定向商评委请求该注册商标无效。不予注册复审申请人对商评委的决定不服的,可以自收到通知之日起30日内向人民法院起诉。人民法院应当通知原异议人作为第三人参加诉讼。
注册商标无效宣告申请
无效宣告类型
商标无效宣告,是指对已注册商标启动的两类无效宣告:
1.1 商标局依职权的无效宣告
注册商标若违反禁止性规定等,商标局可依职权作出的无效宣告。即,对于已经注册的商标,违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效。
1.2 商评委依申请的无效宣告
1.2.1 违反禁止性规定等,商评委依他人(任何人)申请作出的无效宣告
对于已经注册的商标,违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。
1.2.2 损害他人在先权益,商评委依在先权利人或者利害关系人申请作出的无效宣告
对于已经注册的商标,违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。实践中,多数无效宣告申请属于此类。
争议商标
本节所指争议商标是已经注册的商标,包括:
(1)经商标局初步审定、三个月公告期内无人提异议直接准予注册的商标;
(2)对初步审定公告的商标提出异议,由商标局调查核实后做出准予注册决定的商标;
(3)被异议人不服商标局做出的不予注册决定,提出不予注册复审申请,经商评委审理后,做出准予注册复审决定的商标。
注意,根据《商标法实施条例》第二十八条第二款,被异议商标在商标局作出准予注册决定或者不予注册决定前已经刊发注册公告的,撤销该注册公告。经审查异议不成立而准予注册的,在准予注册决定生效后重新公告。因此,对此类商标提起无效宣告的,以此重新公告日期为起算点。
类别、注册号/国际注册号按照《商标公告》上的相应内容填写。类别栏可填写争议指定的一个类别或者多个类别。商标局发文号一栏填写商标局做出的准予注册决定的发文编号,如果没有商标局发文,则不必填写发文号。
补充材料
是否需要提交补充证据材料一栏,选择“是”,则可在提交无效宣告申请书之日起3个月内提交补充证据材料;选择“否”,视为放弃补充有关证据材料。
签字和盖章
国内申请人可以委托商标代理机构提交无效宣告申请,也可以直接前往商标大楼收文大厅办理无效宣告;国外申请人则必须委托商标代理机构办理无效宣告申请。若申请人为国内自然人,直接提交无效宣告申请的,应当在“申请人章戳(签字)”处签字,同时还应在“申请人名称”一栏的姓名后面填写身份证明文件号码;若申请人为国内企业,直接提交无效宣告申请的,应当在“申请人章戳(签字)”处盖公章。申请人章戳(签字)应与申请人名称一致。
申请人委托商标代理机构提交无效宣告申请的,应当填写代理机构名称,并在“代理机构章戳/代理人签字”处由代理人签字并加盖代理机构章戳。委托代理机构办理无效宣告申请的,“申请人章戳(签字)”处无需申请人盖章或签字,申请人仅须在商标评审代理委托书上盖章或签字,申请人为国外企业时,在委托书上签字即可。
无效宣告被申请人
无效宣告被申请人是争议商标的注册人。被申请人名称/地址应当按照商标公告上的商标注册人名称/地址填写。争议商标为共有商标的,被申请人名称/地址应当填写共有商标注册人的代表人名称/地址。
无效宣告评审请求与法律依据
请求商评委宣告争议商标无效的,可以依据的法律条款包括如下几种类型:
(1) 违反禁止性规定:即违反《商标法》第十条“关于商标禁用标志”、第十一条“因不具有显著特征不得注册”、第十二条“关于三维标志不得注册的情形”的规定;
(2) 以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,是指以虚构、隐瞒事实真相或者提交伪造的申请书文件及其他有关证明文件取得商标注册等情况。
(3) 侵犯他人在先权利的,包括:
《商标法》第十三条第二款和第三款“驰名商标保护”
《商标法》第十五条“代理人、代表人或者有特定关系的他人恶意抢注”
《商标法》第十六条第一款“地理标志保护”
《商标法》第三十条“与在先初步审定或者注册商标相同或者近似”
《商标法》第三十一条“与在先申请商标相同或者近似”
《商标法》第三十二条“不得损害在先权利、不得以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标”。
无效宣告程序中所适用的法律依据与异议程序中所适用的法律依据基本相同( )。
无效宣告申请文件
无效宣告申请所需材料包括(按顺序摆放装订):
(1)注册商标无效宣告申请书(首页);
(2)评审材料目录;
(3)注册商标无效宣告申请书(正文);
(4)争议初步审定公告页和注册公告页复印件;
(5)商标代理委托书(如委托商标代理机构办理,需签章的委托书);
(6)申请人的主体资格证明文件;
(7)证据目录及证据材料。
上述文件均应当提交一式两份。
申请人需要在提出商标无效宣告申请后补充有关证据材料的,应当在商标无效宣告申请书中声明,并自提交申请书之日起三个月内提交;期满未提交的,视为放弃补充有关证据材料。但是,在期满后生成或者申请人有其他正当理由未能在期满前提交的证据,在期满后提交的,商评委将证据交被申请人并质证后可以采信。
无效宣告被申请人答辩与证据交换
经过形式审查后,商评委对符合受理条件的无效宣告申请发出受理通知书,并将无效宣告申请书副本送达被申请人,要求被申请人在收到无效宣告答辩通知书以及无效宣告申请书副本之日起三十天内,向商标局提交书面答辩理由和相应证据材料。
答辩所需材料为(按顺序摆放装订):
(1)无效宣告答辩书
(2)答辩材料目录
(3)商标代理委托书(如委托商标代理机构办理商标无效答辩)
(4)争议初步审定公告页和注册公告页复印件;
(5)证据目录及证据材料。
(6)商评委无效宣告通知书原件及商评委寄送无效宣告通知书的信封;
上述文件均应当提交一式两份。
答辩人需要在提出无效宣告答辩后补充有关证据材料的,应当在答辩书中声明,并自提交答辩书之日起三个月内提交;期满未提交的,视为放弃补充有关证据材料。但是,在期满后生成或者答辩人有其他正当理由未能在期满前提交的证据,在期满后提交的,商评委将证据交申请人并质证后可以采信。
答辩人未按期进行答辩或者不提出意见的,被视为放弃答辩,不影响商评委对无效宣告案件的审理和裁决。
无效宣告过程中存在证据交换程序:商评委将答辩人提交的答辩理由和证据材料送达无效宣告申请人,要求无效宣告申请人在收到证据交换通知书以及答辩书副本之日起三十天内,向商评委一次性提交书面质证意见和相应证据材料。无效宣告申请人不提交质证意见和证据,也不影响商评委对案件的审理和裁决。
无效宣告审限
对于依据不同理由提起的无效宣告申请,商评委有不同的审理期限,具体如下:
9.1 对违反禁止性规定注册商标的无效宣告审
9个月。对于违反《商标法》第十条、第十一条、第十二条禁止性规定取得注册的商标,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,任何单位或者个人在任何时候均可以提出无效宣告申请。
商评委收到申请后,应当书面通知有关当事人,并限期提出答辩。商评委应当自收到申请之日起九个月内做出维持注册商标或者宣告注册商标无效的裁定,并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。当事人对商评委的裁定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。人民法院应当通知商标裁定程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。
9.2 对侵犯在先权利注册商标的无效宣告审限
12个月。对于违反《商标法》第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以提出无效宣告申请。对恶意注册的商标,驰名商标所有人不受五年的时间限制。
商评委经过审理核实无效宣告双方当事人提交的材料后,应当自收到申请之日起十二个月内,做出维持注册商标或者宣告注册商标无效的裁定,并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长六个月。
当事人对商评委的裁定不服的,均可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。人民法院应当通知商标裁定程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。
商评委在依照前款规定对无效宣告请求进行审查的过程中,所涉及的在先权利的确定必须以人民法院正在审理或者行政机关正在处理的另一案件的结果为依据的,可以中止审查。中止原因消除后,应当恢复审查程序。
商标局依职权的无效宣告
10.1 商标局依职权的无效宣告依据
除申请人主动向商评委申请无效宣告外,商标局对于违反本法“绝对禁注规定”(包括第十条、第十一条、第十二条),或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的注册商标,可依职权宣告注册商标无效。
10.2 无效宣告复审
对于被商标局依职权根据上述依据宣告无效的商标注册人,若不服商标局无效宣告决定,可以自收到通知之日起十五日内向商评委申请复审。商评委应当自收到申请之日起九个月内做出决定,并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。
当事人对商评委的决定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。
依职权和依申请的无效宣告区别:
| 商标局依职权宣告无效 | 申请人向商评委申请无效宣告 | |
依据 | 违反本法第十条、第十一条、第十二条禁止性规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的 | 违反本法第十条、第十一条、第十二条禁止性规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的 | 违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的 |
启动模式 | 商标局依职权 | 任何人,向商评委申请无效宣告 | 在先权利人和利害关系人,向商评委申请无效宣告 |
启动期限 | / | / | 商标注册日5年内;对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。 |
参与方 | 注册人,商标局 | 申请人,注册人,商评委 | 申请人,注册人,商评委 |
审理期限 | / | 9个月+3个月 | 12个月+6个月 |
复审程序 | 当事人对商标局的无效宣告决定不服的,可以自收到通知之日起15日内向商评委申请复审,复审审理期限:9个月+3个月。 | / | |
诉讼程序 | 当事人对商评委的决定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。 |
无效宣告不具追溯力
被依法宣告无效的注册商标,其注册商标专用权视为自始即不存在。宣告注册商标无效的决定或者裁定,对以下文件不具有追溯力:
(1)宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书;
(2)工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定;
(3)已经履行的商标转让合同;
(4)已经履行的商标使用许可合同不具有追溯力。
但是,应同时注意两点:
· 若因商标注册人的恶意给他人造成的损失,仍应当给予赔偿。
· 若不返还商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费,明显违反公平原则的,应当全部或者部分返还。
被依职权无效宣告商标再申请的“一年过渡期”
根据《商标法》第五十条的规定,注册商标被宣告无效的(这里是指被依职权宣告无效的情形,而不包括依申请被宣告无效的),自宣告无效之日起一年内,商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请,不予核准。
本条的立法目的是:注册商标被宣告无效的,如果不设置一定时间的隔离期限就核准新的相同或近似商标注册,有可能出现原注册人被宣告无效的商品或服务还未退出市场,新商标注册人的商品或服务却已投入市场,市场上出现两家企业生产的带有相同或者近似商标的商品,造成消费者混淆。
因此,商标局在做出审查决定时,在先相同或近似的注册商标被宣告无效,从宣告无效复审期过后起未满一年,应适用第五十条,予以引证。
原注册人重新提出该商标注册申请的,不适用于商标法第50条的规定。
评审中的“一事不再理”
根据《中华人民共和国商标法实施条例》第六十二条的规定,商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的,任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。即,评审案件中的“一事不再理”原则。但是,有如下例外情形:
(1)经不予注册复审程序予以核准注册后向商标评审委员会提起宣告注册商标无效的。
(2)当事人依据在原行政行为之后新发现的证据,或者在原行政程序中因客观原因无法取得或在规定的期限内不能提供的证据,或者新的法律依据提出的评审申请的。
(3)在商标驳回复审程序中,商标评审委员会以申请商标与引证商标不构成使用在同一种或者类似商品上的相同或者近似商标为由准予申请商标初步审定公告后,引证商标所有人或者利害关系人依据该引证商标提出异议,国务院工商行政管理部门商标局予以支持,被异议商标申请人申请不予注册复审的;或者引证商标所有人或者利害关系人在申请商标获准注册后依据该引证商标申请宣告其无效的。
上述条文背后的立法目的是,因为在在先的驳回及驳回复审程序中引证商标所有人并未参与,在被驳回商标予以初步审定公告后,后续可能的不予注册复审或者无效宣告程序中,引证商标权人可以提交证据证明引证商标的使用情况及知名度、诉争商标申请人的恶意抢注等证据,从而影响审查员对于两商标是否近似从而导致混淆误认的认定,因此不属于“相同的事实和理由”,可以再次提出评审申请。
撤销连续三年不使用注册商标申请
撤销连续三年不使用注册商标申请的概念
《商标法》关于“撤销连续三年不使用注册商标”的制度,其立法目的是清除长期未使用的闲置商标,防止商标抢注,鼓励真正善意使用人积极使用商标,使得商标体现其本身的市场经济价值。
根据规定,对于没有正当理由连续三年不使用的注册商标,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。
撤销商品/服务项目
对连续三年停止使用的注册商标可以提出的撤销分为:
(1)全部撤销。如果撤销申请是针对被申请商标的全部核定使用商品提出,商标注册人就被申请商标在部分核定使用商品上的使用进行举证,仅可维持被申请商标在该部分商品和类似商品上的注册;其他非类似商品上的注册不能维持。商标注册人在核定使用商品之外的类似商品上的使用进行举证,不能视为对其注册商标的使用,不能维持该商标注册。
(2)部分撤销。如果撤销申请是针对被申请商标的部分核定使用商品提出,则商标注册人必须针对被申请的商品及其类似商品进行举证,无法举证的将导致被申请商品予以撤销。
注意,如果商标注册人或者被许可使用人提供使用证据证明其在被撤销的一种商品上使用注册商标的,在与该商品相类似的被撤销商品上的注册可予以维持。商标注册人或者被许可使用人提供使用证据证明其在核定使用商品之外的类似商品上使用其注册商标,不能视为对其注册商标的使用,不能维持该商标的注册。
撤销理由
一般情况下,撤销理由相对简单,只需要说明未发现被撤销商标自注册之日起,连续三年内未进行使用。
连续三年未使用的起算时间点
连续三年停止使用注册商标的时间起算,应当自申请人向商标局申请撤销该注册商标之日起,向前推算三年。
但对于以下两种情形,在使用起算点的计算方式上要特别注意:
4.1 曾经经过异议程序的商标
经过异议裁定最终准予注册的商标,仍以其初审公告期届满的次日作为注册日。但在对此类商标提出连续3年未使用撤销申请时,则不能以其注册日作为起算日。按照商标局目前的实际作法,应以对该商标生效裁定或判决日作为起算点。需要注意的是申请撤销2014年5月1日前经异议裁定核准注册的商标,应当自该商标异议裁定公告之日起满3年后向商标局提出申请。
4.2 国际注册商标
申请撤销马德里国际注册商标,应当自该商标国际注册申请的驳回期限届满之日起满3年后向商标局提出申请;驳回期限届满时仍处在驳回复审或者异议程序的,则自行政决定生效之日起满3年后向商标局提出申请。
国际注册商标的注册日期为国际局收到国际注册申请的日期。根据《马德里协定》和《马德里议定书》的规定,国际局在收到商标国际注册申请后,应将申请转通知各指定国进行审查,如果在12个月内(依据《马德里协定》)或18个月内(依据《马德里议定书》)没有作出拒绝保护声明,则视为该商标在该指定国准予保护。
根据商标局的实践作法,对国际注册商标提出连续3年未使用撤销申请时,不能以其国际注册日作为起算点,而是以该商标的国际注册申请被通知给中国商标局后的12个月(依据《马德里协定》)或18个月(依据《马德里议定书》)届满之日作为起算点。但由于商标局没有对收到国际局转交国际注册申请的日期予以明确记录,因此在实践中需要直接向商标局国际注册处核实该转交日期。
提起撤三申请前的调查
按照目前的《商标法》规定以及商标局的工作实践,对申请人没有提交调查证据的强制性规定。但是在撤销连续3年未使用注册商标申请书中,需要对事前的调查情况加以简要陈述。
一般而言,调查内容主要包括:
(1) 系争商标是否在中国进行使用;
(2) 系争商标的实际使用形式与注册是否一致;
(3) 使用系争商标的商品是否与注册核定使用商品一致,是否使用在全部核定使用商品上。
申请人一般可以通过以下途径进行调查:(1) 互联网搜索;(2) 对被申请人当地实际调查;(3)工商查档。
撤销连续三年不使用注册商标申请所需提交文件
撤销连续三年不使用注册商标申请所需材料为(按顺序摆放装订):
(1)撤销连续三年不使用注册商标申请书;
(2)撤销理由说明;
(3)商标代理委托书(如委托商标代理机构办理,需签章的委托书);
(4)申请人的主体资格证明文件;
上述文件均应当提交一份即可。
商标注册人答辩
商标注册人在收到撤销连续三年不使用申请答辩通知之日起2个月内提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料(包括商标注册人使用注册商标的证据材料和商标注册人许可他人使用注册商标的证据材料)或者说明不使用的正当理由;期满未提供使用的证据材料或者证据材料无效并没有正当理由的,由商标局撤销其注册商标。
7.1. 使用证据
商标的使用,是指商标在商业活动中的使用。包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。
商标权人自行使用、他人经许可使用以及其他不违背商标权人意志的使用;此外,实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别,但未改变其显著特征的,可以视为注册商标的使用。
7.1.1 商标使用在指定商品上的具体表现形式有:
(1)采取直接贴附、刻印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品、商品包装、容器、标签等上,或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上;
(2)商标使用在与商品销售有联系的交易文书上,包括使用在商品销售合同、发票、票据、收据、商品进出口检验检疫证明、报关单据等上;
(3)商标使用在广播、电视等媒体上,或者在公开发行的出版物中发布,以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的商品进行的广告宣传;
(4)商标在展览会、博览会上使用,包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品以及其他资料;
(5)其他符合法律规定的商标使用形式。
7.1.2 商标使用在指定服务上的具体表现形式有:
(1)商标直接使用于服务场所,包括使用于服务的介绍手册、服务场所招牌、店堂装饰、工作人员服饰、招贴、菜单、价目表、奖券、办公文具、信笺以及其他与指定服务相关的用品上;
(2)商标使用于和服务有联系的文件资料上,如发票、汇款单据、提供服务协议、维修维护证明等;
(3)商标使用在广播、电视等媒体上,或者在公开发行的出版物中发布,以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的服务进行的广告宣传;
(4)商标在展览会、博览会上使用,包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品及其他资料;
(5)其他符合法律规定的商标使用形式。
注意,商标注册信息的公布或者商标注册人关于对其注册商标享有专用权的声明,不能被视为商标法意义上的商标使用。
7.1.3 商标使用证据材料的要求
(1)能够显示出使用的系争商标标识;
(2)能够显示出系争商标使用在指定使用的商品/服务上;
(3)能够显示出系争商标的使用人,既包括商标注册人自己,也包括商标注册人许可的他人。如许可他人使用的,应当能够证明许可使用关系的存在;
(4)能够显示出系争商标的使用日期,且应当在自撤销申请之日起向前推算三年内;
(5)能够证明系争商标在《商标法》效力所及地域范围内的使用;
7.3 正当理由
未能使用的正当理由包括:
(一)不可抗力;
(二)政府政策性限制;
(三)破产清算;
(四)其他不可归责于商标注册人的正当事由。
商标权人有真实使用商标的意图,并且有实际使用的必要准备,但因其他客观原因尚未实际使用注册商标的,人民法院可以认定其有正当理由。
审理期限
9个月(特殊情况+3个月)。商标局应当自收到撤销连续三年不使用申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。
撤销注册商标复审申请
对商标局撤销或者不予撤销注册商标的决定,当事人不服的,可以自收到通知之日起十五日内向商评委申请复审。商评委应当自收到申请之日起九个月内做出决定,并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。当事人对商评委的决定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。
注意:
在先相同或近似的注册商标因连续三年不使用被最终撤销的,不适用《商标法》第五十条规定的“自商标被撤销一年内,商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请不予核准”的规定,即,因连续三年不使用被最终撤销的商标,对于他人后期任何时间新提出的相同或近似商标申请均不构成阻碍。
商标运用
商标使用许可备案申请
商标使用许可
商标使用许可,是指商标权人或其授权的人将注册商标许可他人使用,被许可使用人支付使用费的行为。
根据注册商标使用许可合同中被许可人使用权的排他性不同,可将商标使用许可分为如下三种:
1.1 独占使用许可
是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,商标注册人依约定不得使用该注册商标。
独占使用被许可人的商标使用权具有与商标注册人的商标专用权同等的法律地位。因此,在发生注册商标专用权被侵害时,独占使用被许可人可以以自己名义,向工商部门投诉或者向人民法院提起诉讼。
1.2 排他使用许可
是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标。排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉,也可以在商标注册人不起诉的情况下,自行提起诉讼。
1.3 普通使用许可
是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,许可他人使用其注册商标,并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标。普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权,可以提起诉讼。
商标许可人及其权利和义务
商标许可人,指注册商标所有人,享有下列权利:
· 依合同的约定收取商标许可费;
· 监督被许可人按照合同约定使用被许可商标;
· 在被许可人严重违反合同的情况下收回商标使用权并追究其相应的法律责任。
此外,商标许可人应当承担下列义务:
· 适时提供真实合法的被许可商标;
· 保证被许可人不受任何商标侵权控告;
· 保护商标专用权;
· 对于独占许可的,许可人自己应当停止使用并且不再许可他人使用;
· 对于排他许可的,许可人不得将被许可商标再许可给他人使用。
商标被许可人及其权利和义务
商标被许可人,指被许可使用注册商标的使用者。商标被许可人享有下列权利:
· 有权在合同约定的时间、地域范围内使用约定的注册商标;
· 对于独占许可的,监督许可人以及其他人不再使用被许可商标;
· 对于排他许可的,监督许可人不再将被许可商标许可他人使用。
· 被许可人的起诉权。
根据《商标法》第六十条规定,因侵犯注册商标专用权行为引起纠纷的,商标注册人或者利害关系人有权利向人民法院起诉,也可以请求工商行政管理部门处理。这里的利害关系人,包括注册商标使用许可合同的被许可人、注册商标财产权利的合法继承人等。在发生注册商标专用权被侵害时,被许可人根据许可类型不同,享有如下不同起诉权:
(1)独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼;
(2)排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉,也可以在商标注册人不起诉的情况下,自行提起诉讼;
(3)普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权,可以提起诉讼。
商标被许可人应当承担的义务:
· 缴纳商标许可使用费;
· 不超越合同约定的范围和限制使用被许可商标;
· 发现商标的侵权行为,被许可人应当及时通知并协助许可人查处商标侵权;
· 根据《商标法》第二十六条第一款的规定,被许可人有保证其使用该注册商标的商品质量的义务;
· 必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。
商标使用许可备案
根据《商标法》规定,许可他人使用其注册商标的,许可人应当在许可合同有效期内向商标局备案并报送备案材料。备案材料应当说明注册商标使用许可人、被许可人、许可期限、许可使用的商品或者服务范围等事项。
在2014年新《商标法》实施以前,“商标使用许可备案”称为“商标使用许可合同备案”,现在删除了“合同”二字,即现在提交商标使用许可备案申请,不再需要提交“商标使用许可合同”。
商标许可使用备案的目的,是通过公示商标许可的信息,包括许可范围及被许可人信息,从而赋予被许可人对抗第三人的效力,同时也有助于被许可人避免因商标注册人随意处分注册商标或重复许可他人使用而带来的损失。
虽然不备案不影响商标使用许可合同本身效力,但若未备案,则不得对抗善意第三人。善意第三人包括:商标受让人;商标继受人;商标质权人;其他被许可人。
(1) 商标受让人。例如,就A公司注册商标,B和A签订商标使用合同后,但未向商标局办理备案手续,之后C与A签订转让商标的协议,向商标局提交了商标转让申请并完成转让。这种情况下,C获得了商标的专用权,B不能以其在先的商标许可对抗C。
(2) 商标移转继受人。例如,就A公司注册商标,B和A签订商标使用合同后,但未向商标局办理备案手续,之后C与A通过拍卖方式并到商标局办理移转手续。这种情况下,C获得了商标的专用权,B不能以其在先的商标许可对抗C。
(3) 商标质权人。例如,就A公司注册商标,B和A签订商标使用合同后,但未向商标局办理备案手续,之后C到商标局办理了商标质押登记手续。这种情况下,C获得了商标的质权,B不能以其在先的商标许可对抗C。
被许可商标注册号
这里被许可的商标必须是注册商标,《商标法》中没有就未注册商标是否可以通过签订使用许可合同,许可他人使用做出规定。此外,一份申请书只能填写一个商标注册号。即,“一标一类一申请”原则,一份备案申请只是一个注册商标的使用许可备案,不能包含多个注册商标。这一点与转让移转申请注册商标申请“一件商标一份转让申请”的规定相同,但与商标专用权质权登记申请可以为多个的注册商标一并质押的规定不同。
此外,一份备案表许可人只能许可一个被许可人使用注册商标。
共有商标许可
被许可商标属于共有商标的,应当在“是否共有商标”选择“是”;非共有商标选择“否”。共有商标报送商标使用许可备案,需由代表人报送,许可人名称/地址填写代表人的名称/地址,其他共有人名称/地址依次填写在备案表附页上(可再加附页)。非共有商标的,不需提交附页。
再许可及许可人原备案号
再许可是指商标注册人通过被许可人许可第三方使用其注册商标。注册商标使用再许可的,应当在“再许可”选择“是”,填写许可人原备案号并报送注册人同意注册商标使用再许可授权书。
许可期限
许可期限不得超过注册商标的有效期限。
许可使用的商品/服务项目(分类填写):
许可使用的商品/服务项目名称应与核定使用的同一种商品/服务项目名称相同,按类别号分段落填写(可再加附页)。
商标使用许可备案所需材料
商标使用许可备案需要提交如下材料:
(1) 商标使用许可备案申请书。 许可人与被许可人签章,其中许可人章戳应与注册申请文件使用的章戳或签字保持一致;许可人为中国企业的,必须加盖公章。
(2) 许可人或被许可人身份证明文件。为个人的,应当附送其个人身份证明(如身份证、护照等)影印件;为企业的,应当提交其营业执照影印件或其他可以证明其依法存续的主体资格证明文件。
(3) 代理委托书。委托代理机构提交备案申请的,应当提交由许可人签署的代理委托书原件。许可人为中国企业的,必须加盖公章。委托书不得涂改,如有涂改,必须由许可人在修改处签字(中方为企业的需盖公章)。
商标使用许可合同
商标注册人许可他人使用其注册商标,必须签订商标使用许可合同。订立商标使用许可合同,应当遵循自愿和诚实信用的原则。虽然,根据新《商标法》,提交商标使用许可备案申请不再需要提交“商标使用许可合同”,但许可备案之前双方签订“商标使用许可合同”是比不可少的环节。许可合同一般应包括如下条款内容:
(1) 许可人和被许可人的名称、地址;其中,许可人的名义和地址应当与商标局记载的被许可商标注册人名义和地址相符。
(2) 授权范围:
a.包括商标使用许可的性质(独占、排他或者普通使用许可);
b.许可使用的商标信息;包括:名称;注册号;类别;注册有效期;许可使用商品。
c.许可使用的商品或服务范围,不得超出被许可商标注册核定使用的商品或服务范围,而且项目应当与注册核定商品或服务名称相同。
d.许可使用的地域范围和许可期间等。许可期间应在被许可商标有效期内。
(3) 为保证商品质量而约定的有关措施,如技术、设备、服务等;
(4) 许可人保证被许可商标持续有效的有关条款,如许可人应当按期续展,不得在合同存续期间注销被许可商标等;
(5) 是否授权再许可;
(6) 合同终止或解除条件;
(7) 商标使用费(许可费)数额及支付方法;
(8) 违约责任;
(9) 法律适用及争议的解决方式;
(10) 合同生效日期;注意:合同的生效不以备案为必要条件。
(11) 合同签约日期;
(12) 许可人、被许可人签字盖章;
(13) 合同应约定的其他条款。
附件一: 商标使用许可合同(示范文本)格式需要调整规范
合同编号:
签订地点:
商标使用许可人(甲方)________
商标使用被许可人(乙方)_______
根据《中华人民共和国商标法》第二十六条和《商标法实施条例》第三十五条规定,甲、乙双方遵循自愿和诚实信用的原则,经协商一致,签订本商标使用许可合同。
一、甲方将已注册的使用在____类____商品上的第____号______商标,许可乙方使用在__类____商品上。
商标标识:
二、许可使用的期限自____年____月____日起至____年__月__日止。合同期满,如需延长使用时间,由甲、乙双方另行续订商标使用许可合同。
三、甲方有权监督乙方使用注册商标的商品质量,乙方应当保证使用该注册商标的商品质量。具体措施为:__________________________________________________________________。
四、乙方必须在使用该注册商标的商品上标明自己的企业名称和商品产地。
五、乙方不得任意改变甲方注册商标的文字、图形或者其组合,并不得超越许可的商品范围使用甲方的注册商标。
六、未经甲方授权,乙方不得以任何形式和理由将甲方注册商标许可第三方使用。
七、注册商标标识的提供方式:
八、许可使用费及支付方式:
九、本合同提前终止时,甲、乙双方应当分别自终止之日起一个月内书面通知商标局及其各自所在地县级工商行政管理机关。
十、违约责任:
十一、纠纷解决方式:
十二、其他事宜:
本合同一式 份,自签订之日起三个月内,由甲、乙双方分别将合同副本交送所在地县级工商行政管理机关存查,并由甲方报送商标局备案。
商标使用许可人(甲方)商标使用被许可人(乙方)
(签章)(签章)
法定代表人法定代表人
地址地址
邮编 邮编
年月日 年 月 日
转让/移转申请/注册商标申请
商标转让和移转
商标权利的取得有两种途径:(1)原始取得,即通过自己申请商标,获得核准注册后从而获得商标权;(2)继受取得,即通过转让或继承等方式获得他人已经申请注册的商标权,此类取得,又分为商标转让和商标移转两种方式。
转让商标,只有履行相关法律手续,经商标局核准转让公告,转让行为才能生效。
1.1 商标转让(合同转让)
商标转让,是最常见的一种转让形式,指商标所有人根据自己的意志,按一定的条件通过签定转让合同的方式,将自己享有的注册商标或商标申请转让给他人。商标的合同转让是转、受让双方的共同意思表示,是一种合同行为,因此,商标转让也可称为合同转让。
通过合同转让的方式转让注册商标的,不能认为签订商标转让合同时即商标权就发生了转移。而是,应当在签订商标转让合同后,履行法律规定的手续,向商标局提交转让申请书,必须经过商标局核准公告后,转让行为才能生效。
注意,注册商标从甲方转给乙方,不属于变更申请,而是需要办理转让申请。变更申请是指,变更注册人自身的名义、地址或者其他注册事项。
1.2 商标移转
注册商标专用权因转让以外的继承等其他事由发生移转的,接受该注册商标专用权的当事人应当凭有关证明文件或者法律文书到商标局办理注册商标专用权移转手续。即,因商标转让以外的继承等其他事由发生的商标权利主体的更替成为商标移转。
商标移转,是以继承、遗产分配和承继等形式取得商标权的一种方式,是指注册商标所有人死亡或终止后,由承继其权利义务的自然人、法人或者其他组织继受其注册商标专用权。主要包括下列情形:
(1) 原商标注册人或申请人死亡后,其继承人继承商标权;
(2) 注册人或申请人因分立、合并或改制等原因消亡后,分立、合并或改制后的企业继承原企业商标的;
(3) 企业破产后由清算小组对其商标进行处置的;
(4) 依据生效的法律文书对注册商标强制执行转让过户的;
(5)其他因转让以外的事由发生注册商标专用权人移转的。
转让人和被转让人名称和地址
转让人名称和地址要与注册申请时的完全一致。注册商标或申请中的商标转让,应当确保转让人的名义和地址与商标局档案记录的注册人或申请人名义和地址一致,所加盖的章戳或签字应当与商标原注册申请书中使用的印章或签字相符。
若商标局对上述证件的真实性、有效性产生怀疑的,可以要求提供有关证明文件或经过公证的复印件,对于在国外形成的文件可以要求提供经公证、认证的原件,对于在港、澳、台地区形成的文件可以要求履行相关证明手续。
被转让人名称和地址,应与提交的身份证明文件(身份证或营业执照副本)上的名称和地址一致。
转让商标
3.1 可转让商标类型
根据《商标法》规定,可转让的商标包括:注册商标和注册申请中的商标。转让商标的状态应符合如下条件:
(1) 注册商标应在注册有效期内。对于处在续展宽展期期间且尚未提交续展申请的商标不能办理转让。因为宽展期是一个权利恢复的期限,在此期间,商标的效力待定,没有处置权。
(2) 注册商标未被注销、撤销。
(3) 注册商标未被人民法院冻结。
(4) 注册商标未在商标局办理过质权登记。
(5) 对于申请中的商标,需要确认该申请的申请流程是否已经结束,下列情形不能转让:
a.全部驳回的决定已经生效;
b.裁定不予注册的异议裁定已经生效。
3.2 “一并转让”原则
转让注册商标的,商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标,或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并转让。
未一并转让的,由商标局通知其限期改正;期满未改正的,视为放弃转让该注册商标的申请,商标局应当书面通知申请人。
注意,一并转让的商标应符合如下条件:
(1)与申请转让的商标属于同一申请人或注册人;
(2)未同时办理转让申请;
(3)虽同时办理了转让申请,但与审查的转让商标不是同一个受让人;
(4)与申请转让的商标相同或近似;
(5)与申请转让的商标的核定使用商品或服务相同或类似;
对于尚未进行实质审查的注册申请,不要求一并转让。对于申请中的商标转让的,如果尚未进入实质审查阶段,不需要将相同或者近似商标一并转让;如果已经进入实质审查阶段,应将相同或近似商标一并转让。
每一件商标(每一注册号)的转让应提交申请书1份,并加盖转让人、受让人印章或签字,由转让人和受让人共同办理有关手续。
商标转让/移转申请文件
4.1 商标转让申请文件
商标转让申请需提供下列文件:
(1) 《转让/移转申请/注册商标申请书》。提交转让申请书需要注意下列问题:
a.转让注册商标的,转让人和受让人应共同向商标局提出申请 ;
b.转让人与受让人应共同签署转让申请书;
c.如果转让人和受让人同为外国企业或个人的,可以在英文转让申请书上盖章或签字,但同时应附送中文转让申请书。
(2) 如委托代理机构提交申请的,还应提供由转让人及受让人签署的代理委托书 ;
(3) 转、受让双方主体资格的加盖公章的有效证明证件复印件:
(4) 申请文件为外文的,还应提供经申请人或代理组织签章确认的中文译本
办理转让商标申请,受让人为自然人的,应注意下列事项:
A.个体工商户可以以其《个体工商户营业执照》登记的字号作为受让人名义提出商标转让申请,也可以以执照上登记的负责人名义提出商标转让申请。以负责人名义提出申请时应提交以下材料的复印件:a.负责人的身份证;b.营业执照。
B.个人合伙可以以其《营业执照》登记的字号或有关主管机关登记文件登记的字号作为受让人名义提出商标转让申请,也可以以全体合伙人的名义共同提出商标转让申请。以全体合伙人的名义共同提出申请时应提交以下材料的复印件:a.合伙人的身份证;b.营业执照;c.合伙协议。
C.农村承包经营户可以以其承包合同签约人的名义提出商标转让申请,申请时应提交以下材料的复印件:a.签约人身份证;b.承包合同。
D.其他依法获准从事经营活动的自然人,可以以其在有关行政主管机关颁发的登记文件中登载的经营者名义提出商标转让申请,申请时应提交以下材料的复印件:
a.经营者的身份证; b.有关行政主管机关颁发的登记文件。
F.办理转让商标申请,受让人为自然人的,商标转让申请的商品和服务范围,应以受让人在营业执照或有关登记文件核准的经营范围为限,或者以其自营的农副产品为限。
G.2013年起,开展商事登记制度改革试点工作的部分省市地区开始试行新版个体工商户营业执照。新版个体工商户营业执照不再记载经营范围信息,而是设置了“重要提示”栏,其中写明商事主体的经营范围由申请书确定,具体信息可登录登记机关指定信息平台查询。含有上述新版个体工商户营业执照复印件的商标转让申请文件,如在商标注册大厅自行办理的,应同时提交经受让人签字或盖章确认真实有效的、从登记机关指定网站下载打印的关于经营范围的证明材料;如通过商标代理组织委托代理,应同时提交经商标代理组织盖章确认真实有效的、从登记机关指定网站下载打印的关于经营范围的证明材料
4.2 商标移转申请文件
4.2.1 转让人已死亡或终止
如果转让人已死亡或终止,无法在转让申请书上盖章或签字,则受让人应分不同情况提供其有权接受该商标的证明文件或者法律文书:
(1) 注册人为自然人的,其死亡后,受让人办理移转手续时应提供其有权继承该商标的法律文书;
(2) 注册人的法人资格因破产、解散、企业注销等原因终止后,在清算过程中需办理移转手续时,由相应的清算组织在转让人章戳处盖章;
(3)注册人因合并、兼并或者改制而发生商标移转的,应提交合并、兼并或者改制文件和登记部门出具的证明。合并、兼并或者改制文件应证明商标权由受让人继受,登记部门应证明原注册人与受让人的关系、原注册人已经不存在的现实状态。
(4)法院判决而发生商标移转的,应提交法院出具的法律文书,法律文书上的被执行人名称和接受该注册商标专用权的企业名称应当与申请书中的转让人名称和受让人名称相符。
上述证明文件或法律文书应为原件或加盖出具文件机关印章的复印件或经公证的复印件,外国人或外国企业提供的证明文件或法律文书应附中文译本,并由翻译单位盖章。
4.2.2 企业注销后相关权利人对商标的转让
在现实的商业活动中商标注册人已经破产或注销但其商标并未及时进行处置的现象较为普遍。在企业注销时清算组织未主动将其商标进行转让;而企业注销后,股东或相关的权利人再想对该商标进行转让时就难以找到相关法律的支持。因为根据法律的规定,企业注销后主体资格即不存在,不能再以企业的名义进行任何的法律行为。对于此种情况,不同性质的企业对其商标的处理方式不同:
(1) 国有或集体企业的商标,企业清算时未对该商标做出处置的,在其后的转让中,转让人需为乡镇企业的主管单位、乡镇政府的企业资产总公司,国有企业的主管单位国有资产局,但要出具相关的权属证明。
(2) 私营企业的商标,企业注销前,未对商标进行处置的,又无法定承继人的,视为放弃该商标,在企业注销后,不能再将该商标进行转让,不具备主体资格的转让合同不成立。
(3) 个体工商户或个人独资企业的商标,在其企业注销后,其负责人在提供相关身份证明及在工商部门开具的出资证明之后,可以办理转让。
4.2.3 商标注册人营业执照吊销后对商标的转让
企业法人在营业执照被吊销后,企业法人资格要在清算完毕后才正式消失。根据《民法通则》第四十条、四十七条规定以及《公司法》第一百九十二条规定,在企业法人营业执照被吊销后,按法定程序要成立清算组。企业可以以自己的名义从事一些除经营以外的活动,债权人可以以该企业法人和清算主体为被告向法院起诉。公司因违法被强制解散时,由有关主管机关组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组,进行清算。在清算过程中需办理商标转让手续时,由相应的清算组织在转让人章戳处盖章。
4.3 共有商标转让文件注意事项
如果申请转让的商标是共有商标,应注意下列事项:
(1)商标由一个人所有转让为多个人共有的,在填写转让申请书时,受让人名称和地址的栏目应当填写代表人的名称和地址,受让人章戳处加盖代表人印章,其他共有人的名称应填写在附页的转让后其他共有人名义列表中,并加盖印章,其他共有人的地址不需填写。
(2)商标由多个人共有转让为一个人所有的,在填写转让申请书时,转让人名称和地址的栏目应填写原代表人的名称和地址,转让人章戳处加盖原代表人印章;受让人名称和地址填写在相应的栏目中,并加盖印章。原其他共有人的名称应填写在附页的转让前其他共有人名义列表中,并加盖印章,原其他共有人的地址不需填写。
(3)因共有商标的共有人发生改变(包括共有人的增加或减少)而申请转让的,在填写申请书时,应将原代表人的名称和地址填写在申请书的转让人名称和地址的栏目中,转让人章戳处加盖原代表人印章,原其他共有人的名称填写在附页的转让前其他共有人名义列表中,并加盖印章;申请书的受让人名称和地址栏目应填写转让后的代表人名称和地址,受让人章戳处加盖转让后的代表人印章,转让后的其他共有人名称应填写在附页的转让后其他共有人名义列表中,并加盖印章。附页列表中不需填写其他共有人的地址。
集体商标、证明商标转让文件注意事项
如果申请转让的商标是集体商标、证明商标,除申请书外,还应提交以下书件:
(1)集体商标转让需提交商标转让合同、集体成员名单、受让主体资格证明文件复印件和商标使用管理规则。
(2)证明商标转让需提交商标转让合同、受让主体资格证明文件复印件、受让人检测能力证明和商标使用管理规则。
(3)地理标志集体商标/证明商标转让需提交商标转让合同、受让资格证明文件复印件、地方政府或主管部门同意该地理标志转让的批复、受让人监督检测能力的证明和商标使用管理规则。
商标转让的审查
5.1 商标转让的受理
转让申请提交后,对符合受理条件的转让申请,商标局给申请人发出《受理通知书》(直接办理的,将按照申请书上填写的地址,以邮寄方式发给申请人;经代理的,发送给代理组织)。不符合受理条件的,不予受理,并向申请人发出《不予受理通知书》(直接办理的,将按照申请书上填写的地址,以邮寄方式发给申请人;经代理的,发送给代理组织)。
如果转让申请需要补正的,商标局给申请人发出补正通知(直接办理的,将按照申请书上填写的地址,以邮寄方式发给申请人;经代理的,发送给代理组织),要求申请人限期补正。申请人未在规定期限内按要求补正的,商标局有权对转让申请视为放弃或不予核准。
5.2 商标转让的审查
转让申请受理后,商标局将对转让申请是否符合法定条件进行审查,审查内容主要包括:
(1)双方民事主体资格;
(2)商标权利的有效性;
(3)相同或近似商标是否一并转让;
(4)对转让可能产生误认,混淆或其他不良影响的审查。
经实质审查,转让申请符合规定的,商标局予以核准。
(1)对于注册商标的转让,商标局会核发转让核准证明,该证明应当与原注册证一并使用;
(2)对于申请中商标的转让,商标局会核发转让核准通知,当商标通过初步审查后,会直接以受让人名义进行公告并颁发注册证明;
(3)对注册商标和已公告商标的转让会另行予以公告,受让人自公告之日起享有商标专用权。受让人在取得商标专用权之后才能提出再次转让申请。转让商标申请权的,受让人在取得核准转让通知书之后才能提出再次转让申请或办理补发注册证手续。
5.3 转让证明的效力
转让申请核准后,直接办理的,商标局将按照申请书上填写的地址,以邮寄方式发给受让人转让证明,经代理的,发送给代理组织。对于注册商标,将该商标的转让事宜刊登公告。证明上的落款日期为公告之日,受让人自该日起享有商标专用权。
转让申请书中的受让人为多个人共有的,商标局的有关通知或证明仅发给代表人。其他共有人需要证明的,应申请补发。
补救措施
(1) 商标权利人发现其商标未经同意被他人申请转让并向商标局提出书面反映的,或者商标局对转让的真实性产生怀疑的,商标局可以向受让人发出补正通知书,要求其书面说明有关情况,必要时可以要求提供经公证的转让协议或经公证的转让人同意转让的声明,或者其他证明文件;
(2) 商标权利人或利害关系人对商标转让存在异议,要求商标局中止审查的,应当提出书面申请,并提供有关司法机关的立案证明或其他证明文件。商标局依据该申请可以中止对转让商标申请的审查程序;
(3) 商标权利人发现其商标未经同意已经被他人转让的,可以向人民法院提起民事诉讼。商标局依据人民法院的裁判对该商标转让作出决定。
商标转让合同
7.1 转让合同条款
基于合同的商标转让申请,商标局并不要求必须出具转让合同。但出于维护受让人权益的考虑,有必要签署商标转让合同。转让合同应当主要包括以下主要条款:
(1) 转让人和受让人的名称、住所、法定代表人;
(2) 被转让注册商标的基本情况,包括:
a.商标图样;
b.名称;
c.申请或注册日期;
d.商标效力;
e.是否进行过许可或存在质权。
(3) 转让费用及支付方式;
(4) 合同生效方式和生效时间;
(5) 违约责任;
(6) 法律适用及争议的解决方式;
(7) 合同签约日期;
(8) 转让人、受让人签字盖章。
7.2 订立商标转让合同的注意事项
订立商标转让合同时应当注意以下事项:
(1) 转让人必须是被转让商标的真正权利人,仅凭载有转让人名称的被转让商标注册证或受理通知书并不足以证明转让人对被转让商标的所有权,需要重新就被转让商标进行查询。
(2) 受让人要注意需转让的商标是否存在被许可、质权等权利瑕疵。
(3) 转让人是否将注册在相同或类似商品上的相同或近似商标一并转让,但是,对于尚未进行实质审查的注册申请,可以不一并转让。
(4) 在签署商标转让合同的同时签署商标转让申请书;如果不能同时签署,则应在商标转让合同中增加转让人相应的义务条款。
(5) 如受让人急于使用被转让商标,可在转让合同中同时加入商标许可条款,即在商标局核准被转让商标的转让申请前,转让人许可受让人使用被转让商标。
(6) 在一份商标转让合同中可以同时转让多个商标,建议采用附表形式列明被转让商标的名称、类别、申请号或注册号。
(7) 转让合同的双方有中国企业的,合同必须加盖该中国企业公章后方能生效。
7.3 特殊商标转让时对受让人资格的要求
集体商标、证明商标等特殊商标转让时对受让人资格有特殊要求。根据《商标法实施条例》第二十五条第三款的规定,对可能产生误认、混淆或其他不良影响的转让注册商标申请,商标局不予核准。基于这一规定,在进行特殊商标转让时需要注意对受让人相关资格的要求:
(1) 在转让集体商标时,受让人应具备相应的主体资格,即同集体商标申请时的申请人一样,应是由平等、独立的商品经营者或者服务的提供者组成的组织,非某个单一的企业或者个体经营者;
(2) 在转让证明商标时,受让人应当符合法律法规规定的检测和监督能力,符合证明商标的主体资格;
(3) 在转让含有地理标志或地名的商标时,如受让人为该地区以外的企业,应确保不会产生误认、混淆。
驰名与著名商标
驰名商标认定申请
驰名商标的概念
驰名商标,是指在中国为相关公众广为知晓并享有极高声誉的商标。驰名商标的认定,应当是有权处理的行政及司法机关,根据当事人认为其被相关公众所熟知的商标的权利受到侵害时,继而申请对其商标予以驰名商标保护的请求,作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行的认定。
驰名商标保护主要法律依据
《商标法》(自2014年5月1日起施行)
《商标法实施条例》(自2014年5月1日起施行)
《商标审查及审理标准》(自2016年12月起施行)
《国家工商行政管理总局驰名商标认定与保护规定》(自2014年8月3日起施行)
《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》(自2009年5月1日起实施)
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(自2017年3月1日起施行)
《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(自2002年10月16日起施行)
可被认定驰名的商标及保护模式
可被认定驰名的商标包括:(1)未注册商标;(2)已注册商标。保护模式不同:
3.1 未注册商标的本领域保护
就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的。
这里的“混淆”包括以下情形:
(1)消费者对商品/服务的来源产生误认,认为标识系争商标的商品/服务系由驰名商标所有人生产或者提供;
(2)使消费者联想到标识系争商标的商品的生产者或者服务的提供者与驰名商标所有人存在某种联系,如投资关系、许可关系或者合作关系。
3.2 已注册商标的跨领域保护
就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的。
这里的“误导”包括以下情形:
(1)足以使相关公众认为系争商标与他人驰名商标具有相当程度的联系,而减弱驰名商标的显著性;
(2)系争商标的注册使用可能贬损驰名商标的市场声誉;
(3)系争商标的注册使用可能不正当利用驰名商标的市场声誉的。
上述混淆、误导的判定不以实际发生混淆、误导为要件,只须判定有无混淆、误导的可能性即可。混淆、误导可能性的判定,应当综合考虑下列各项因素:
(1)系争商标与他人驰名商标的近似程度;
(2)他人驰名商标的独创性;
(3)他人驰名商标的知名程度;
(4)系争商标与他人驰名商标各自使用的商品/服务的关联程度;
(5)其他可能导致混淆、误导的因素。
驰名商标认定的原则
4.1 个案认定
首先,当事人必须在具体的商标案件中,认为系争商标构成对其已为相关公众所熟知商标的复制、摹仿、翻译并且容易导致混淆或者误导公众,致使该驰名商标持有人的利益可能受到损害时才可以提起驰名商标认定;其次,在需要认定驰名商标的案件中,驰名商标的认定结果只对本案有效。曾被认定为驰名商标的,在本案中可以作为驰名商标保护记录予以考虑。
4.2 被动保护——依申请认定
商标局、商标评审委员会可以在具体的商标案件中应当事人的请求就其商标是否驰名进行认定,并在事实认定的基础上作出决定或裁决。当事人未主张驰名商标保护的,商标局、商标评审委员会不予主动认定。
4.3 按需认定
如果系争商标与他人商标区别较大,或者系争商标指定使用的商品/服务与他人商标指定使用的商品/服务相差较 大,系争商标的申请注册不会导致混淆,或者误导公众,致使该驰名 商标注册人的利益可能受到损害的,商标局、商标评审委员会无需对 他人商标是否驰名进行认定。
驰名商标认定的途径及认定机构
驰名商标认定申请均需要通过具体案件向有关机构提起,而不能在无任何案件依托的情况下直接仅提交驰名商标认定申请,这点和著名商标认定有所不同,著名商标申请可以直接准备相关材料向当地工商部门提出申请。
驰名商标认定的机构包括:(1)国家工商行政管理总局商标局;(2)国家工商行政管理总局商评委;(3)法院。具体途径如下:
5.1 国家工商行政管理总局商标局
申请人可通过商标异议或工商行政查处案件向商标局提交驰名商标认定申请:
(1) 通过商标异议案件,提交驰名商标认定申请。在商标异议程序中,当事人认为他人经初步审定并公告的商标违反《商标法》第十三条规定的,可在向商标局提出异议的同时,申请认定驰名商标,提交证明其为驰名商标的有关材料。
(2) 通过工商行政查处案件,提交驰名商标认定申请。涉及驰名商标保护的商标违法案件由市(地、州)级以上工商行政管理部门管辖。当事人请求工商行政管理部门查处商标违法行为,并依照商标法第十三条规定请求驰名商标保护的,可以向违法行为发生地的市(地、州)级以上工商行政管理部门进行投诉,并提出驰名商标保护的书面请求,提交证明其商标构成驰名商标的证据材料。
5.2 国家工商行政管理总局商评委
在商标不予注册复审案件和请求无效宣告案件中,当事人认为他人已注册商标违反《商标法》第十三条规定的,在向商评委提出撤销该注册商标请求时,申请认定驰名商标,提交证明其为驰名商标的有关材料。
5.3 法院
申请人可在如下商标行政诉讼及民事诉讼中提交驰名商标认定申请:
(1) 行政诉讼。在商标不予注册复审及无效宣告案件中,当事人认为他人已注册商标违反《商标法》第十三条规定的,在向北京知识产权法院提出行政诉讼,请求撤销对方商标时,申请认定驰名商标,提交证明其为驰名商标的有关材料。
(2) 民事诉讼。在商标侵权案件中,涉及当事人注册的驰名商标跨类保护、请求停止侵害未注册驰名商标以及不正当竞争民事纠纷等案件中,当事人可以请求法院认定驰名商标,制止他人商标侵权及不正当竞争。
驰名商标认定的考虑因素
驰名商标认定的考虑因素包括两个阶段:(1)是否该商标已具有较高知名度并达到驰名的事实状态;(2)是否给予该商标驰名商标保护。
6.1 认定达到驰名状态事实的考虑因素
驰名商标应当根据当事人的请求,作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。认定驰名商标应当考虑下列事实因素:
(1)相关公众对该商标的知晓程度;
(2)该商标享有的市场声誉;
(3)该商标使用的持续时间;
(4)使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等;
(5)该商标的任何宣传工作的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围;
(6)该商标作为驰名商标受保护的记录;
(7)该商标驰名的其他因素。
6.2 认定给予驰名商标保护的考虑因素
由于认定未注册驰名商标是对其本领域保护,而认定注册驰名商标是对其跨领域的保护,因此两者认定的考虑因素有所区别:
6.2.1 未注册驰名商标保护的考虑因素
当事人依据商标法第十三条第二款主张诉争商标构成对其未注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效的,人民法院应当综合考量如下因素以及因素之间的相互影响,认定是否容易导致混淆:
(1)商标标志的近似程度;
(2)商品的类似程度;
(3)请求保护商标的显著性和知名程度;
(4)相关公众的注意程度;
(5)其他相关因素。
注:商标申请人的主观意图以及实际混淆的证据可以作为判断混淆可能性的参考因素。
6.2.2 注册驰名商标保护的考虑因素
当事人依据商标法第十三条第三款主张诉争商标构成对其已注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效的,人民法院应当综合考虑如下因素,以认定诉争商标的使用是否足以使相关公众认为其与驰名商标具有相当程度的联系,从而误导公众,致使驰名商标注册人的利益可能受到损害:
(1)引证商标的显著性和知名程度;
(2)商标标志是否足够近似;
(3)指定使用的商品情况; 即,引证商标指定商品与争议商标指定商品之间的关联程度。
(4)相关公众的重合程度及注意程度;即,引证商标在使用争议商标商品的相关公众中的知晓程度。
(5)与引证商标近似的标志被其他市场主体合法使用的情况或者其他相关因素。
以上可以看出,相对认定未注册驰名商标而言,认定注册驰名商标的考虑因素更为多面复杂,
除商标是否足够近似外,主要包括:
(1)显著性
驰名商标的显著性和其保护范围成正比,即驰名商标的显著性越强,保护范围越大。驰名商标若是独创臆造的,且经过大量使用已经在市场形成了和其所有人唯一对应的固有关系,其保护范围则强于显著性较低或经过使用具有显著性的驰名商标。比如,“可口可乐”、“耐克”等驰名商标,具有一定显著性,为一般大众广为知晓,其跨类保护范围就相对较广。相反,显著性较低的,如 “泰山”、“长城”在多个领域由多家不同企业拥有的驰名商标,这类非唯一固有对应关系的驰名商标其保护范围就必然受到限制,既要充分考虑其在使用争议商标商品的相关公众的知晓程度,又要考虑两商标商品之间的关联程度。因此,仅能各自保护其知名程度覆盖的关联领域和商品。
此外,《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第13条第(五)项规定的“与引证商标近似的标志被其他市场主体合法使用的情况”也是与引证商标的显著性有关,即,如果引证商标本身固有显著性较弱或者不具有固有显著性,那么其他市场主体有可能合法使用与引证商标近似的标志,且并不会导致市场的混淆和误认,从而不会导致损害引证商标权利人利益。这种情况下,就需慎重考虑给予引证商标在不相同或者不相类似商品上予以排他性驰名商标保护的必要性。
(2)知名度
对较高知名度驰名商标的模仿,将使得公众产生混淆误认的可能性大大增加,因此该驰名商标可能会在更多类别上获得跨类保护。如果知名度仅仅限于本行业,则产生误导的可能性就小,所以该驰名商标所能享受到的跨类保护也就只限定在有限的商品或服务之上。
对于认定知名度的考虑因素可参考上述6.1部分。
(3)指定使用的商品情况——商品关联性;
商品关联性是指,驰名商标指定使用商品与诉争商标指定使用商品在功能、用途、生产部门、消费渠道及消费群体等方面上的关联性,这种关联性越强,相关公众被误导的可能性越高。
(4)“相关公众”的重合程度及注意程度
《驰名商标认定和保护规定》第二条规定:“驰名商标是在中国为相关公众所熟知的商标。相关公众包括与使用商标所标示的某类商品或者服务有关的消费者,生产前述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。”由于驰名认定考量因素主要包括使用、销售和广告宣传情况,因此,“相关公众”可以扩大理解为:包括生产、销售、购买、使用或认知该商标所标识的商品或服务的经营参与者或消费者,同时还应包括该商标宣传及广告的受众。
驰名商标认定中涉及到两类“相关公众”:(1)驰名商标所指定商品服务的相关公众;(2)争议商标所指定商品服务的相关公众。
驰名商标认定,要考虑上述两类“相关公众”的重合程度及注意程度,其立法本意即,重合程度及注意程度越高,就导致“相关公众基于在见到争议商标之前对具有较高知名度的驰名商标的认知,误认为争议商标与驰名商标具有相当程度的联系” 这种影响的范围和可能性就越大,从而导致“驰名商标注册人的利益可能受到损害” 的几率就越大。
如若驰名商标显著性较高且相关公众达到一般公众程度,其保护范围应做扩大化适用,这种情况下,即使驰名商标商品与争议商标商品本身之间的关联程度较低,也不能单独以此为由认为争议商标不会误导公众继而致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害。原因是,若驰名商标显著性较强且已经为一般公众所熟知,争议商标的相关公众因属于其一般公众的一部分,理应熟悉驰名商标。这种情况下,即使两商标指定商品或服务不类似或关联性不强,消费者看到复制摹仿驰名商标的争议商标时,基于对驰名商标的熟悉,仍然会联想到该驰名商标,产生误导和弱化驰名商标显著性继而损害驰名商标所有人权益的可能。(youku优酷驰名商标认定案)
(5)恶意因素(争议商标注册五年以上)
根据《商标法》第45条的规定,复制、摹仿或者翻译他人驰名商标申请注册的,自该商标注册之日起五年内,驰名商标所有人或者利害关系人可请求商标评审委员会宣告该系争商标无效,但对属于恶意注册的,驰名商标所有人请求宣告系争商标无效不受五年的时间限制。
判定系争商标申请人是否具有恶意可考虑下列因素:
a.系争商标申请人与驰名商标所有人曾有贸易往来或者合作关系;
b.系争商标申请人与驰名商标所有人共处相同地域或者双方的商品/服务有相同的销售渠道和地域范围;
c.系争商标申请人与驰名商标所有人曾发生其他纠纷,可知晓该驰名商标;
d.系争商标申请人与驰名商标所有人曾有内部人员往来关系;
e.系争商标申请人注册系争商标后具有以牟取不当利益为目的,利用驰名商标的声誉和影响力进行误导宣传,胁迫驰名商标所有人与其进行贸易合作,向驰名商标所有人或者他人索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等行为;
f.驰名商标具有较强独创性;
g.其他可以认定为恶意的情形。
驰名商标证明证据
以下六组证据,可以作为证明商标驰名的证据材料:
第1组:证明商标注册及使用情况的证据
(1)该商标的最早使用时间和持续使用情况的相关材料;用以证明该商标持续使用的时间和情况的证据材料,按照商业惯例,应当能够显示所使用的商标标识、商品/服务、使用日期和使用人。证明该商标使用持续时间的材料,如该商标使用、注册的历史和范围的材料。该商标为未注册商标的,应当提供证明其使用持续时间不少于五年的材料。该商标为注册商标的,应当提供证明其注册时间不少于三年或者持续使用时间不少于五年的材料。
(2)该商标在中国及其他国家、地区的注册证明;
第2组:证明商标商品或服务产品(至少近三年)生产销售情况的证据
(1)该商标所使用的商品/服务的销售合同、发票、提货单、银行进帐单、进出口凭据等;
(2)该商标所使用的商品/服务的销售区域范围(在多省(自治区、直辖市)销售/经营)、销售网点分布及销售渠道、方式的相关材料;
(3)具有资质的会计师事务所出具的申请人经济指标(产量、产值、销售收入、利润、纳税等)的审计报告或税务机关开具的纳税证明的原件或经公证的复印件。、具有公信力的权威机构公布的涉及该商标所使用的商品/服务的销售额、利税额、产值的统计及市场占有率等;
(4)证明申请人经济指标的企业年度报告或者上市公司的上市年报原件或经公证的复印件。
(5)国家行业主管部门的证明、国家行业主管部门官方公开数据、在民政部登记的全国性行业协会公开或半公开的数据及出具的证明、权威评价机构的评价等能够证明行业排名或市场占有率的材料;
第3组:证明商标商品或服务产品(至少近三年)广告宣传及媒体报道等情况的证据
(1)涉及该商标的广播、电影、电视、报纸、期刊、网络、户外等媒体广告、媒体评论及其他宣传活动材料,包括用以证明该商标宣传的广告费用、形式载体、持续时间、覆盖范围等情况的广告合同、发票、广告载体、广告展现形式和图片等证据。
(2)该商标所使用的商品/服务参加的展览会、博览会的相关材料;
(3)具有资质的会计师事务所出具的、具有公信力的权威机构公布的涉及该商标所使用的商品/服务的广告额统计等;
第4组:证明该商标获奖情况及排名的证据
(1)该商标商品及服务所获荣誉证书、奖杯
(2)证明该商标知名度和认知度的排名统计等
第5组:证明该商标有受保护记录的证据
(1)该商标被认定为驰名商标并给予保护的相关法律文件,以及该商标被侵权或者假冒的情况;
(2)证明该商标曾在中国或者其他国家和地区作为驰名商标受保护的材料。
注意:在审理案件时,涉及已被商标行政主管机关或者司法机关认定的驰名商标的,如果对方当事人对商标驰名的事实不持异议的,可以予以认可。
第6组:证明商标商标驰名的其他证明文件
(1)使用该商标的商品或服务获得国家发明专利的情况以及申请人自主创新的其他情况;
(2)使用该商标的商品或服务的技术作为国家标准、行业标准。
(3)其他可以证明该商标知名度的材料。
注意事项:
(1) 上面所称“三年”、“五年”,是指被提出异议的商标注册申请日期、被提出无效宣告请求的商标注册申请日期之前的三年、五年,以及在查处商标违法案件中提出驰名商标保护请求日期之前的三年、五年。
(2) 对请求认定该商标为驰名商标的,不能满足上述全部条件,但申请人已提交的在案证据能够证明该商标在市场上确实享有较高声誉,足以认定为驰名商标的,也可以认定。
(3) 当事人提交的域外证据材料,应当能够据以证明该商标为中国相关公众所知晓。
(4) 驰名商标的认定,不以该商标在中国注册、申请注册或者该商标所使用的商品/服务在中国实际生产、销售或者提供为前提,该商标所使用的商品/服务的宣传活动,亦为该商标的使用,与之有关的材料可以作为判断该商标是否驰名的证据。
(5) 上述驰名证据,可以应用与认定驰名商标的所有程序中,包括商标局异议案件,商评委不予注册复审及无效宣告案,及商标管理案件。
商标局在异议案件中认定驰名的程序
8.1 在异议案件中申请认定驰名商标的条件
当事人向商标局提出异议,并依照商标法第十三条规定请求驰名商标保护的,可以向商标局提出驰名商标保护的书面请求并提交其商标构成驰名商标的证据材料。
关于待认定驰名的商标申请日/注册日与被异议商标申请日之间的期间,可分为如下三种情形:
(1)待认定驰名的注册商标注册日在被异议申请之前满三年。举例,发现待异议的商标其申请日为2012年1月1日,那么选择待认定驰名的注册商标注册日应为2009年1月1日或更早。
(2)待认定驰名的注册商标最早使用日在被异议申请之前满五年。举例,待异议的商标其申请日为2012年1月1日,按照上述a标准,那么选择待认定驰名的注册商标注册日应为2009年1月1日或更早。但如果待认定驰名的注册商标注册日晚于2009年1月1日,若能提供早于待异议的商标其申请日五年(2007年1月1日)前的持续使用证据,也可以依此注册商标提起。
(3)待认定驰名的未注册商标最早使用日在被异议申请之前满五年。
8.2 准备并提交异议申请材料及证明驰名的证据材料
确定待认定驰名的商标和被异议商标,即可启动异议申请,同时在异议申请书中提出驰名商标认定申请,并提交上述证明驰名的材料。
8.3 后续认定驰名程序
经合议组合议,处务会讨论决定,填写《驰名商标认定申请表》并上报商标局局长办公会研究审定,经驰名商标认定委员会研究复审,国家工商行政管理总局局长办公室会议审核后,商标局异议裁定部门及时作出裁定。
异议案件中认定驰名的程序流程图:
商标局在工商行政查处案件中认定驰名的程序
实践中,通过商标行政查处投诉程序,向工商管理部门提交行政认定驰名商标的程序划分为如下阶段:
(1)案件发生;
(2)收集证据;
(3)准备并递交投诉函及相关文件;
(4)市(地,州)级工商管理部门审核;
(5)省级工商管理部门审核;
(6)工商总局商标局审核;
(7)处理案件。
9.1 案件发生
在发现他人使用自身商标涉嫌商标侵权的行为时,当事人认为他人使用的商标属于《商标法》第十三条规定的情形,请求保护其驰名商标的,可以向案件发生地的市(地,州)以上工商行政管理部门提出认定驰名商标并禁止使用的书面请求,同时抄报其所在地省级工商行政管理部门。
注意,只有在符合《商标法》第十三条规定的情形时,一般情况下是注册商标需要跨领域保护,才可以提起驰名商标认定申请,实践中常见情形是,侵权人将权利人的知名商标使用在与知名商标注册的商品或服务不相同和不相类似的商品或服务上,权利人发现并向工商管理部门投诉,请求查处该侵权行为,并提交认定驰名申请。
一般的商标侵权案件中,商标权利人可要求查扣侵权商品并给予行政处罚,但不能提起驰名商标认定申请。
9.2 收集证据
上述案件发生后,在启动投诉前,需收集和保存证据,必要时可公证相关侵权证据。
9.3 准备并递交投诉函及相关文件
如上所述,当事人可以向案件发生地的市(地,州)以上工商行政管理部门提出认定驰名商标并禁止使用的书面请求,同时抄报其所在地省级工商行政管理部门。
投诉相关文件包括:
(1)查处投诉函;
(2)营业执照复印件:对国外权利人需提交经公证认证的营业执照副本和委托书。
(3)待认定驰名商标的商标注册证复印件;
(4)委托书;通过代理人申请还需提交委托书。
(5)侵权证据。
(6)《驰名商标认定申请表》及相关材料。
未注册商标所有人在相同和类似商品上请求认定驰名的,需提交商标使用在商品上的初步证据。
9.4 市(地,州)级工商管理部门审核
当事人依照本规定第七条规定请求工商行政管理部门查处商标违法行为的,工商行政管理部门应当对投诉材料予以核查,依照《工商行政管理机关行政处罚程序规定》的有关规定决定是否立案。决定立案的,工商行政管理部门应当对当事人提交的驰名商标保护请求及相关证据材料是否符合商标法第十三条、第十四条、实施条例第三条和本规定第九条规定进行初步核实和审查。
经初步核查符合规定的,应当自立案之日起三十日内将驰名商标认定请示、案件材料副本一并报送上级工商行政管理部门。经审查不符合规定的,应当依照《工商行政管理机关行政处罚程序规定》的规定及时作出处理。
9.5 省级工商管理部门审核
省(自治区、直辖市)工商行政管理部门应当对本辖区内市(地、州)级工商行政管理部门报送的驰名商标认定相关材料是否符合商标法第十三条、第十四条、实施条例第三条和本规定第九条规定进行核实和审查。
经核查符合规定的,应当自收到驰名商标认定相关材料之日起三十日内,将驰名商标认定请示、案件材料副本一并报送商标局。经审查不符合规定的,应当将有关材料退回原立案机关,由其依照《工商行政管理机关行政处罚程序规定》的规定及时作出处理。
9.6 工商总局商标局审核
商标局经对省(自治区、直辖市)工商行政管理部门报送的驰名商标认定相关材料进行审查,认定构成驰名商标的,应当向报送请示的省(自治区、直辖市)工商行政管理部门作出批复。
商标局受理通过商标管理案件报送的驰名商标认定所涉部门如下:
(1)综合处
商标局实行收文和办文分开制度,由商标局综合处负责收文,承办处负责材料整理,建立登记薄登记。
(2)承办处
承办处将召开处务会讨论驰名商标案件,形成符合驰名商标条件或不符合驰名商标条件的初步意见,由处长报分管副局长。分管副局长提交商标局局长办公会讨论。
(2) 商标局局长办公会
商标局局长办公会由局长、副局长、巡视员、副巡视员组成,承办处处长列席。
局长办公会就商标局分管副局长提交的意见进行研究审定,认为符合驰名商标条件的提出拟认定的意见;认为不符合驰名商标条件的,退回承办处按有关程序办理。
(3) 驰名商标认定委员会
该机构系商标局与商评委共同组成,其成员包括商标局、商评委的局长、主任、副局长、副主任、巡视员、副巡视员,局长、主任为主任委员。
(4)总局局长办公会
驰名商标认定委员会依法对商标局提交的驰名商标审定意见进行研究复审,并及时将经复审拟认定的驰名商标,报总局局长办公会议核审。根据总局的核审意见,商标局按照公文办理程序作出批复,及时向社会公布认定的驰名商标。
9.7 处理案件
立案的工商行政管理部门应当自商标局作出认定批复后六十日内依法予以处理,并将行政处罚决定书抄报所在省(自治区、直辖市)工商行政管理部门。省(自治区、直辖市)工商行政管理部门应当自收到抄报的行政处罚决定书之日起三十日内将案件处理情况及行政处罚决定书副本报送商标局。
商标管理案件中认定驰名的程序流程图:
商评委在不予注册复审或无效宣告案中认定驰名的程序
10.1 启动驰名认定申请的不予注册复审案或无效宣告案件
待被无效宣告的商标,其申请日需符合如下条件:
(1)在待认定驰名的注册商标注册日之后满三年。举例,待认定驰名的注册商标“AAA”注册日为2009年1月1日;待异议的商标其申请日需在2012年1月1日之后。或
(2)在待认定驰名的注册商标最早使用日之后满五年。举例,待认定驰名的注册商标“AAA”注册日为2009年1月1日,申请日在2006年10月10日,按照a标准,待异议的商标其申请日需在2012年1月1日之后。但根据此b标准,即,待异议的商标其申请日,在待认定驰名的注册商标申请日之后满五年,即,可以在2011年10月10日之后。
(3)在待认定驰名的未注册商标最早使用日之后满五年。
10.2 准备并提交不予注册复审或无效宣告申请材料及证明驰名的证据材料
确定待认定驰名的商标和系争商标,即可启动不予注册复审或无效宣告申请,同时提出驰名商标认定申请,并提交上述证明驰名的材料。
10.3 后续认定驰名程序
(1)案件承办处组成合议组审理。承办处处长担任合议组成员。
(2)合议组认为基本符合驰名商标条件的,应明确对争议商标或被异议商标是否予以撤销或不予核准注册,并由处长签报分管副主任。
(3)分管副主任认为基本符合驰名商标条件的,提交商评委主任办公会讨论。
(4)商评委主任办公会认为基本符合驰名商标条件的,提交商评委委务会讨论。
(5)商评委委务会认为基本符合驰名商标条件的,作出拟认定的已经,并报驰名商标认定委员会研究。
(6)驰名商标认定委员会拟认定的驰名商标,报国家工商总局局长办公会议核审。
(7)国家工商总局局长办公会议核审后,商评委应及时作出裁定。
商标评审案件中认定驰名的程序流程图:
驰名商标的司法认定
11.1 驰名商标认定的管辖法院
涉及对驰名商标保护的民事案件,由省、自治区人民政府所在地市、计划单列市、直辖市区中级人民法院及最高人民法院指定的其他中级人民法院管辖。
北京知识产权法院和上海知识产权法院管辖所在市辖区内设计驰名商标认定的第一审民事案件;广州知识产权法院管辖广东省内的涉及驰名商标认定的第一审民事案件。
11.2 驰名商标司法认定案件类型
在下列民事纠纷案件中,当事人以认定驰名商标作为构成侵犯商标权或者不正当竞争行为的事实根据的,人民法院可以根据案件的具体情况,对所涉商标是否驰名作出认定:
(1) 以违反《商标法》第十三条的规定为由提起的侵犯商标权民事纠纷案件,即针对以下两种情形:
a.在相同类似商品上复制、摹仿、翻译原告未注册驰名商标,容易导致混淆的;
b.在不相同或不类似商品上复制、摹仿、翻译原告已注册驰名商标,误导公众,致使原告的利益可能受到损害的。
(2) 以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由,提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼;
(3) 原告以被告使用的商标侵犯其注册商标专用权为由提起诉讼,被告以原告的注册商标复制、摹仿或者翻译其在先未注册驰名商标为由提出抗辩或提起反诉的。
但在下列民事纠纷案件中,人民法院对于所涉商标是否驰名不予认定:
(1) 被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据的民事纠纷案件;
(2) 被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为因不符合其他法律要件而不成立的民事纠纷案件。
11.3 驰名商标司法认定的审查因素
《驰名商标保护司法解释》第四条确定了人民法院认定驰名商标时的考量因素,应当综合考虑《商标法》第十四条规定的因素,但根据案件具体情况无需考虑该条规定的全部因素即足以认定商标驰名的情形除外。
当事人可以提供下列证据证明商标驰名:
(1) 使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等;
(2) 该商标的持续使用时间;
(3) 该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围;
(4) 该商标曾被作为驰名商标受保护的记录;
(5) 该商标享有的市场声誉;
(6) 证明该商标已属驰名的其他事实。
前款所涉及的商标使用的时间、范围、方式等,包括其核准注册前持续使用的情形。
对于商标使用时间长短、行业排名、市场调查报告、市场价值评估报告、是否曾被认定为著名商标等证据,人民法院应当结合认定商标驰名的其他证据,客观、全面地进行审查。
此外,人民法院应当根据案件具体情况,综合考虑以下因素后作出裁判:
(1)该驰名商标的显著程度;
(2)该驰名商标在使用被诉商标或者企业名称的商品的相关公众中的知晓程度;
(3)使用驰名商标的商品与使用被诉商标或者企业名称的商品之间的关联程度;
(4)其他相关因素。
11.4 驰名商标对抗侵权的注册商标
原告以被告注册的商标违反《商标法》第十三条的规定,复制、摹仿、翻译其在先的未注册或者已注册的驰名商标,构成侵犯商标权为由提起诉讼的,人民法院可以依法判决禁止使用该商标。但被控侵权的注册商标有下列情形的除外:
(1) 已经超过《商标法》第四十五条规定的请求撤销期限的;
(2) 被告提出注册申请时,原告的商标尚不驰名的。
11.5 驰名商标认定不入判决主文和调解书
根据规定,商标驰名认定仅作为案件事实和判决理由,不入判决主文和调解书的规定。
驰名商标的商业禁用
生产、经营者不得将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上,或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。
根据2016年9月9日《国家工商总局商标局关于企业在自建网站上使用驰名商标字样等有关问题的批复》的规定,企业的商标获得驰名商标认定并给予扩大保护是企业全面加强商标创造、运用、管理、保护工作的成果。该认定保护记录是一种客观事实,企业在网站上或其他经营活动中对自己商标获得驰名商标扩大保护的记录做事实性陈述,没有突出使用“驰名商标”字样行为的,不属于《商标法》第十四条第五款所述的违法行为。
但是,如企业在网站上或其他经营活动中,有意淡化驰名商标认定与保护的法律性质,将“驰名商标”字样视为荣誉称号并突出使用,用以宣传企业或推销企业经营的商品或服务,则不属于合理使用的范畴,构成《商标法》第十四条第五款所规定的违法行为。
驰名商标认定的作用
驰名商标是中国商标领域的最高荣誉。商标被认定为驰名商标,意味着企业的服务、产品质量、企业的信誉和形象都获得了消费者的广泛认可,同时商标被认定为驰名商标本身,也会让广大的消费者更进一步提高对企业的认同度,增加企业的知名度,扩大企业的品牌效应。
13.1 无形资产大幅度增值
获得驰名商标认定,可以进一步提升贵司的品牌形象,使企业的无形资产大大增值。实践中,在品牌市值评估中,“是否被官方认定为驰名商标”是评估机构评估品牌市值的关键考量因素之一。此外,驰名商标作为有着巨大潜在价值的无形资产,能在出资或申请贷款时获得对方更多的信任。以驰名商标使用权作为抵押向银行贷款成功的例子也日益增多。
13.2 驰名商标可受到扩大的法律保护
13.2.1 保护范围扩大。即不仅在该商标核准注册的范围内保护获得商标专用权的保护,还可禁止他人在其他有一定关联性的领域擅自使用该商标。这样就能有效防止他人“搭便车”,防止将企业的品牌淡化,同时为企业在时机成熟时采取多元化发展、在多个生产和服务领域广泛使用核心品牌打下坚实的基础。
13.2.2 保护力度加大。在对抗商标恶意抢注、对抗不相同、不类似商品服务商标的影响和在近似商标的认定等方面都将得到更大力度的保护。
《商标法》第十三条第二款明确了对已注册的驰名商标的保护方式:“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。”
认定驰名商标,可提高商标申请的通过率以及商标驳回复审、异议案件、无效宣告等案件的胜诉率。此外,对于恶意注册的同驰名商标相同或近似的商标,权利人可以在任何时间提起无效宣告,不受“非驰名商标所有人提起无效宣告案,需要五年内提起”的限制。
13.2.3 保护领域增加。不仅仅在商标领域进行保护,在企业名称、互联网域名等其他领域,中国驰名商标仍可得到更多的保护,如制止他人将认定的驰名商标作为商号和域名恶意申请和使用。同时,这就会更加突出该商标的显著性,使商标的无形资产大大增值。
(1)驰名商标对抗企业名称。根据《商标法》第五十八条的规定,将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。
根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条第(二)项规定,当事人以商标驰名作为事实根据,可以以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由,提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼。即,若以后发现有企业将驰名商标恶意注册成商号使用的情况,可以基于驰名商标提起商标侵权或不正当竞争诉讼。
(2)驰名商标对抗域名。根据《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第五条第(二)项规定,被告为商业目的将他人驰名商标注册为域名的,人民法院应当认定其具有恶意。
13.3 提升工商查处力度
企业生产的产品如果是在行业有较高知名度、销售量好的品牌,被一些不法分子通过搭便车、仿冒等手段抢占市场份额,将严重侵犯了企业的合法权益及产品用户的合法利益。各地工商行政管理部门的地方保护主义及对普通商标保护范围狭小、薄弱使得仿冒、假冒情况屡禁不绝,甚至日益猖獗。驰名商标是国家工商总局或人民法院给予普通商标跨类别的特殊保护,为各地工商行政管理部门跨类别打击侵犯商标权的行为提供了法律依据和政策支持。如果商标为中国驰名商标将为企业更加有效的开展维权并得到更好的效果提供保障,同时大大节约维权成本。
13.4 为海外商标申请及品牌保护打下基础。驰名商标认定可以在全球领域的商标确权和保护提供了有力官方文件支持。中国驰名商标受《保护工业产权巴黎公约》以及WTO规则中《与贸易有关的知识产权协议》的特殊保护。如果中国驰名商标在以上公约成员境内被抢注或者未经许可使用,该驰名商标所有人可援引以上公约请求当地政府或司法机关予以制止。这种特殊保护,必然能使企业更好地运用驰名商标制度发展国际市场和壮大民族品牌。
13.5 获得更多政府政策支持
目前全国各地各级政府纷纷把所属地区的企业争创驰名商标作为政府工作的重心之一,首都北京对中国驰名商标也采取了大力支持的态度,获得驰名商标的企业将得到其他企业难以企及的更大力度的政府支持。根据中关村科技园区海淀园管理委员会关于驰著名商标的奖励政策,对于获得中国驰名商标(由国家工商总局商标局或国家商评委认定)的海淀区注册企业将一次性给予50万元奖励。
商标维权实务
商标侵权工商查处投诉
商标权工商行政保护法律依据
《商标法》(自2014年5月1日起施行);
《商标法实施条例》(自2014年5月1日起施行);
《行政处罚法》(自1996年10月1日起施行);
《工商行政管理机关行政处罚程序规定》(自2007年10月1日起施行);
《工商行政管理暂行规定》(自1995年12月19日起施行);
《工商行政管理部门查处商标违法案件监控规定》(自1997年8月1日起施行);
《关于行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》(自2001年7月9日起施行);
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(自2004年12月22日起施行)。
商标工商行政保护机构
工商行政管理部门按级别可分为四级:
(1) 国家工商行政管理总局;
(2) 省、直辖市、自治区级工商行政管理局;
(3) 市级(地级市)工商行政管理局;
(4) 县级(包括县级市)工商行政管理局。
对商标违法案件的直接查处,一般由市级和县级工商行政管理局主要负责。国家工商行政管理总局和省级工商行政管理局一般不直接查处具体案件,而是对下级查处工作进行指导、监督和协调。即,对于商标侵权投诉,投诉人可以向有管辖权的市级工商行政管理局或区分局以及县级工商行政管理局申请。
对于一些重大疑难复杂的商标违法案件,下级工商行政管理部门可以报请上一级工商行政部门管辖;对此类案件,省级工商行政管理局也可以直接进行、查处。
商标侵权工商投诉流程
3.1 确认商标侵权行为类型
侵犯注册商标专用权的行为包括以下类型:
(1)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;
(2)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;
(3)销售侵犯注册商标专用权的商品的;
(4)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;
(5)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;
(6) 故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为的
(7)给他人的注册商标专用权造成其他损害的
3.2 投诉主体
对侵犯注册商标专用权的行为,任何人可以向工商行政管理部门投诉或者举报。实践中主要包括:
(1) 商标注册权利人;
(2) 利害关系人,主要是指商标权被许可使用人和商标权利继承人。
商标注册人和利害关系人在投诉时提交的相关投诉材料也有所不同。
另外,外国人或者外国企业在中国办理商标侵权投诉事宜的,应当委托国家认可的具有商标代理资格的组织机构代理。
3.3 投诉前的准备工作
3.3.1 侵权调查
在商标专用权的保护方面,目前在很大程度上还是商标权利人或利害关系人发现侵权行为后向工商行政管理部门投诉请求查处。因此,作为商标权利人的企业应主动调查收集侵权证据,主动投诉。
在投诉前,为保证工商查处的有效性,投诉人有一项很重要的工作就是落实侵权商品的生产窝点和销售侵权商品企业的仓库,以便于之后的工商查处工作。
投诉人在事先的侵权调查中需要注意的是调查获取证据的合法性问题。根据《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》第五十七条、第五十八条所确立的定案证据的排除规则,下列证据不能作为定案依据:
· 严重违反法定程序收集的证据材料;
· 以偷拍、偷录、窃听等手段获取侵害他人合法权益的证据材料;
· 以利诱、欺诈、胁迫、暴力等不正当手段获取的证据材料;
· 以违反法律禁止性规定或侵犯他人合法权益的方法取得的证据。
在工商投诉前和商标专用权行政保护执法中,非正常情况下的秘密取证是必要的,只要没有侵害他人的合法权益,就不属于应排除的非法证据。例如,隐蔽录制某制假窝点生产过程的视听资料,并没有给他人合法权益造成损害,如无其他情况,从实践情况看,法院或是工商行政管理机关一般会对此类证据予以采信。
实践中,投诉人可以自己亲自访问调查,也可以根据实际情况指派专门调查人员完成。
3.3.2 保全证据
对于可能灭失的信息或材料,如网站及带有侵权商标的样品,可以选择公证。以备后起提起民事诉讼之用。
3.3.3 准备投诉材料
(1)投诉人主体资格证明文件。
投诉人是单位的,应当提交投诉人的营业执照副本复印件(国内单位)或者公司注册证明文件复印件(外国单位);投诉人是自然人的,应当提交身份证复印件(国内个人)或者护照复印件(外国个人)。
(2)投诉委托书。
如通过代理人投诉,除了提供投诉人和代理人的主体资格证据文件外,还应提供授权委托书。委托书要明确与商标侵权投诉有关的授权权限。如果涉及证明文件在国外或我国港澳台地区形成的,应该按照《工商行政管理机关行政处罚程序规定》第二十七条的规定,要求提供的文件公证认证或具有按照有关规定办理的证明手续。
(3)商标注册证明文件。
证明文件可以是商标注册证或者商标局签发的注册商标证明。如果提供的是复印件,应有持有人盖章。对上述文件,可以通过中国商标网查询核实。因中国商标网显示的商标信息仅供参考,没有法律效力,如出现商标网登记信息与商标注册证明文件显示信息不符,应以商标注册证明文件为准。在实践操作中,若出现上述不符的情形,商标权利人可以出具商标注册证明文件原件以证明权利状况。
· 商标注册人应当提交商标注册证复印件;
· 利害关系人应当提交商标使用许可合同、在商标局备案的材料及商标注册证复印件;
· 排他使用许可合同的被许可人单独提出申请的,应当提交商标注册人放弃申请的证据材料;
· 注册商标财产权利的继承人应当提交已经继承或者正在继承的证据材料;
· 对于通过马德里国际注册申请在中国获得商标权保护的,还需要出具国家商标局发放的商标注册证明的复印件,而申请该注册证明则一般需要2个多月时间。
营业执照与商标注册证上的企业名称和注册人名称及地址应一致。实践中,许多企业因合并而变更企业名称后没有及时向国家商标局申请变更,从而导致投诉企业的营业执照上的企业名称与商标注册证上的注册人名称不符。这将直接影响企业的投诉,因为他们属于相互独立的企业。
(4)投诉书。
投诉书要载明投诉人、代理人和被投诉人名称、地址、联系方式等基本情况,投诉人需要保护的注册商标对象、被投诉人的侵权事实和证据,确认当事人商标侵权行为的说明,以及投诉请求,即请求查处侵权商品,制止侵权方的侵权行为并依法给与行政处罚。
(5)侵权证据。
投诉书要附上初步收集的侵权证据供工商管理行政部门参考,主要包括:
· 涉嫌侵权的商品实物或照片;
· 储藏地点的现场照片;
· 运输过程的照片或者录像;
· 侵权行为的公证文书等。
3.3.4 向有管辖权的工商局提交投诉
根据《行政处罚法》第二十条的规定,商标侵权行为由违法行为发生地的县级以上工商行政管理机关管辖。违法行为发生地包括:
(1) 违法行为着手地;
(2) 经过地;
(3) 实施地;
(4) 危害结果发生地。
其中,第(3)类“实施地”是行为发生地的核心。商标侵权行为从预备着手到实际实施发生,涉及到商品生产,商标印制,商品包装,商品流通等环节。因此,实施地具体可包括:侵权物品生产地(生产工厂所在地),运输地(货运地),仓储地(仓库所在地),销售地(店铺所在地)。
一般情况下,投诉人可基于侵权调查结果,向发现侵权实施地,如侵权商品工厂所在地,仓库所在地,店铺所在地,的县级或市级工商行政管理局进行投诉。在正式投诉前,建议电话联系当地工商局进行管辖确认,并核实并确定处理投诉的具体部门。
商标侵权工商查处流程
4.1 立案与管辖
工商行政管理机关应当自收到投诉、申诉、举报、其他机关移送、上级机关交办的材料之日起七个工作日内予以核查,并决定是否立案;特殊情况下,可以延长至十五个工作日内决定是否立案。
如果有管辖权的工商行政管理部门确认侵犯注册商标专用权行为的事实存在,需要经过调查取证并给予行政处罚的,除适用简易程序当场即时处罚的以外,应当首先立案。
不予立案的理由包括:
(1) 商标权利不确定;
包括,投诉人对被投诉人的注册商标提出无效宣告,同时又请求工商行政管理机关查处商标侵权行为的,属于商标权利不确定。
(2) 没有明确的投诉对象;
(3) 主要证据不具备;
(4) 代理权限不明确;
(5) 已就有关事实向人民法院起诉;
(6) 违反一案一投的原则;
(7) 侵权事实不成立。
4.2 调查及查处
案件立案后,办案人员应全面、客观并及时地进行调查,收集、调取证据,必要时,可以到侵权现场进行检查。工商行政管理机关进行调查时,有权采取下列调查措施:
(1)询问有关当事人,调查与侵犯他人注册商标专用权有关的情况;
若商标侵权查处案件涉及异议、争议等程序时,工商行政部门可分如下两种情形处理:
A.继续查处
被投诉人使用的商标已经向商标局提出注册申请但尚未获准注册(包括处于异议期)的,工商行政管理机关如认为该商标与投诉人注册商标近似,构成侵权的,有权立案查处。
B.中止查处
a.在查处商标侵权案件过程中,对商标权属存在争议,包括涉案注册商标权属正在商标局、商评委审理或者人民法院诉讼中,案件结果可能影响案件定性的,或者权利人同时向人民法院提起商标侵权诉讼的,工商行政管理部门可以中止案件的查处。中止原因消除后,应当恢复或者终结案件查处程序。
b.被投诉人在被查处过程中以注册不当为由向商评委请求裁定撤销投诉人注册商标的,工商行政管理机关可以中止处理,但被投诉人应当提供相应的经济担保。
(1)查阅、复制当事人与侵权活动有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料;
(2)对当事人涉嫌从事侵犯他人注册商标专用权活动的场所实施现场检查;
(3)检查与侵权活动有关的物品;对有证据证明是侵犯他人注册商标专用权的物品,可以查封或者扣押。
在查处商标侵权案件过程中,对商标权属存在争议或者权利人同时向人民法院提起商标侵权诉讼的,工商行政管理部门可以中止案件的查处。中止原因消除后,应当恢复或者终结案件查处程序。
工商行政管理机关查封、扣押当事人的财物,应当当场清点,开具清单,由当事人和办案人员签名或者盖章,交当事人一份,并当场交付查封、扣押财物通知书。依法先行采取查封、扣押措施的,应当在法律、法规规定的期限内补办查封、扣押手续。
工商行政管理机关在扣留(封存)侵权证据时,会发出《扣留(封存)财务通知书》或《实施行政强制措施通知书》以及对应的所扣物品的《财物清单》。上述《扣留(封存)财务通知书》或《实施行政强制措施通知书》一般会指出,如果对扣留(封存)措施不服,通知接收人可以在收到该通知之日起60日内向采取该措施的执法机关的上级工商行政管理机关申请行政复议,也可以在3个月内向人民法院起诉。
案件调查过程中,工商行政人员应遵守下列程序问题:
(1) 办案人员不得少于两人;
(2) 办案机关对案件进行调查,应当收集书证、物证、证人证言、视听资料、当事人陈述、鉴定结论、勘验笔录和现场笔录等证据;
(3) 询问当事人及证明人应当个别进行;
(4) 询问应当制作笔录;
(5) 询问笔录应当交被询问人核对,由被询问人逐页在笔录上签名或者盖章,办案人员亦应在笔录上签名;被询问人拒绝签名或者盖章的,应当在笔录上注明。
4.3 核审
核审是工商行政管理机关内部实施监督的一种制度,由设在其内部的法制科室承担,主要核审下列内容:
(1) 所办案件是否具有管辖权;
(2) 当事人的基本情况是否清楚;
(3) 案件事实是否清楚;
(4) 证据是否充分;
(5) 定性是否准确;
(6) 适用法律、法规、规章是否准确;
(7) 处罚是否恰当;
(8) 程序是否合法。
4.4 告知及听证
工商行政管理机关负责人对行政处罚建议批准后,由办案机构以办案机关的名义,告知当事人拟作出行政处罚的事实、理由、依据、处罚内容,并告知当事人依法享有陈述、申辩权。
凡拟作出的行政处罚属于听证范围的,应当告知当事人有要求举行听证的权利。行政处罚案件的听证程序,按照国家工商行政管理总局专项规定执行。
听证是指工商管理机关对属于听证范围的行政处罚案件在做出行政处罚决定之前,依法听取听证参加人的陈述、申辩和质证的程序。
听证程序是一般程序中的特殊程序,并非每个案件的必须程序。依据《行政处罚法》第四十二条规定的情形,即行政机关做出责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款的处罚决定的案件,并且,在当事人提出申请的情况下,工商机关才能进行听证。
4.5 行政处理决定
根据《商标法》和《商标法实施条例》的规定,工商行政管理机关经过调查,认为所投诉的行为构成侵犯商标专用权行为的,可以作出相应的处理措施:
(1) 责令立即停止侵权行为;
(2) 没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具;
(3) 收缴并销毁侵权商标标识;
(4) 收缴直接专门用于侵犯商标权的模具、印版和其他作案工具;
(5) 处以罚款。对于违法经营额五万元以上的,可以处违法经营额五倍以下的罚款,没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的,可以处二十五万元以下的罚款。对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的,应当从重处罚。
对于上述违法经营额的计算,工商行政管理部门通常参考下列因素:
(1)侵权商品的销售价格;
(2)未销售侵权商品的标价;
(3)已查清侵权商品实际销售的平均价格;
(4)被侵权商品的市场中间价格;
(5)侵权人因侵权所产生的营业收入;
(6)其他能够合理计算侵权商品价值的因素。
销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,由工商行政管理部门责令停止销售,并将案件情况通报侵权商品提供者所在地工商行政管理部门。“能证明该商品是自己合法取得”的情形包括:
(1)有供货单位合法签章的供货清单和货款收据且经查证属实或者供货单位认可的;
(2)有供销双方签订的进货合同且经查证已真实履行的;
(3)有合法进货发票且发票记载事项与涉案商品对应的;
(4)其他能够证明合法取得涉案商品的情形。
工商行政管理机关作出行政处罚决定,应当制作行政处罚决定书。行政处罚决定书的内容包括:
(1)当事人的姓名或者名称、地址等基本情况;
(2)违反法律、法规或者规章的事实和证据;
(3)行政处罚的内容和依据;
(4)采纳当事人陈述、申辩的情况及理由;
(5)行政处罚的履行方式和期限;
(6)不服行政处罚决定,申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限;
(7)作出行政处罚决定的工商行政管理机关的名称和作出决定的日期。
行政处罚决定书应当加盖作出行政处罚决定的工商行政管理机关的印章。
4.6 处罚决定的执行
工商行政管理机关对当事人作出罚款、没收违法所得处罚的,应当由当事人自收到处罚决定书之日起十五日内,到指定银行缴纳罚没款。有下列情形之一的,可以由办案人员当场收缴罚款:
(1)当场处以二十元以下罚款的;
(2)对公民处以二十元以上五十元以下、对法人或者其他组织处以一千元以下罚款,不当场收缴事后难以执行的;
(3)在边远、水上、交通不便地区以及其他原因,当事人向指定银行缴纳罚款确有困难,经当事人提出的。
办案人员当场收缴罚款的,应当出具省、自治区、直辖市财政部门统一制发的罚款收据。
办案人员当场收缴的罚款,应当自收缴罚款之日起二日内,交至其所在工商行政管理机关,工商行政管理机关应当在二日内将罚款缴付指定银行。
当事人逾期不履行行政处罚决定的,作出行政处罚决定的工商行政管理机关可以采取下列措施:
(1)到期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的百分之三加处罚款;
(2)根据法律规定,将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;
(3)申请人民法院强制执行。
工商查处流程图:
赔偿数额的行政调解
对侵犯商标专用权的赔偿数额的争议,当事人可以选择的解决途径包括:
(1)请求进行处理的工商行政管理部门调解,经调解后,当事人未达成协议或者调解书生效后不履行的,可以向人民法院起诉。
(2)直接向人民法院提起商标侵权诉讼进行索赔。
商标侵权刑事案件移送
已作出行政处罚决定的案件,涉嫌犯罪的,工商行政管理部门应当依相关规定及时移送司法机关。
行政执法机关在依法查处违法行为过程中,发现违法事实涉及的金额、违法事实的情节、违法事实造成的后果等,根据《刑法》关于破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪等罪的规定和最高人民法院、最高人民检察院关于破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪等罪的司法解释以及最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件的追诉标准等规定,涉嫌构成犯罪,依法需要追究刑事责任的,必须依照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》向公安机关移送。
商标侵权展会投诉
展会商标权保护的主要法律依据
《展会知识产权保护办法》(自2006年3月1日起施行);
《北京市展会知识产权保护办法》(自2008年3月1日起施行);
《广州市展会知识产权保护办法》(自2012年6月16日起施行);
《广交会涉嫌侵犯知识产权的投诉及处理办法》(自2007年8月5日起施行)。
展会商标侵权投诉机构
2.1 展会主办方知识产权投诉机构
展会时间在三天以上(含三天),展会管理部门认为有必要的,展会主办方应在展会期间设立知识产权投诉机构,由展会主办方、展会管理部门、专利、商标、版权等知识产权行政管理部门的人员组成。
设立投诉机构的,展会举办地知识产权行政管理部门应当派员进驻,并依法对侵权案件进行处理。未设立投诉机构的,展会举办地知识产权行政管理部门应当加强对展会知识产权保护的指导、监督和有关案件的处理,展会主办方应当将展会举办地的相关知识产权行政管理部门的联系人、联系方式等在展会场馆的显著位置予以公示。
2.2 地方工商局
地方工商行政管理部门受理投诉或者处理请求的,应当通知展会主办方,并及时通知被投诉人或者被请求人。在处理侵犯知识产权的投诉或者请求程序中,地方工商行政管理部门可以根据展会的展期指定被投诉人或者被请求人的答辩期限。被投诉人或者被请求人提交答辩书后,除非有必要作进一步调查,地方工商行政管理部门应当及时作出决定并送交双方当事人。被投诉人或者被请求人逾期未提交答辩书的,不影响地方工商行政管理部门作出决定。
展会结束后,地方工商行政管理部门应当及时将有关处理结果通告展会主办方。展会主办方应当做好展会知识产权保护的统计分析工作,并将有关情况及时报展会管理部门。
就地方工商行政管理机构而言,在展会期间,展会投诉机构需要其协助的,应当积极配合,参与展会知识产权保护工作。地方工商行政管理部门在展会期间的工作可以包括:
(1)接受展会投诉机构移交的关于涉嫌侵犯商标权的投诉,依照商标法律法规的有关规定进行处理;
(2)受理符合商标法第五十七条规定的侵犯商标专用权的投诉;
(3)依职权查处商标违法案件。
有下列情形之一的,地方工商行政管理部门对侵犯商标专用权的投诉或者处理请求不予受理:
(1)投诉人或者请求人已经向人民法院提起商标侵权诉讼的;
(2)商标权已经无效或者被撤销的。
展会前的商标维权准备
3.1 收集展会参展企业信息
权利人可通过展会官方网站或电话咨询,索取参展企业信息,包括参展商展位图、企业名称、预参展商品或服务、展位号,筛选可能涉嫌商标侵权的参展商,重点关注。
3.2 确认展会具体知识产权投诉机构设置及投诉流程
为便于在现场快速提交投诉,建议在会前电话咨询展会主办方是否设置知识产权投诉机构。
(1)若设置知识产权投诉机构,确认投诉机构联系电话和展会所在位置。
(2)若未设置知识产权投诉机构,确认接收投诉的部门及其电话和展会所在位置。
根据广交会和北交会的知识产权保护办法规定,举办时间在三日以上,且具有下列情形之一的展会,工商行政管理的部门应当进驻,接受商标权利人或者利害关系人提出的行政处理请求,对符合立案标准的予以处理:
(1)政府以及政府部门主办的展会;
(2)在国际或者国内具有重大影响的展会;
(3)可能发生知识产权侵权纠纷较多的展会。
(4) 展出面积二万平方米以上的展会;
3.3 确认展会所在地有管辖权的工商行政管理部门
确定展会所在地有管辖权的工商行政管理部门及其联系方式,以便后续进行正式的工商查处投诉。
3.4 投诉材料的预备
权利人在展会时可预先准备如下投诉所需材料,以备在展会期间快速使用,避免当场发现侵权,缺因材料不齐无法提出投诉:
(1)商标权利人身份证明。
(2)商标注册证明文件,并由投诉人签章确认。
(3)委托代理人投诉的,应提交授权委托书。涉外的委托书,需要提供公证认证件。
(4)投诉书。若尚未确定侵权人信息,则可预先起草好格式投诉书,将“侵权人名称”、“侵权人展位号”、“侵权事实”等信息空出,打印多份,已备在现场发现侵权人后,第一时间补充上述信息,完成投诉书。
上述材料的具体要求可参见本章第1节“商标侵权工商查处投诉”3.3.3“准备投诉材料”
4.展会商标侵权投诉流程
4.1 展会中的侵权调查及侵权证据保全
在展会进行中,可以有针对性的对一些可能涉嫌侵权的参展商进行现场调查,若发现有侵权线索,可以对于可能灭失的信息或材料进行公证,如展台及带有侵权商标的宣传册和样品等,以备之后提起工商查处及民事诉讼之用。
4.2 准备投诉材料并进行投诉
如上所述,权利人向投诉机构投诉的,应当提交以下材料:
(1)商标注册证明文件,并由投诉人签章确认;商标权利人身份证明;
(2)涉嫌侵权当事人的基本信息;
(3)涉嫌侵权的理由和证据;
(4)委托代理人投诉的,应提交授权委托书。
4.3 投诉处理
展会知识产权投诉机构在收到符合《展会知识产权保护办法》第八条规定的投诉材料后,应于24小时内将其移交有关知识产权行政管理部门。有关展会知识产权投诉机构对投诉的处理程序。
(1) 主办方或者投诉机构接到投诉后应当及时指派工作人员进行调查处理。
(2) 经过调查初步核实情况,告知被投诉人参展项目涉嫌侵权,要求举证并答辩。在处理侵犯知识产权的投诉或者请求程序中,地方知识产权行政管理部门可以根据展会的展期指定被投诉人或者被请求人的答辩期限。
· 被投诉人在被告知其参展项目涉嫌侵权后,应当及时出示权利证书或者其他证据,证明其拥有对被投诉内容的合法权属,作不侵权的举证,并协助主办方或者主办方设立的投诉机构工作人员对涉嫌侵权物品进行查验。
· 被投诉人不能作出有效举证的,应当按照与主办方的合同约定将涉嫌侵权的物品自行撤展;被投诉人不自行撤展的,主办方或者主办方设立的投诉机构可以作出撤展的决定。
被投诉人或者被请求人提交答辩书后,除非有必要作进一步调查,地方知识产权行政管理部门应当及时作出决定并送交双方当事人。
被投诉人或者被请求人逾期未提交答辩书的,不影响地方知识产权行政管理部门作出决定。
展会期间发生知识产权纠纷的,主办方或者主办方设立的投诉机构应当按照事先的约定,在当事人各方自愿的基础上进行调解。经调解达成一致的,有关各方应当执行;不能达成一致的,知识产权权利人或者利害关系人可以向知识产权行政管理部门投诉,也可以直接向人民法院起诉。
地方工商行政管理部门对下列情形中侵犯商标专用权的投诉或者处理请求不予受理:
(1) 投诉人或者请求人已经向人民法院提起商标侵权诉讼的;
(2) 商标权已经无效或者被撤销的。
国外商标权利人应通过中国的商标代理组织进行投诉,投诉时应当提交授权委托书的公证认证件,并注明是否给予受托人以鉴定商品及商标标识真伪的权利。
展会结束后的跟进措施
展会的时间短暂一般只有几天,侵权案件一般不能在几天之内就全部解决完毕。而且侵权案件包括赔偿、对侵权产品的处理等并不能在展会期间得到的解决。那么展会完毕后还要继续进行维权,继续对侵权企业进行起诉要求赔偿。相对于我国的知识产权人,国外的公司更注重侵权跟踪和展会后采取相应的法律行为。
(1)继续跟进未完结的侵权案件;
(2)要求展会主办单位就展会侵权事实等情况出具证明材料,作为以后维权依据;
(3)就侵权事实向法院提起诉讼并要求赔偿;
(4)涉及申请“展会优先权”的,要求展会主办单位出具相关证明材料。
商标海关备案及海关查扣
商标权海关保护概述
1.1 海关保护的商标权-注册商标专用权
商标权的海关保护,指海关依法禁止侵犯商标权的货物进出口的措施。这里的商标权应当是与进出口货物有关并受中华人民共和国法律、行政法规保护的注册商标专用权。此外,根据《奥林匹克标志保护条例》和《世界世界博览会标志保护条例》的规定,我国海关也应当对奥林匹克标志和世界博览会标志实施保护。
1.2 海关保护商标权的法律依据
《知识产权海关保护条例》(自2018年3月19日起施行);
《知识产权海关保护条例实施办法》(自2009年7月1日起施行);
《海关行政处罚实施条例》(自2004年11月1日起施行);
最高人民法院《关于海关行政处罚案件诉讼管辖问题的解释》(自2002年2月7日起施行)。
商标权海关保护的两种模式
中国海关对知识产权的保护可以划分为“依申请保护”和“依职权保护”两种模式:
2.1 依申请保护
依申请保护,是指商标权利人发现侵权嫌疑货物即将进出口时,向海关提出采取保护措施的申请,由海关对侵权嫌疑货物实施扣留的措施。由于海关对依申请扣留的侵权嫌疑货物不进行调查,商标权利人需要就有关侵权纠纷向人民法院起诉,所以依申请保护也被称作海关对知识产权的“被动保护”模式。
海关依申请保护流程图:
2.2 依职权保护
依职权保护,是指海关在监管过程中发现进出口货物有侵犯在海关总署备案的知识产权的嫌疑时,主动中止货物的通关程序并通知有关商标权利人,并根据商标权利人的申请对侵权嫌疑货物实施扣留的措施。由于海关依职权扣留侵权嫌疑货物属于主动采取制止侵权货物进出口,而且海关还有权对货物的侵权状况进行调查和对有关当事人进行处罚,所以依职权保护也被称作海关对知识产权的 “主动保护”模式。
海关依职权保护流程图:
商标权利人向海关申请采取依职权保护措施前,应当按照《知识产权海关保护条例》第七条的规定,将其知识产权及其他有关情况向海关总署进行备案。
受理知识产权备案申请的部门是:海关总署政策法规司知识产权保护处。
商标权海关备案及其作用
如上所述,商标权利人向海关申请采取依职权保护措施前,应当将其注册商标及其他有关情况向海关总署进行备案。商标权的海关备案主要是更为有效地打击进出口的假冒商品及企业,包括但不限于以下作用:
3.1 备案是海关依职权采取保护措施的前提
实践中,大多数进出口的商标侵权货物,都是海关基于备案商标信息在例行检查中主动查获。根据《知识产权海关保护条例》的规定,商标权利人若事先没有将其注册商标向海关总署备案,海关即便发现侵权货物即将进出境,也无法自己启动主动保护措施,即不能主动扣留侵权货物,也无权对其进行调查处理。
3.2 保证真品迅速通关
备案时,建议同时录入授权生产或进出口的厂商信息,以便海关核实快速放行。否则,可能面临被海关查扣而耽误正常真品的进出口。
3.3 备案有助于海关发现和鉴别侵权货物
海关能否发现侵权货物,主要依赖于海关对有关货物的查验和鉴别。商标权利人备案时,除必须提供商标注册证明材料外,还建议提供带有商标的真品图片、授权制造商信息及侵权嫌疑货物及厂商信息。这些信息,更有助于海关在日常货物监管过程中发现和鉴别侵权嫌疑货物,并主动予以扣留。此外,商标权利人可定期在侵权货物经常进出口的口岸海关对一线关员进行培训,提高其对假冒产品的识别能力。
3.4 备案必不备案缴纳担保金低
商标权利人的经济负担较轻。根据海关总署有关《知识产权海关保护条例》的实施办法规定,在海关依职权保护模式下,商标权利人向海关提供的担保规定:货物价值不足人民币2万元的,提供相当于货物价值的担保;货物价值为人民币2万元至20万元的,提供相当于货物价值50%的担保,但担保金额不得少于人民币2万元;货物价值超过人民币20万元的,提供人民币10万元的担保。最高不超过人民币10万元,同时还可以向海关总署申请总担保。如果商标权利人事先未进行知识产权备案,则不能享受上述待遇,必须提供与其要求扣留的货物等值的担保。
而注册商标事先未在海关备案而要求海关查扣某批货物的,申请人需提供相当于货物价值的担保。
可见,知识产权备案后提供担保的最高限额为10万元,而未备案的,则需提供的担保无此限制,现实中往往高达几十万,甚至几百万、上千万元。这都是企业很难承受的数额。
3.5 备案可威慑潜在的侵权货物进出口企业
商标海关备案后,海关可对进出口商标侵权货物予以没收,并给予进出口企业行政处罚。因此,如果这些进出口商标侵权货物的企业,如果知晓权利人已经进行了商标海关备案,则会考虑其中的法律风险,从而不敢肆无忌惮地进出口商标侵权货物。
商标权海关备案的流程
4.1 注册商标备案申请主体
注册商标权利人可以向海关申请知识产权备案。商标被许可人不能以自己的名义申请知识产权备案,但是可以接受商标注册权利人的委托,以其代理人的身份并以权利人的名义提出申请。非中国大陆地区的商标权利人必须委托境内的自然人、法人或者其他组织(如境外权利人在境内设立的办事机构)向海关总署申请办理。
4.2 注册为系统用户
商标权海关保护备案申请应通过海关总署“知识产权海关保护备案申请系统”提交(网址:http://202.127.48.148/),该系统为于2014年3月1日正式启用。
备案申请人在提交备案申请前,首先要注册为系统用户,系统用户应当以商标权利人的名义进行注册,填写用户信息并提交海关总署审核,审核通过后获取用户授权。成功后系统会以电子邮件通知申请人。
4.3 录入并提交备案申请文件及信息
注册用户登录保护系统后,应按照相关提示在申请新备案窗口内填写申请备案的知识产权和其他相关信息,同时上传有关附件,附件大小不能超过系统限制,文件的格式为pdf格式,图片格式须为JPG或者BMP,有关附件及图片应当清晰完整。有关备案申请信息填写完整后,点击提交即可以成功向海关总署递交申请。
4.3.1 提交的材料及信息
(1) 权利人及商标信息填写
(2) 上传证明文件
1. 身份证明文件。权利人身份证明、权利人身份证明(中文译本)、授权委托书、代理人身份证明文件。
2. 商标权证明文件
a.商标注册证或者商标注册证明
b.商标转让证明
c.商标变更证明
d.商标续展证明
注意:a、b、c项应当扫描成一个pdf文件,d项单独扫描成一个pdf文件。
③ 商标标识图案(必须仅为商标logo,不能为整张商标证。)
海关备案采取“一项权利,一份申请”的原则。根据《知识产权海关保护条例实施办法》第六条的规定,商标权利人应当就其申请备案的每一件注册商标单独提交一份申请书。
4.3.2 可选择提交的文件及信息
(1)“重点监控商品”的录入
为帮助海关在进出口监管中更好地识别假冒侵权货物,2014年新系统新增“重点监控商品”栏目,权利人可以将希望海关重点保护的商品信息图片添加到系统。
(2)“合法使用人信息” 的录入
合法使用人,主要是指商标被许可使用人及其他经合法授权使用备案商标的主体。
4.4 获得审核结果
申请人提交申请后,可随时登录系统查询海关总署审核其申请的情况。海关总署将自收到申请人提交的电子申请之日起30个工作日内做出核准或者驳回申请的决定。海关总署核准或者驳回备案申请,将通过电子邮件通知申请人。
自2015年11月1日(含本日)起向海关总署申请知识产权保护备案的,海关总署暂停收取备案费。
4.5 备案有效期限
知识产权海关备案自海关总署核准备案之日起生效,有效期为10年。自备案生效之日起知识产权的有效期不足10年的,备案的有效期以知识产权的有效期为准。《知识产权海关保护条例》实施前(2004年3月1日起施行)经海关总署核准的备案或者核准续展的备案的有效期仍按原有效期计算。
就商标权而言,根据《商标法》第三十七条规定,注册商标的有效期为10年,自核准注册之日起计算。在商标权10年有效期满后,商标权人可以向商标局申请续展,商标局核准后商标权人继续享有商标专用权,商标权人可以无限次地申请续展,每次续展之后的商标权的保护期仍然为10年。
备案续展
在知识产权海关保护备案有效期届满前6个月内,商标权利人可以通过“知识产权海关保护备案申请系统”向海关总署提交续展证明文件(商标注册续展证明)。海关总署应当自收到全部续展申请文件之日起10个工作日内作出是否准予续展的决定:
(1) 海关总署准予续展备案的,将书面通知商标权利人;
(2) 不予续展的,应当说明理由。
续展备案的有效期自上一届备案有效期届满次日起算,有效期为10年。知识产权的有效期自上一届备案有效期满次日起不足10年的,续展备案的有效期以知识产权的有效期为准。
注意事项:
商标海关备案续展没有宽展期,这一点与商标权不同,考虑到商标局核准续展所需时间的不确定性,建议商标权人尽早对其商标注册进行续展。现行《商标法》第四十条规定,商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续,即可以提前一年内申请商标续展。
国际注册在商标到期后需由国际局通知中国商标局进行续展,实践中国际局通知被中国商标局核准并记录大约需要十个月左右或者更长时间,而国际注册的续展即便核准后也不下发证明,而需要权利人自行重新向中国商标局申请商标注册证明。因此,国际注册商标一旦备案,事实上不存在续展备案的可能性。即,需要重新申请备案。
备案权利人及代理人变更
若备案注册商标权利人名称发生变更,如“北京AA有限公司”经工商局核准变更为“北京AA股份有限公司”,可登录“知识产权海关保护备案申请系统”,点击权利人及代理人情况变更,选择变更权利人注册信息,在申请表单的“用户名称/姓名”处录入“北京AA股份有限公司”,并上传证明文件。证明文件的内容必须包括以下材料:
(1)公司名称变更官方登记机构出具的证明;
(2)新公司登记资料;
(3)已备案知识产权变更材料证明上述材料请制成同一个pdf文件。材料上传完毕后,点击提交即可成功提交,待海关总署审核通过后,有关信息将会变更成功。
备案注销
若因为商标权利人转让或者要求海关不再对其知识产权实施保护,权利人可以向海关总署申请注销,申请注销海关备案的,申请人应当登录保护系统申请注销,并上传注销申请书、填写注销原因。
知识产权在备案有效期届满前不再受法律、行政法规保护或者备案的知识产权发生转让的,原商标权利人应当自备案的知识产权不再受法律、行政法规保护或者转让生效之日起30个工作日内向海关总署提出注销知识产权海关保护备案的申请并随附有关文件。商标权利人在备案有效期内放弃备案的,可以向海关总署申请注销备案。
未依据《知识产权海关保护条例实施办法》第十一条和第十二条第一款规定向海关总署申请注销备案,给他人合法进出口造成严重影响的,海关总署可以主动或者根据有关利害关系人的申请注销有关知识产权的备案。
商标备案后的海关依职权扣留
8.1 海关发现涉嫌商标侵权货物扣留货物
海关对进出口货物实施监管,发现进出口货物涉及在海关总署备案的注册商标且进出口商或者制造商使用有关商标的情况未在海关总署备案的,可以要求收发货人在规定期限内申报货物的商标状况和提交相关证明文件。
收发货人未按照前款规定申报货物商标状况、提交相关证明文件或者海关有理由认为货物涉嫌侵犯在海关总署备案的注册商标的,海关应当中止放行货物。
8.2 海关通知备案商标权利人
海关中止放行货物时,应同时书面通知在海关总署备案商标的商标权利人。
8.3 权利人答复
商标权利人在接到海关书面通知送达之日起3个工作日内,对海关通知的信息进行鉴定,并按照下列规定予以回复:
(1)认为有关货物侵犯其在海关总署备案的商标权并要求海关予以扣留的,向海关提出扣留侵权嫌疑货物的书面申请并按照规定提供担保;
(2)认为有关货物未侵犯其在海关总署备案的商标权或者不要求海关扣留侵权嫌疑货物的,向海关书面说明理由。
经海关同意,商标权利人可以查看有关货物。
8.4 缴纳担保金
向海关提出扣留侵权嫌疑货物的书面申请的, 应当同时(即,接到海关书面通知送达之日起3个工作日内)按照以下规定向海关缴纳担保金:
(1)货物价值不足人民币2万元的,提供相当于货物价值的担保;
(2)货物价值为人民币2万至20万元的,提供相当于货物价值50%的担保,但担保金额不得少于人民币2万元;
(3)货物价值超过人民币20万元的,提供人民币10万元的担保。
为便利包括商标权人在内的商标权利人向海关申请采取知识产权保护措施,海关设立了知识产权海关保护的总担保制度。权利人应当提交书面的总担保申请书,并附相关文件,一般包括:
(1) 已获准在中国大陆境内开展金融业务的银行或者非银行金融机构出具的表明承担连带责任的总担保保函;总担保保函的有效期应为担保人签发之日起至第二年6月30日。
(2) 权利人上一年度向海关申请扣留侵权嫌疑货物的仓储处置费清单。如上一年度仓储处置费等费用不超过20万的,总担保的担保金额为人民币20万。如超过的,则按照实际的情况相应确定20万元以上的适当金额。
自海关总署核准总担保之日起至当年12月31日止,权利人请求海关扣留侵权嫌疑物品的,无需再向海关提供担保,但仍应支付相关的仓储处置费。
8.5 海关扣留或放行
(1)扣留。商标权利人认为有关货物侵犯其在海关总署备案的商标权并要求海关予以扣留的,向海关提出扣留侵权嫌疑货物的书面申请并按照规定提供担保,海关应当扣留侵权嫌疑货物并书面通知商标权利人。
(2)放行。商标权利人未提出申请或者未提供担保的,海关应当放行货物。
8.6 海关扣留后的处理决定
海关扣留嫌疑货物的,应当自扣留之日起30个工作日内,对被扣留的侵权嫌疑货物是否侵犯知识产权进行调查、认定:
(1) 不能认定侵权。不能认定侵权的,应当立即书面通知商标权利人和收发货人,商标权利人可以根据《知识产权海关保护条例》第二十三条的规定向人民法院申请采取责令停止侵权行为或者财产保全的措施。海关自扣留侵权嫌疑货物之日起50个工作日内收到人民法院协助扣押有关货物书面通知的,应当予以协助;未收到人民法院协助扣押通知或者商标权利人要求海关放行有关货物的,海关应当放行货物。
(2)认定侵权。海关作出侵权认定及没收侵权货物决定的,应当将下列已知的情况书面通知商标权利人:
(1)侵权货物的名称和数量;
(2)收发货人名称;
(3)侵权货物申报进出口日期、海关扣留日期和处罚决定生效日期;
(4)侵权货物的启运地和指运地;
(5)海关可以提供的其他与侵权货物有关的情况。
8.7 海关处置侵权货物
海关没收的侵权货物,海关会依照下列规定处置:
(1)有关货物可以直接用于社会公益事业或者商标权利人有收购意愿的,将货物转交给有关公益机构用于社会公益事业或者有偿转让给商标权利人。
(2)有关货物不能按照第A项的规定处置且侵权特征能够消除的,在消除侵权特征后依法拍卖。拍卖货物所得款项上交国库;海关拍卖侵权货物,应当事先征求有关商标权利人的意见。
(3)有关货物不能按照第(1)(2)项规定处置的,应当予以销毁。海关销毁侵权货物,商标权利人应当提供必要的协助。有关公益机构将海关没收的侵权货物用于社会公益事业以及商标权利人接受海关委托销毁侵权货物的,海关应当进行必要的监督。
对于侵犯商标权的侵权货物,同样适用上述规定。
8.8 费用退回
海关协助人民法院扣押侵权嫌疑货物或者放行被扣留货物的,商标权利人应当支付货物在海关扣留期间的仓储、保管和处置等费用。
商标权利人在寻求海关保护的之前,必须对采取该措施可能会产生的花费做好预算。实践中,可能产生的花费主要包括:
(1)海关销毁侵权货物所需要的必要费用;
(2)海关协助执行人民法院扣押侵权嫌疑货物或者放行被扣留货物所需要的有关费用。例如,商标权利人应当支付货物在海关扣留期间的仓储、保管和处置等费用;
(3)海关没收侵权货物情况下的有关费用等。例如,商标权利人应当按照货物在海关扣留后的实际存储时间支付仓储、保管和处置等费用。但海关自没收侵权货物的决定送达收发货人之日起3个月内不能完成货物处置,且非因收发货人申请行政复议、提起行政诉讼或者货物处置方面的其他特殊原因导致的,商标权利人不需支付3个月后的有关费用。
海关按照本办法第三十三条第一款第(二)项的规定拍卖侵权货物的,拍卖费用的支出按照有关规定办理。
商标未备案的海关依申请扣留
商标未在海关总署备案的,若发现侵权嫌疑货物即将进出口的,可以主动提交申请要求海关予以扣留。
9.1 发现侵权嫌疑货物
如果商标权利人发现侵权嫌疑货物即将进出口,可以通过初步调查,获取尽量详细的侵权嫌疑货物的相关信息,以备之后向海关递交准确的扣留申请书,包括但不限于如下:
(1)侵权货物的名称和数量;
(2)收发货人名称;
(3)侵权货物申报进出口日期、申报单号;
(4)侵权货物的启运地和指运地;
9.2 提交扣留申请书
商标权利人请求海关扣留侵权嫌疑货物的,应当提交申请书及相关证明文件,并提供足以证明侵权事实明显存在的证据。申请书应当包括下列主要内容:
(1)商标权利人的名称或者姓名、注册地或者国籍等;
(2)商标权利人身份证明。个人的需要提交身份证件的复印件;公司实体则提交工商营业执照的复印件或者其他注册登记文件的复印件。
(3)商标的名称、内容及其相关信息;
(4)商标注册证的复印件。申请人经核准变更商标注册事项、续展商标注册、转让注册商标或者申请国际注册商标备案的,还应当提交国务院工商行政管理部门商标局出具的有关商标注册的证明。
(5)侵权嫌疑货物收货人和发货人的名称;
(6)侵权嫌疑货物名称、规格等;
(7)侵权嫌疑货物可能进出境的口岸、时间、运输工具等。
9.3 提交侵权证据
商标权利人请求海关扣留侵权嫌疑货物,还应当向海关提交足以证明侵权事实明显存在的证据。商标权利人提交的证据,应当能够证明以下事实:
(1)请求海关扣留的货物即将进出口;
(2)在货物上未经许可使用了侵犯其商标专用权的商标标识。
9.4 提供担保
商标权利人请求海关扣留侵权嫌疑货物,应当在海关规定的期限内向海关提供相当于货物价值的担保。此担保用于赔偿可能因申请不当给收货人、发货人造成的损失,以及支付货物由海关扣留后的仓储、保管和处置等费用;知识产权权利人直接向仓储商支付仓储、保管费用的,从担保中扣除。
9.5 海关扣留
海关扣留侵权嫌疑货物的,应当将货物的名称、数量、价值、收发货人名称、申报进出口日期、海关扣留日期等情况书面通知商标权利人。
经海关同意,商标权利人可以查看海关扣留的货物。
9.6 商标权利人提起诉讼
海关根据申请人扣留侵权嫌疑货物,仅为暂时扣留,之后并无侵权认定和没收的程序。根据规定,海关自扣留侵权嫌疑货物之日起20个工作日内,收到人民法院协助扣押有关货物书面通知的,应当予以协助;未收到人民法院协助扣押通知或者商标权利人要求海关放行有关货物的,海关应当放行货物。
即,商标权利人若收集到确凿证据,决定申请海关扣留侵权嫌疑货物,应尽早向法院提起诉讼,请求法院在上述期限内向海关发出协助扣押有关货物的书面通知。
商标域名注册及争议解决
商标域名保护的法律解决途径
商标权利人认为域名侵犯了自身商标权益,可选择两种途径:一是通过域名争议解决机制进行域名投诉;二是向法院提起域名侵权诉讼。
域名争议解决机制的法律依据
2.1 通过域名争议解决机制处理“.com”等通用顶级域名争议的相关规定
(1) 《统一域名争议解决政策》(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy,简称“UDRP”),1999年10月24日由Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(“ICANN”)批准实施;
(2) 《统一域名争议解决政策之规则》(Archived Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy),1999年10月24日由Internet Corporation for Assigned Names and Numbers,(“ICANN”)批准实施;
(3) 《亚洲域名争议解決中心补充规则》,亚洲域名争议解决中心制定,2002年2月28日生效。
2.2 通过域名争议解决机制处理“.CN”及中文域名争议的相关规定
(1) 《中国互联网络域名管理办法(2004)》;(自2004年12月20日起施行);
(2) 《中国互联网络信息中心域名注册实施细则》(自2012年5月29日起施行);
(3) 中国互联网络信息中心(“CNNIC”)制定的《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》和《中国互联网络信息中心域名争议解决办法程序规则》(自2014年11月21日起施行);
(4) 《中国国际经济贸易仲裁委员会关于〈中国互联网络信息中心域名争议解决办法〉补充规则》(以下简称“《补充规则》”)(自2014年11月21日起施行)。
2.3 域名争议诉讼的法律依据
通过诉讼程序解决域名争议的相关规定包括:
(1) 《商标法》(自2014年5月1日起施行);
(2) 《反不正当竞争法》(自1993年12月1日起施行);
(3) 《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(自2001年7月24日起施行);
(4) 《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(自2002年10月16日起施行)。
域名定义及基本分类
3.1 域名定义
域名,对于企业而言,是其在互联网上展现自身品牌形象及商品或服务的一个网络地址。换句话说,域名已经成为企业通过网络进行品牌展示、营销、宣传的一个平台。在互联网及电子商务时代,企业一般都会将自己的商号或商标注册为域名,如,苹果公司的官方网址是www.apple.com,其对应域名就是apple.com。甚至,有的企业采用较为简短和识别性高的字母域名,如亚马逊的z.cn,京东的jd.com,小米的mi.com,其目的都是为了更为直观地向消费者宣传自身品牌,方便消费者识别、记忆和登录。
目前,并未存在同商标权和著作权等同的独立的“域名权”,对于域名的知识产权保护主要体现为对商号或商标等商业标识在互联网上的延伸保护。但是,域名具有民事利益属性,可以被视为一种为民法和不正当竞争法所保护的法律利益。
域名,具有唯一性的特点,这一点与商标不同,例如,同一个商标标识“AAA”,可以被不同申请人注册于不同类别,但是,域名www.AAA.com仅仅只有一个。因此,在互联网时代,域名的意义某种程度上比商标更为重要。因此,企业应及时或提前注册与自己标识或商标对应的域名,以更好的保护和宣传自身品牌。
3.2 域名基本分类
域名分为国际通用顶级域名(如,.com, .net等)和国家和地区顶级域名(如,.cn,.us)。国际通用顶级域名的管理机构为互联网络名称及数码分配公司(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers,简称“ICANN”),其网站为www.icann.org。国家和地区顶级域名由本国相关机构负责管理,.cn域名由中国互联网络信息中心(China Internet Network Information Center,简称“CNNIC”)是“.CN”和中文域名的注册管理机构。
3.2.1 国际通用顶级域名(generic top-level domains,简称gTLDs)
如互联网用户熟悉的.com、.org、.net之类的互联网域名后缀。 截至2011年6月,全球通用顶级域名只有22个,它们是互联网域名系统结构的组成部分。
通用(generic)
· .info - 供资讯性网站使用,但无限制
· .org - 原供不属于其他通用顶级域类别的组织使用,现无限制
通用限制(generic-restricted)
· .pro - 供部份专业使用
赞助(sponsored)
· .coop - 供联合会 (cooperatives)使用
· .gov - 供美国政府及其属下机构使用
· .jobs - 供求职相关网站使用
· .club - 供行业、公司、团体组织、品牌客户会员忠诚计划俱乐部使用
· .mil - 供美国军事机构使用
· .travel - 供旅行社、航空公司、酒店及旅游协会等机构使用
· .catholic -供天主教机构如教区、教会经营的学校机关或医疗机关使用,由罗马教廷组织罗马教义社会交流委员会(PCCS)管理和决定注册资格。
2011年6月20日,ICANN(国际互联网名称与数字地址分配机构)于第41次新加坡会议上正式通过新顶级域名(New gTLD)批案,新通用顶级域名(New gTLD)《申请人指导手册》最终版在会上正式获得批准通过。即,在上述22个的gTLD以外增加新的通用顶级域名申请,人们所熟悉的品牌名称、行业和各领域标识性词汇(包括英文和中文)都将有可能成为新的域名后缀。如,.bmw, .pizza, .email等。
ICANN修改互联网通用顶级域名的申请规则,将之前严格限制的新通用顶级域名的规则改为凡符合新申请条件的公司、注册机构、组织都可以提交申请,并成为该新通用顶级域名注册局。对企业来说,新通用顶级域名的开放,意味着品牌企业的角色将从被动地注册与保护域名(消费者),跨越至主动地在互联网上建立自己的顶级域名(营运者)。特别是对于一家跨区域经营、拥有丰富产品线、多品牌运作的品牌企业而言,把品牌注册成为通用顶级域名,对于企业的网络营销布局、企业品牌保护、开辟新的产品推广模式都有着极其重要的战略意义。
自2012年1月首轮新通用顶级域名申请项目启动至2012年5月申请窗口关闭,共有来自全球58个国家、1154个机构的1930个新通用顶级域名申请。其中共有58家中国企业和机构申请了94个,来自中国大陆的申请有41个,香港地区的申请有41个,台湾地区的申请有4个,在开曼群岛注册但运营实体在中国的机构的申请数量为8个。
截至2017年2月15日,ICANN已审批通过1216个新的通用顶级域名。其中包括“.dub,.xyz,.lawyer等”。
中国大陆机构申请的新通用顶级域名后缀字符串见表9:
字符串 | 申请机构名称 |
AIGO | 爱国者数码科技有限公司 |
ANQUAN | 奇虎 360 |
BAIDU | 百度 |
CITIC | 中国中信集团有限公司 |
CYOU | 北京畅游天下网络技术有限公司 |
GAME | 北京畅游天下网络技术有限公司 |
ICBC | 中国工商银行股份有限公司 |
LIFE | 厦门三五互联科技股份有限公司 |
REDSTONE | 红珏高级时装有限公司 |
REN | 北京千橡网景科技发展有限公司 |
SHOP | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 |
SHOUJI | 奇虎 360 |
SINA | 新浪 |
SOHU | 搜狐 |
TOP | 江苏邦宁科技有限公司 |
UNICOM | 中国联通 |
腾讯 | |
新浪 | |
XIHUAN | 奇虎 360 |
XIN | Elegant Leader Limited |
YUN | 奇虎 360 |
大众汽车 | 大众汽车(中国)投资有限公司 |
佛山 | 广州誉威信息科技有限公司 |
工行 | 中国工商银行股份有限公司 |
公司 | 中国互联网络信息中心 |
公益 | 政务和公益机构域名注册管理中心 |
广东 | 新华通讯社广东分社 |
广东 | 广州誉威信息科技有限公司 |
广州 | 广州誉威信息科技有限公司 |
联通 | 中国联通 |
深圳 | 广州誉威信息科技有限公司 |
时尚 | RISE VICTORY LIMITED |
手机 | 华瑞网研 |
网络 | 中国互联网络信息中心 |
网站 | RISE VICTORY LIMITED |
微博 | 新浪 |
微博 | 腾讯 |
新闻 | 新华通讯社广东分社 |
信息 | 北京泰尔英福网络科技有限责任公司 |
政务 | 政务和公益机构域名注册管理中心 |
中信 | 中国中信集团有限公司 |
表9
3.2.2 国家和地区顶级域名(country code top-level domains,简称nTLDs)
目前200多个国家都按照ISO3166国家代码分配了顶级域名,例如中国是.cn,美国是.us等;
在中国国家顶级域名“.CN”之下,还设有“类别域名”和“行政区域名”两类英文二级域名。 “类别域名”7个,分别为:
.COM.cn — 适用于工、商、金融等企业;
.NET.cn — 适用于提供互联网络服务的机构;
.ORG.cn — 适用于非营利性的组织,如abc.org.cn。
.AC.cn — 适用于科研机构;
.EDU.cn — 适用于中国的教育机构;
.GOV.cn — 适用于中国的政府机构;
.MIL.cn — 适用于中国的国防机构;
“行政区域名”34个,适用于我国的各省、自治区、直辖市、特别行政区的组织。如aaa.bj.cn。
目前比较常用的cn域名为.cn 和 .com.cn。
域名注册服务机构
4.1 国际通用顶级域名的中国注册服务机构
国内申请人可以选择ICANN授权的任何一家国际通用顶级域名注册商提交申请(截至2014年,全球共1150家)。目前,ICANN授权的国际通用顶级域名的中国注册商共63家。
4.2 CN顶级域名的中国注册服务机构
截至2014年12月31日,我国内地地区经批准从事CN域名注册服务的机构有58家。另外,除直接面向用户提供域名注册服务外,部分域名注册服务机构也通过发展业务。
域名注册
5.1 域名选择与注册时机
对于中国企业而言,其注册什么样的域名,应和其品牌策略及商标申请策略直接对应。因此,要注意如下事项:
(1)将企业自身核心品牌及子品牌或产品品牌作为注册域名的主体。
(2)首先考虑选择通用顶级域名后缀,如“.com”
(3)同时考虑选择中国国家顶级域名后缀,如“.cn”,和“.com.cn”域名。
(4)若企业商品或服务延伸到海外市场,要考虑注册当地国家的域名后缀。
(5)鉴于域名的唯一性特征,建议域名查询和注册应与商标查询和申请同步进行,以提前保护商标对应的域名,防止他人恶意抢注和使用,避免域名争议纠纷。
(6)在未申请商标的情况下,注册并使用独创域名,可能面临被抢注商标的风险。建议申请域名时,同时注册对应商标。
5.2 国际通用顶级域名注册程序
5.2.1 域名查询
如商标申请流程类似,域名注册前要查询其是否可以注册。ICANN官方的通用顶级域名查询网址:http://whois.icann.org/(内有中文版页面)。也可通过授权的注册机构进行查询是否可以注册。
5.2.2 域名注册
若查询到域名可以注册,则可通过授权注册商网站注册账户后,注册域名。
5.3 中国CN域名注册程序
5.3.1 域名查询
CNNIC官方的中国CN顶级域名查询网址:www.cnnic.cn。国内较大的域名注册商万网查询网址www.net.cn。
5.3.2 域名注册
提供域名注册基本信息:
(1)申请主体
根据CNNIC于2012年5月29日起施行的《中国互联网络信息中心域名注册实施细则》第十四条的规定,除本细则另有规定外,任何自然人或者能独立承担民事责任的组织均可在本细则规定的顶级域名下申请注册域名。即,一般情况下,CN域名申请主体分为两类:自然人;能独立承担民事责任的组织。
(2)申请流程
· 选定注册服务商并注册账号
· 选定域名及注册年限
· 提交申请并上传身份证明材料
5.4 域名注册证书
域名注册证可以在注册商网站查询。实践中,有些域名注册服务机构不发放域名注册证书,而仅以电子邮件形式进行通知。实际上,注册人只需要再进行WHOIS查询,就能确认注册是否成功。
6.域名续展及赎回期
注册人需要每年向注册服务机构交纳域名运行管理费用。根据《中国互联网络信息中心域名注册实施细则》的规定,每年域名续费截止日同申请日。根据CNNIC有关规定,对于续费截止日未完成续费的域名,将暂停服务。域名到期后将自动续费一年,费用从注册服务机构预付款账户中扣除。在自动续费后的45日内为自动续费确认期,若注册服务机构删除该域名,CNNIC将已扣除的续费费用返还到注册服务机构的预付款账户中;若在此期间未删除该域名,等效于注册商已经确认自动续费。
自动续费确认期内,WHOIS系统查看到的域名信息,与域名正常续费一年相同。显示的过期时间为续费一年后的日期。如在自动续费确认期内发生续费、转移操作,则域名将脱离自动续费确认期,等效于注册商已经确认自动续费;若注册服务机构删除该域名,自该域名被删除之日起,进入高价赎回期。
域名到期后若注册服务机构预付款的账户余额不足,域名到期后将不自动续费,直接进入高价赎回期。高价赎回期为15日,高价赎回期内,原域名持有者可通过注册服务机构赎回该域名。完成赎回操作,CNNIC将从注册服务机构预付款账户中扣除赎回款。该域名被高价赎回后,有效期将在原域名到期日的基础上增加一年。若高价赎回期内该域名没有被赎回,高价赎回期结束后系统将删除该域名。
域名转让
申请转让域名的,应当向域名注册服务机构提交合法有效的域名转让申请表、转让双方的身份证明材料。
域名注册服务机构收到前款资料后三个工作日内进行审核,审核合格后应予以变更持有者。
域名注销
申请注销域名的,申请者应当向域名注册服务机构提交合法有效的域名注销申请表和身份证明材料。
域名注册服务机构收到前款资料后三个工作日内进行审核,审核合格后应予以注销。
变更域名注册商
域名持有者在下列情况下不得申请变更域名注册服务机构:
(1)该域名注册后不满六十日;
(2)距该域名到期日不满十五日;
(3)该域名处于拖欠注册费用状态中;
(4)该域名持有者的主体身份不清楚或者存在争议;
(5)该域名处于在司法机构、仲裁机构或域名争议解决机构处理期间。
变更前的域名注册服务机构(以下简称转出方)在收到域名持有者提交的有效变更申请材料后,应当在三个工作日内向域名注册信息中的域名注册者联系人电子邮箱发送正确的转移密码,且不得对转移申请向域名持有者收取费用。
如果转出方在收到域名持有者提交的有效变更申请材料后,超过三个工作日未能提供转移密码或提供不正确的转移密码的,中国互联网络信息中心可以直接变更注册服务机构。
域名备案登记
备案机构:工业和信息化部域名备案系统网站:www.miibeian.gov.cn。
备案流程:由接入商负责域名备案。
域名争议解决机制
对于他人抢注的商标对应域名,权利人在警告或协商不能解决纠纷的情况下,可以选择采用快速的域名争议解决机制。域名争议解决机制广泛被采纳,已经成为世界上解决域名纠纷的通用规则。域名争议解决机制是适用于互联网域名争议纠纷的一种新的替代性争议解决方式。
争议解决机制的效力来源于域名注册人与域名注册服务机构签订的域名注册协议,以及域名注册服务机构与域名注册管理机构签订的认证协议。按照域名注册协议的规定,域名申请人应该遵守域名注册管理机构制定的域名争议解决规则;按照认证协议的规定,域名注册服务机构应当执行域名争议解决机构生效的裁决。作为一种强制的合同义务,在域名争议解决机构的裁决生效后,裁决便会得到及时的执行。
对于中国实体或个人而言,域名争议可分为三类:
(1) 国际通用顶级域名争议。如“.com”、“.net”、和“.org”等域名争议;
(2) 中国CN及中文顶级域名争议。如“.cn”、“.com.cn” 和“.中国”中文域名等争议。
(3) 其他国别顶级域名争议。如“.so” 、".co"等域名争议。
11.1 国际通用顶级域名争议解决机制
11.1.1 国际通用顶级域名争议解决的法律依据
(1) 《统一域名争议解决政策》(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy,简称“UDRP”),1999年10月24日由Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(“ICANN”)批准实施;
(2) 《统一域名争议解决政策之规则》(Archived Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy),1999年10月24日由Internet Corporation for Assigned Names and Numbers,(“ICANN”)批准实施;
11.1.2 国际通用顶级域名争议解决机构
国际通用顶级域名,可以根据《统一域名争议解决政策》,选择向ICANN认证的域名争议解决机构提起投诉。目前,得到ICANN认证的域名争议解决机构如下:
(1) 世界知识产权组织(World Intellectual Property Organization,简称“WIPO”);授权于1999年12月1日;
(2)亚洲域名争议解决中心(Asian Domain Name Dispute Resolution Centre,简称“ADNDRC”);授权于2002年2月28日;
(3)国家仲裁论坛(National Arbitration Forum,简称“NAF”);授权于1999年12月23日;
(4) 捷克仲裁法院(Czech Arbitration Court,简称“CAC”);授权于2008年1月23日。
其中,亚洲域名争议解决中心为亚洲第一家国际通用顶级域名争议解决服务提供者。该中心提供争议解决服务的国际通用顶级域名,包括原有的3个顶级域名即“.com”、“.net”和“.org”,以及随后经ICANN批准的顶级域名即“.biz”、“.name”、“.info”、“.pro”、“.coop”、“.aero”、“.museum”、“.job”和“.travel”。亚洲域名争议解决中心包括北京、香港、首尔和吉隆坡四个秘书处,其中北京秘书处设于中国国际经济贸易仲裁委员会,香港秘书处设于香港国际仲裁中心。
对于中国实体或个人而言,一般可选择向世界知识产权组织(WIPO)或亚洲域名争议解决中心(ADNDRC)北京秘书处即中国国际经济贸易仲裁委员会提起投诉。
11.1.3 投诉主张及证明事项
根据的规定,在国际通用顶级域名争议行政程序中,投诉人应当证明下列全部事项,才能赢得域名争议:
(1) 所涉通用顶级域名与投诉人享有权利的商品商标或服务商标相同或者混淆性相似;
(2) 所涉通用顶级域名的注册人(个人或企业)对争议域名并不享有任何权利或合法利益;
(3) 所涉通用顶级域名的注册和使用具有恶意。
上述第(3)个条件,“注册和使用具有恶意”尤为关键,构成恶意的标准包括但不限于如下情形:
(1) 所涉通用顶级域名的注册人(个人或企业)注册或获得该域名的主要目的是为了向拥有相关商品商标或服务商标的投诉人或其竞争对手出售、出租或转让该域名,以获取直接与该域名注册相关费用以外的额外收益;
(2) 所涉通用顶级域名注册人的注册行为本身即表明,其注册该域名的目的是为了阻止商品商标和服务商标的所有人以相应的域名反映其商标;
(3) 所涉通用顶级域名注册人注册域名的主要目的是为了破坏竞争对手的正常业务;
(4) 以使用所涉通用顶级域名的手段,为了商业利益,域名注册人通过制造其网站/网址或者网站/网址上所出售的商品或提供的服务与投诉人商标之间在来源上、赞助上以及附属者或保证者等方面的混淆,故意引诱网络用户访问注册人的网站或其它连机地址。
11.1.4 投诉及审理程序
国际通用顶级域名争议的提起及审理程序具体步骤如下(以向WIPO投诉为例):
http://www.wipo.int/amc/en/domains/
(1)确定投诉申请人
一般情况下,投诉申请人是商标权利人,若争议商标涉及两个主体的商标,则两商标权利人可以作为共同投诉人,提起共同投诉。
(2)确定投诉语言
除非当事人另有约定,或注册协议另有规定,或案件专家组根据行政程序的具体情况另有决定,行政程序使用的语言应是注册协议使用的语言。另外,案件专家组可以要求,对所递交的任何以非争议解决程序语言写成的文件,附带全文或部分章节的非争议解决程序语言翻译文本。
如果投诉人已非注册协议语言进行投诉,投诉人必须至少提供以下所需材料中的一份: A. 投诉人和被投诉人之间已就行政程序应使用投诉语言所达成协议的充分证据; 或者 B. 翻译成英文的投诉书; 或者
C.提交要求以投诉语言作为行政程序语言的请求。该请求应该包括新的理由和证据(即未能在投诉书中提供的),以证明行政程序应该以投诉语言进行。 该请求可基于当事双方之间在提起投诉前进行联系时所用的语言、当事双方的身份、当事双方的国籍和住所和其它任何证据可证明被投诉人熟悉投诉人所要求的语言等因素提出。如果投诉人已在投诉书中写明该请求,投诉人须确认其无任何新的材料提交。 但请注意,如果投诉人决定选择第3种办法,不排除WIPO仲裁与调解中心或行政专家组自行或根据被投诉人可能作出的回应,要求以注册协议的语言进行行政程序,并要求将程序中凡未使用该语言的文件均译成英文的可能性。
(3) 投诉人向WIPO提交投诉
投诉均采用电子提交,提交方式可以分为如下两种:
(1)下载填写格式投诉书文本(word)及附件,发电子邮件至domain.disputes@wipo.int。
(2)通过WIPO在线投诉系统eUDRP在线完成投诉书,在线提交。
投诉链接:http://www.wipo.int/amc/en/domains/complainant/
注意投诉的形式要求:投诉书事实和理由部分字数不得超过5000字;附件大小不得超过50M。
(4) 缴纳费用
争议域名数量 | 专家费用 | 中心管理费 | 全部费用 | ||
| 一人专家 | 三人专家 |
| 一人专家 | 三人专家 |
1至2个域名 | 500 | 首席专家:1,000 | 500 | 1,000 | 2,500 |
|
| 合作专家:500/人 |
|
|
|
3至5个域名 | 600 | 首席专家:1,200 | 600 | 1,200 | 3,000 |
|
| 合作专家:600/人 |
|
|
|
6至9个域名 | 800 | 首席专家:1,400 | 800 | 1,600 | 3,600 |
|
| 合作专家:700/人 |
|
|
|
10个域名以上 | 1,500 | 首席专家:2,500 | 1,500 | 3,000 | 7,000 |
|
| 合作专家:1,500/人 |
|
|
|
(5)WIPO向投诉人发送受理通知及案号。
(6)WIPO向所涉通用顶级域名注册/持有人发出投诉通知,并转去投诉书副本。
(7) 域名注册人提交答辩书。
(8) 确定行政专家组
(9) 专家组裁决。如无特殊情形,专家组应于指定专家组之日起14个日历日内就所涉通用顶级域名争议作出裁决,并将裁决书提交WIPO。
(10) 裁决的公布
在收到专家组作出的裁决书后,域名争议解决中心相关秘书处应于3个日历日内,将裁决书发送所涉通用顶级域名争议的各方当事人和该通用顶级域名的注册商。
(11) 裁决的抗辩与执行
根据《统一域名争议解决政策》启动的行政程序并不排除投诉人或域名持有人在行政程序开始前或结束后向有管辖权的法院起诉的权利。
另外,如果专家组裁定将某一域名注销或转移,该域名的注册商在得到裁决通知后,应等待10个工作日。如果该域名注册商在10个工作日内,没有收到域名持有人(被投诉人)提交的证明其已经在相应司法管辖区内针对投诉人提起司法诉讼的正式文件(例如起诉状副本),则域名注册机构将执行裁决。
如果该域名注册商在上述10个工作日内收到了上述正式文件,域名注册商将不执行专家组取消或转移域名的裁决,在收到下述文件之一前,也不采取任何进一步的行动:
• 证明双方已达成和解的充分证据;
• 被投诉人(域名持有人)的诉讼已被驳回或撤销的充分证据;
• 法院驳回域名持有人(被投诉人)的诉讼请求或法院判决域名持有人(被投诉人)没有权利继续使用域名的裁定书的副本。
WIPO域名争议流程图:
从投诉书提交给域名争议解决中心之日起,至当事人各方及相关注册机构收到专家组作出的裁决之日止,行政程序所需时间一般为60天左右。
11.2 中国CN及中文域名争议解决机制
11.2.1 中国CN及中文域名争议解决的法律依据
中国的“.CN”域名和中文域名争议解决机制与国际通用顶级域名争议解决机制相似,适用的规则有:
(1)中国互联网络信息中心(CNNIC)制定的《中国互联网络信息中心国家顶级域名争议解决办法》和《中国互联网络信息中心国家顶级域名争议解决程序规则》;
(2)中国国际经济贸易仲裁委员会(China International Economic and Trade Arbitration Commission, CIETAC)和香港国际仲裁中心(Hong Kong International Arbitration Center, HKIAC)制定的补充规则。
11.2.2 域名争议解决机构
中国互联网络信息中心授权的CN国家顶级域名争议解决机构包括:
(1) 中国国际经济贸易仲裁委员会域名争议解决中心
http://dndrc.cietac.org/
(2) 香港国际仲裁中心
http://www.hkiac.org/
11.2.3 投诉主张及证明事项
投诉若想得到支持,应当符合下列条件:
(1) 被投诉的域名与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同,或者具有足以导致混淆的近似性;
(2) 被投诉的域名持有人对域名或者其主要部分不享有合法权益;
(3) 被投诉的域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意。
关于第(1)项中的“民事权益”,实践中常见在先民事权利包括:注册商标和驰名商标;商号权;知名商品的名称权。
关于第(3)项中的“恶意”,被投诉的域名持有人具有下列情形之一的,其行为构成恶意注册或者使用域名:
(1)注册或受让域名的目的是为了向作为民事权益所有人的投诉人或其竞争对手出售、出租或者以其他方式转让该域名,以获取不正当利益;
(2)多次将他人享有合法权益的名称或者标志注册为自己的域名,以阻止他人以域名的形式在互联网上使用其享有合法权益的名称或者标志;
(3)注册或者受让域名是为了损害投诉人的声誉,破坏投诉人正常的业务活动,或者混淆与投诉人之间的区别,误导公众;
(4)其他恶意的情形。
并且,《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第五条所列恶意情形也可以在争议程序中引用。
实践中,很多被投诉人所留注册信息不真实且没有使用该域名,根据《中国互联网络域名管理办法》第二十八条的规定,域名注册申请者应当提交真实、准确、完整的域名注册信息。在此情形下,对于投诉人而言,可以主张被投诉人注册域名之后并不使用也未准备使用,且通过提供虚假信息的手段有意阻止权利人注册该域名。实践中,也有仲裁员认为这种情形属于《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第五条第四款的关于恶意的规定。
11.2.4 投诉及审理程序
(1)确定投诉申请人
一般情况下,投诉申请人是商标权利人,若争议商标涉及两个主体的商标,则两商标权利人可以作为共同投诉人,提起共同投诉。
(2)投诉书的提交
CN域名争议必须在域名注册两年内提出,否则域名争议解决机构不予受理。
投诉人应当向贸仲委域名争议解决中心秘书处提交投诉书。
投诉人向域名争议解决中心提交的投诉书应当采用电子文件形式提交(无法按规定提交电子文本投诉书以及没有电子文件格式的附件除外),并应当使用域名争议解决中心制作并提供的格式文件。具体而言包括两种方式:
(1)登录中心在线案件管理系统(http://dndrc.cietac.org/login/login.jsp)并利用该系统向中心提交电子文本投诉书。投诉人应填写格式投诉书,在线提交投诉。投诉人可以通过该系统全程在线参与案件程序,查阅最终裁决。
(2)从WORD文挡下载并自行完成格式投诉书作为电子邮件附件提交至中心电子信箱domain@CIETAC.org。
实践中,即使选择了第一种方式在线提交投诉,也建议同时将投诉书作为电子邮件附件提交至争议中心。
注意投诉的形式要求:投诉书事实和理由部分字数不得超过3000字;附件大小不得超过50M。
(3)缴纳费用
根据《补充规则》第十五条,具体收费情况如下:
专家组构成 | 争议域名数量 | 收费总额 (元) | 管理费 (元) | 专家费 (元) | |
| 1 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | |
一人专家组 | 2至5 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 6至10 | 16,000 | 8,000 | 8,000 | |
| 10个以上 | 由争议解决机构决定 | 由争议解决机构决定 | 由争议解决机构决定 | |
| 1 | 14,000 | 6,000 | 8,000 | 首席:4,000 |
|
|
|
|
| 其他:2,000/人 |
三人专家组 | 2至5 | 20,000 | 8,000 | 12,000 | 首席:6,000 |
|
|
|
|
| 其他:3,000/人 |
| 6至10 | 24,000 | 9,000 | 15,000 | 首席:7,000 |
|
|
|
|
| 其他:4,000/人 |
| 10个以上 | 由争议解决机构决定 | 由争议解决机构决定 | 由争议解决机构决定 |
(4)受理通知
贸仲委域名争议解决中心秘书处向所涉“.CN”域名和中文域名注册/持有人发出投诉通知,并转去投诉书副本。
(5) 域名注册人提交答辩书。
(6) 确定行政专家组
(7) 专家组作出裁决
(8) 裁决的公布
(9) 裁决的抗辩与执行
如果专家组裁定将某一域名注销或转移,该域名的注册服务机构应当在裁决公布之日起满10日后执行该裁决。但是被投诉人自裁决公布之日起10日内提供有效证据证明有管辖权的司法机关或者仲裁机构已经受理相关争议的,争议解决机构的裁决暂停执行。
对于暂停执行的争议解决机构的裁决,域名注册服务机构视情况作如下处理:
(1) 有证据表明,争议双方已经达成和解的,执行和解协议;
(2) 有证据表明,有关起诉或者仲裁申请已经被驳回或者撤回的,执行争议解决机构的裁决;
(3) 有关司法机关或者仲裁机构作出裁判,且已发生法律效力的,执行该裁判。
11.2.5 提起司法程序或仲裁程序
根据《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》第十五条规定,在依据本办法提出投诉之前,争议解决程序进行中,或者专家组作出裁决后,投诉人或者被投诉人均可以就同一争议向中国互联网络信息中心所在地的中国法院提起诉讼,或者基于协议提请中国仲裁机构仲裁。
根据《中国互联网络信息中心域名争议解决办法程序规则》第四十一条的规定,当事人一方如果在程序进行期间就争议域名提起了任何司法程序或仲裁程序,应当立即通知专家组和域名争议解决机构。如果在程序正式开始之前或进行的过程中,当事人一方就被争议域名提起了司法程序或仲裁程序,域名争议解决机构或专家组有权决定中止或终止程序,或继续程序,直至作出裁决。
域名争议流程图:
11.3 其他国别顶级域名争议ccTLDs
一般情况下国别域名的争议投诉,需要向当地国域名争议解决机构提出。但是,某些国别域名可向WIPO提起投诉,包括如下:
.AC (Ascension Island) |
.AE and امارات. (United Arab Emirates) |
.AG (Antigua and Barbuda) |
.AM (Armenia) |
.AO (Angola) |
.AS (American Samoa) |
.AU (Australia) |
.BM (Bermuda) |
.BO (Bolivia (Plurinational State of)) |
.BR (Brazil) |
.BS (Bahamas) |
.BZ (Belize) |
.CC (Cocos Islands) |
.CD (Democratic Republic of the Congo) |
.CH (Switzerland) |
.CO (Colombia) |
.CR (Costa Rica) |
.CY (Cyprus) |
.DJ (Djibouti) |
.DO (Dominican Republic) |
.EC (Ecuador) |
.ES (Spain) |
.FJ (Fiji) |
.FM (Micronesia (Federated States of)) |
.FR (France) |
.GD (Grenada) |
.GT (Guatemala) |
.HN (Honduras) |
.IE (Ireland) |
.IO (British Indian Ocean Territory) |
.IR (Islamic Republic of Iran) |
.KI (Kiribati) |
.KY (Cayman Islands) |
.LA (Lao People's Democratic Republic) |
.LC (Saint Lucia) |
.LI (Liechtenstein) |
.MA (Morocco) |
.MD (Republic of Moldova) |
.ME (Montenegro) |
.ML (Mali) |
.MP (Commonwealth of the Northern Mariana Islands) |
.MW (Malawi) |
.MX (Mexico) |
.NL (Netherlands) |
.NR (Nauru) |
.NU (Niue) |
.PA (Panama) |
.PE (Peru) |
.PH (Philippines) |
.PK (Pakistan) |
.PL (Poland) |
.PN (Pitcairn Islands) |
.PR (Puerto Rico) |
.PW (Palau) |
.QA and قطر. (Qatar) |
.RE (Reunion Island) |
.RO (Romania) |
.SC (Seychelles) |
.SH (St. Helena) |
.SL (Sierra Leone) |
.SO (Somalia) |
.TJ (Tajikistan) |
.TK (Tokelau) |
.TM (Turkmenistan) |
.TT (Trinidad and Tobago) |
.TV (Tuvalu) |
.TZ (United Republic of Tanzania) |
.UG (Uganda) |
.VE (Venezuela (Bolivarian Republic of)) |
.VG (Virgin Islands (British)) |
.WS (Samoa) |
域名争议裁决后的权属争议诉讼
域名争议解决机制并非终局裁决,对裁决不服,可以向有管辖权的法院提起诉讼。
12.1 WIPO域名裁决后的诉讼程序
根据《统一域名争议解决政策》规定,在域名注册商收到仲裁争议解决机构的有关转移域名裁决10日内,如果其收到域名持有人向交互管辖法域提起的正式司法诉讼文书,其便会中止裁决的执行。即,域名持有人若对裁决不服,可以向交互管辖法域提起的诉讼。
交互管辖法域指:(a)注册商主营业机构所在地的法院管辖或,(b)投诉提交争议解决机构之时注册商Whois数据库中域名注册信息所显示的域名持有人的地址所在地的法院管辖。
12.2 CN中文域名争议裁决后的诉讼程序
中国域名争议解决中心作出裁决后,投诉人或者被投诉人均可以就同一争议向中国互联网络信息中心所在地的中国法院(即,北京第一中级人民法院)提起诉讼,或者基于协议提请中国仲裁机构仲裁。
域名侵权诉讼
13.1 域名侵权要件
符合下列要件的,行为人注册、使用域名的行为将被认定为侵权与不正当竞争行为:
(1) 原告请求保护的民事权益合法有效;
(2) 被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制、模仿、翻译或音译,或者与原告的注册商标、域名等相同或近似,足以造成相关公众的误认;
(3) 被告对该域名或其主要部分不享有权益,也无注册、使用该域名的正当理由;
(4) 被告对该域名的注册、使用具有恶意。
被告的行为被证明具有下列情形之一的,人民法院应当认定其具有恶意:
(1) 为商业目的将他人驰名商标注册为域名的;
(2) 为商业目的注册、使用与原告的注册商标、域名等相同或近似的域名,故意造成与原告提供的产品、服务或者原告网站的混淆,误导网络用户访问其网站或其他在线站点的;
(3) 曾要约高价出售、出租或者以其他方式转让该域名获取不正当利益的;
(4) 注册域名后自己并不使用也未准备使用,而有意阻止权利人注册该域名的;
(5) 具有其他恶意情形的。
具备下列情形的,人民法院可以不认定被告具有恶意:
(1) 被告举证证明在纠纷发生前其所持有的域名已经获得一定的知名度,且能与原告的注册商标、域名等相区别;
(2) 具有其他情形足以证明其不具有恶意的。
13.2 域名侵权诉讼管辖法院
当事人因域名注册、使用与已经注册的商标、企业和其他组织名称等发生冲突而向人民法院起诉的民事纠纷,经审查符合《民事诉讼法》第一百零八条规定的,人民法院应当予以受理。
域名纠纷诉讼由中级法院管辖。域名纠纷诉讼主要由下列法院管辖:
(1) 侵权行为地法院,值得注意的是,由于网络案件的特殊性,原告发现该域名的计算机终端等设备所在地可以视为侵权行为地;
(2) 被告所在地的法院。
对于涉外域名纠纷,根据《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条的规定,可以依据《民事诉讼法》第四编及2002年3月1日施行的《最高人民法院关于涉外民商事案件诉讼管辖若干问题的规定》来确定管辖。即对涉及国际顶级域名的相关争议的合同或侵权纠纷案件,可以由下列法院管辖:
(1) 代表机构住所地法院;
(2) 合同签订地法院;
(3) 合同履行地法院;
(4) 可供扣押财产所在地法院;
(5) 对于被告不提出异议并且应诉答辩的,也可视为该法院有管辖权。
注意:在域名民事诉讼案件中,人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查。
根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第三条,原告以被告注册、使用的域名与其注册商标相同或者近似,并通过该域名进行相关商品交易的电子商务,足以造成相关公众误认为由,提起的侵权诉讼,属于“被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名的事实根据的”案件类型。因此,对所涉商标是否驰名不予审查。
13.3 域名侵权纠纷的法律适用
人民法院在审理域名纠纷案件中,应当认定被告注册、使用域名等行为构成侵权的,应当适用相应的法律规定;应当认定构成不正当竞争的,可以适用《民法通则》第四条、《反不正当竞争法》第二条第一款的规定。
13.4 域名侵权的民事责任
人民法院做出侵权或不正当竞争认定后,被告需承担下列民事责任:
(1) 停止侵权、注销域名,或者依原告的请求判令由原告注册使用该域名;
(2) 被告的行为给权利人造成实际损害的,还可以判令被告赔偿损失。
商标诉讼实务
商标授权确权行政诉讼
商标授权确权行政诉讼的类型
商标授权确权行政诉讼的类型主要包括如下三种:
1.1 不服商评委关于商标驳回复审决定的行政诉讼
商标注册申请人对商评委关于驳回复审的决定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。
1.2 不服商评委关于不予注册复审决定的行政诉讼
被异议人对商评委关于不予注册复审的决定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。注意,这里只有被异议人有权提起行政诉讼,异议人作为第三人参加诉讼。
1.3 不服商评委关于无效宣告裁定的行政诉讼
当事人双方任何一方对商评委关于无效宣告的裁定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。人民法院应当通知商标裁定程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。
管辖法院
商标行政确权行政诉讼的一审法院为北京知识产权法院,二审法院为北京市高级人民法院。
当事人及第三人
商标行政确权诉讼中的原告,是指商标行政机关具体行政行为的相对人。原告有可能是自然人、法人和其他非法人组织。原告可能是涉案商标的原权利人,也有可能是涉案商标的受让人。商标行政确权诉讼中的被告是比较确定的,主要是指商评委。
(1)在不服商评委关于商标驳回复审决定的行政诉讼中,只有原告(商标申请人)和被告(商评委)。
(2)在不服商评委关于不予注册复审决定或无效宣告裁定的行政诉讼中,除了原告和商评委,还有第三人:
a.不服商评委关于不予注册复审决定的行政诉讼的原告为被异议人,被告为商评委,第三人为原异议人。
b.不服商评委关于无效宣告裁定的行政诉讼的原告为一方当事人,被告为商评委,第三人为对方当事人。
起诉文件的准备
提起商标行政确权诉讼,需要准备下列起诉文件:
(1)起诉状;
(2)原告营业执照复印件,加盖公章;
(3)原告组织结构代码证复印件,加盖公章;
(4)原告法定代表人证明原件;
(5)授权委托书原件(若委托律师事务所或代理机构提起诉讼的)
(6)商评委决定或裁定及信封原件。
涉外诉讼的,原告应提供上述身份证明文件及委托书的公证认证件,由于提起行政诉讼的期限只有30天,原告很难在此期限内完成上述文件的公证认证手续。因此在实践中,法院允许原告在起诉时先行提交上述文件的复印件,经公证认证的文件可以随后补交。
起诉理由
原告起诉的理由与一般行政诉讼的起诉理由基本相同,具体如下:
(1) 被告做出具体行政行为证据不足;
(2) 被告做出具体行政行为适用法律、法规错误的;
(3) 被告做出具体行政行为违反法定程序的。
新证据
根据最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》第59条的规定,被告在行政程序中依照法定程序要求原告提供证据,原告依法应当提供而拒不提供,在诉讼程序中提供的新证据,人民法院一般不予采纳。
在商标授权、确权行政诉讼案的审理实践中,法院一般对当事人提交的“绝对事由”新证据可以采取接受的态度;在“相对事由”相关新证据中,则根据商标申请注册的不同阶段的立法本意和具体情形进行划分,来确定新证据接受的基本规则。
审理方式
商标行政确权诉讼,适用一般行政诉讼的审理方式,根据《行政诉讼法》第四十五、四十六条的相关规定,商标行政诉讼的审理主要遵循下列原则:
(1) 合议庭审理。在商标行政诉讼中,由于以商评委为被告,并涉及当事人重大民事权益,所以人民法院会组成合议庭审理案件。合议庭由审判员组成,或者由审判员、陪审员组成。合议庭的成员,应当是3人以上的单数。
(2) 公开审理为原则,不公开审理为例外。商标行政诉讼一般应公开审理,但当事人提出审理事项涉及当事人商业秘密的,合议庭经过合议可以进行不公开审理。
(3) 不调解原则。人民法院审理商标行政案件,不适用调解。
北京知识产权法院网上立案及速审机制
8.1 网上立案
2015年12月15日,北京知识产权法院网上立案平台正式开通运行(www.bjcourt.gov.cn),网上直接立案采取“线上登记+线下邮寄”的方式,无需再到法院提交材料。
www.bjcourt.gov.cn
8.1.1 特点和功能
(1)实现网上提交起诉材料,网上审核。北京律协的律师需通过首页“北京律协”通道进行注册。申请完成后,法院会在规定时间内通过网上立案系统审核当事人提交的材料。案件纸质材料当事人可以在规定期限内直接邮寄或递交至北京知识产权法院诉讼服务窗口即可;
(2)实现系统自动告知,自动提示。法院审核的结果,会通过手机短信的方式告知当事人。审核通过的,短信通知会提示当事人缴费和在一定期限内向法院递交案件纸质材料;若未通过,也会短信告知结果;
(3)实现网上缴纳诉讼费用。网上立案申请审核通过后,当事人可进入自己的注册账户,直接通过工商银行网上银行缴纳诉讼费,且无需前往法院换区诉讼费发票,开庭时一并领取即可;
8.1.2 立案申请人资格
暂时只向北京律协的律师开放。
8.1.3 可接收案件类型
(1)一审民商事案件(特别程序案件以及诉讼保全案件除外);
(2)一审知识产权案件(包括知识产权民事案件和知识产权行政案件,但诉讼保全案件除外);
(3)三是部分执行案件,即执行依据为民事类生效裁判文书、仲裁裁决书、仲裁调解书、公正债券文书等执行实施类案件。
注意:截至2017年4月1日,北京知识产权法院只开通了知识产权行政案件的网上直接立案。
8.2 速审机制
2016年2月25日,北京知识产权法院探索在立案庭设立速审组,对商标行政案件(主要是驳回复审案件)实行集中审理。速审机制采取了“1+2+4”的设置模式:
(1)“1”:即在立案大厅单独设置一个速审服务窗口,主要用于集中提供速审咨询、原告方送达、开庭排期等服务;
(2)“2”:是指速审准备室和材料交换室两个工作室,主要用于向被告方集中送达、与被告方进行诉讼材料交换等工作;
(3)“4”:是指速审组4个法官团队快速办理案件。
商标驳回复审行政案件当事人在立案后,立案法官会将其案件统一转送至速审服务窗口。速审服务窗口工作人员会立即开具开庭传票,将开庭时间和开庭地点告知当事人。商标评审委员会作为被告,每周两次到北京知识产权法院材料交换室,签收和交换诉讼材料。一般而言,当事人从立案到首次开庭,仅需要20天左右。
审理期限
根据《行政诉讼法》第81条的规定,对于行政诉讼案件,人民法院应当在立案之日起六个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长的,由高级人民法院批准,高级人民法院审理第一审案件需要延长的,由最高人民法院批准。
根据《行政诉讼法》第83条的规定,适用简易程序审理的行政案件,由审判员一人独任审理,并应当在立案之日起45日内审结。
商标行政确权诉讼的判决
10.1 判决维持
人民法院经过审理,认为商评委做出的具体行政行为证据确凿,适用法律、法规正确,符合法定程序的,判决维持。
10.2 判决撤销或者部分撤销
人民法院经过审理,认为商评委做出的具体行政行为有下列情形之一的,判决撤销或者部分撤销,并可以判决被告重新作出具体行政行为:
(1) 主要证据不足的;
(2) 适用法律、法规错误的;
(3) 违反法定程序的;
(4) 超越职权的;
(5) 滥用职权的。
10.3 判决重新作出行政行为
做出上述撤销或者部分撤销判决的,还可以判决被告重新作出具体行政行为。
10.4 行政诉讼中的情势变更
行政诉讼中的情势变更,是指在一审行政诉讼程序中,若因商标评审决定、裁定所引证的商标已经丧失在先权利导致决定、裁定事实认定、法律适用发生变化的,在原告撤诉的情况下,商评委可以撤回原决定或者裁定,并依据新的事实,重新做出商标评审决定或者裁定。
二审程序
商标行政诉讼发展到二审阶段,与一审没有实质区别。二审法院也会全面审查一审法院的审理活动,在收到上诉状之日起三个月内作出终审判决。有特殊情况需要延长的,由高级人民法院批准,高级人民法院审理上诉案件需要延长的,由最高人民法院批准。
在一审中没有提交的证据,如果在二审中提交,只有在对方当事人认可的情况下,才能被法院用作证据。如果对方当事人不认可,则不能被法院认定为证据,当然也不能被采纳。
商标侵权及不正当竞争民事诉讼
根据法律性质的不同,与商标有关民事诉讼一般可分为如下类型:
(1)侵害商标权纠纷。即对侵犯注册商标专用权的行为提起的诉讼。
(2)确认不侵害商标权纠纷。是指商标使用人收到商标权人或利害关系人以警告信或律师函等方式发出的商标侵权警告时,在认为自身商标使用行为不构成商标侵权的情况下,请求法院确认其行为不构成商标侵权的诉讼。
(3)商标合同纠纷。指因商标相关合同产生的纠纷诉讼,合同类型包括商标权转让合同,商标许可使用合同,商标质押合同,商标代理合同等。
(4)商标权权属纠纷。因商标所有权纠纷产生的诉讼。
(5)注册商标侵犯他人在先权利的侵权纠纷。即,对于他人注册商标侵犯著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利而提起诉讼。
在商标纠纷领域,第(1)类的侵害商标权纠纷(也称商标侵权纠纷)诉讼是最为常见的诉讼类型,下文主要介绍商标权侵权民事诉讼的相关内容。
商标侵权民事诉讼及适用法律依据
商标侵权民事诉讼,即以商标侵权为由向法院提起民事诉讼,要求法院判令侵权行为人停止商标侵权行为,赔偿损失等。相关法律依据包括:
《商标法》(自2014年5月1日起施行);
最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(自2002年10月16日起施行);
最高人民法院《关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》(2002年1月2日起施行);
最高人民法院《关于商标法修改决定施行后商标案件有关管辖和法律适用问题的解释》(自2014年5月1日起施行);
最高人民法院《关于诉前停止侵犯注册商标专用权的行为和保全证据适用法律若干问题的解释》(2002年1月22日起施行);
最高人民法院《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》(自2008年3月1日起施行);
最高人民法院《关于人民法院对注册商标权进行财产保全的解释》(自2001年1月21日起施行);
最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》(自2007年2月1日起施行);
最高人民法院《关于调整地方各级人民法院管辖第一审知识产权民事案件标准的通知》(自2010年2月1日起施行);
最高人民法院《关于印发基层人民法院管辖第一审知识产权民事案件标准的通知》(自2010年2月1日起施行);
全国人民代表大会常务委员会《关于在北京、上海、广州设立知识产权法院的决定》(自2014年8月31日起施行);
最高人民法院《关于北京、上海、广州知识产权法院案件管辖的规定(2014)》(自2014年11月3日起施行);
最高人民法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》(自2009年4月2日起施行)。
商标侵权诉讼流程
原告- 确认侵权类型
确认原告资格
确认被告资格
确认管辖法院(级别+地域)
诉前的侵权证据收集及保全
诉前禁令
提起诉讼(索赔)
法院- 立案
通知被告答辩
质证
开庭审理
判决(赔偿标准)
确认侵权行为类型
侵犯注册商标专用权的行为包括以下类型:
(1)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;
(2)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用,误导公众的,属于第(二)项规定的侵犯注册商标专用权的行为。
(3)销售侵犯注册商标专用权的商品的;
(4)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;
(5)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;
(6) 故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为的;这里的便利条件包括:为侵犯他人商标专用权提供仓储、运输、邮寄、印制、隐匿、经营场所、网络商品交易平台等。
(7)给他人的注册商标专用权造成其他损害的,包括如下行为:
· 将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的;
· 复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的;
· 将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的。
商标侵权诉讼原告
商标侵权诉讼的原告主要是商标注册人或者利害关系人。主要包括:
4.1 商标注册权人
(1) 商标注册人,对于共有商标,其代表人和共有人应作为共同原告提起诉讼;
(2) 商标受让人, 在转让注册商标公告之日起其可作为原告起诉;
(3) 商标继承人。
4.2 利害关系人:
(1)独占使用许可人。 独占使用的被许可人可以单独对使用许可期限和地域内的商标侵权行为提起诉讼,无需商标注册人同意。
(2)排他使用许可人。 排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉,也可以在商标注册人不起诉的情况下,自行提起诉讼。
(3) 普通使用许可人。 普通使用许可合同的被许可人经商标注册人书面明确授权,也可以就许可使用期限和地域内的商标侵权行为作为原告提起诉讼。
确认被告
原告提起民事诉讼必须有明确的被告。如果被告不明确,法院将不予受理。实践中,因涉及商标侵权的行为方不只一个,商标侵权案件的被告可能为多个。例如:侵权产品的生产厂家,侵权产品的销售商等。诉讼实践中通常列为共同被告,要求被告承担连带责任。另外,实践中可能涉及共同被告的情况还有联合出品方、监制方、母公司和子公司等等。
确认管辖法院
6.1 管辖级别
6.1.1 一般商标民事纠纷案件
商标民事纠纷一审案件,由中级以上人民法院及最高人民法院指定的基层人民法院管辖,实践中按照案件标的额确定管辖法院。
6.2.2 涉及驰名商标保护案件
涉及对驰名商标保护的民事案件,由省、自治区人民政府所在地市、计划单列市、直辖市辖区中级人民法院及最高人民法院指定的其他中级人民法院管辖。
北京知识产权法院和上海知识产权法院管辖所在市辖区内设计驰名商标认定的第一审民事案件;广州知识产权法院管辖广东省内的涉及驰名商标认定的第一审民事案件。
6.2 管辖地域
商标民事纠纷诉讼的管辖地域,包括:
(1)被告住所地法院;
(2)侵权行为实施地法院;包括 a. 侵权商品生产地;b. 侵权商品销售地;c. 侵权商品展览、展销地;d. 侵权商品广告发布地。对涉及不同侵权行为实施地的多个被告提起的共同诉讼,原告可以选择其中一个被告的侵权行为实施地人民法院管辖;仅对其中某一被告提起的诉讼,该被告侵权行为实施地的人民法院有管辖权。
(3)侵权商品的储藏地,指大量或者经常性储存、隐匿侵权商品所在地;
(4)查封扣押地,指海关、工商等行政机关依法查封、扣押侵权商品所在地。
诉前证据准备
在提起诉讼前,需要准备好相关证据。包括:
(1)权属证据,即证明商标权利有效的证据;
(2)侵权证据,表明商标权被侵害的证据;
(3)有关损害赔偿的证据。根据一般民事诉讼证据形式的规定,商标侵权诉讼的证据同样可以分为书证、物证、视听资料、证人证言等七种证据,并且就域外证据而言,也需要遵循有关域外证据的认证、公正规则。
7.1 权属证据
权属证据,主要证明原告是商标的合法权利人或其利害关系人,具备起诉资格。主要包括:(1)商标注册证、核准转让证明及续展核准证明等。如果是国际注册,则需提供商标注册证明。(2)驰名商标认定行政裁定或法院判决书。(3)其他证明商标知名度及荣誉的证据。
7.2 侵权证据
侵权证据,主要证明被告实施了或正在实施被控使用原告注册商标的恶意侵权行为。
(1)侵权人身份证明文件,包括企业营业执照,工商登记档案,人数,经营范围等资料。
(2)侵权商品宣传材料,包括网站介绍、展览、展销及广告宣传手册等
(3)侵权商品样品或照片;
(4)侵权商品销售合同、销售发票;
(5)工商部门立案材料、财务查扣清单及行政处罚决定书等处罚材料;
(6)其他证明商标使用侵权行为的证据。
7.3 支持损害赔偿请求的证据
有关损害赔偿的证据,主要是为主张的赔偿数额提供证据支持,包括如下类型证据:
(1)原告损失证据,即原告因侵权行为所受损失的证据包括:权利人因侵权所造成商品销售减少量的证据;注册商标合法商品或服务单位利润的证据;制止侵权合理费用的证据,这里合理费用包括:a. 为制止侵权的调查费;b. 证据保全费;c. 律师费、差旅费等。
(2)被告获利证据,被告因侵权行为获利的证据主要包括:侵权人的账簿、资料,财务审计报告; 侵权人侵权期间销售额的证据;侵权人单位产品利润的证据。
(3)商标许可使用费的相关证据,即被告与他人的商标许可使用合同或其他能证明许可使用费用的证据。
诉前侵权证据的公证保全
实践中,在正式启动诉讼前,建议对有关证据申请公证机关进行证据保全,经过公证证明的法律行为、法律事实和文书,法院则确认其效力。但是,有相反证据足以推翻公证证明的除外。根据保全的证据对象不同,公证保全主要包括如下类型:
8.1 侵权方经营办公场所及侵权信息公证
如果在调查中发现,侵权方有实际经营办公场所,可以申请公证处进行现场公证,主要是公证相关侵权信息及材料,包括办公场所门派以及侵权信息的录音、录像、宣传资料、名片等,出具公证书。
8.2 侵权物品的购买公证
如果在调查中发现,侵权方在销售场所、展会、网站上销售侵权物品,可以申请公证处进行现场公证,主要是公证购买侵权物品的整个购买记录(包括发票、侵权方信息、现场情况、侵权物品信息)及其他有关侵权线索,查封买到的侵权货物,出具公证书。
8.3 侵权网站的公证
实践中,很多侵权方恶意注册包含商标权利人商标的域名,并建立网站,展示或销售侵权商品,或者在其他网络平台展示侵权物品和信息,误导消费者以牟取非法利益。对于此类网站或网页,可申请公证处进行证据保全,公证员将按照操作流程浏览侵权人的网站,并浏览步骤进行记录,打印浏览页面,出具公证书。
诉前侵权证据的法院保全
9.1 诉前申请法院保全证据的适用情形
为制止侵权行为,在以下情况下,商标注册人或者利害关系人可以在依法在起诉前向人民法院申请保全证据:A. 证据可能灭失或者;B. 以后难以取得。
9.2 诉前证据保全的申请人
诉前证据保全的申请人包括:
(1)商标注册人;
(2)利害关系人: a. 商标使用许可合同的被许可人,其中,独占使用许可合同的被许可人可以单独向人民法院提出申请;排他使用许可合同的被许可人在商标注册人不申请的情况下,可以提出申请;b. 注册商标财产权利的合法继承人。
9.3 诉前证据保全申请的管辖法院
诉前保全证据的申请,应当向(1)侵权行为地,(包括 a. 侵权商品生产地;b. 侵权商品销售地;c. 侵权商品展览、展销地;d. 侵权商品广告发布地),或者(2)被申请人住所地有管辖权的人民法院提出:
9.4 诉前证据保全的申请文件
提出诉前保全证据的申请,应当递交书面申请状。申请状应当载明如下内容:
(1)当事人及其基本情况;
(2)申请保全证据的具体内容、范围、所在地点;
(3)请求保全的证据能够证明的对象;
(4)申请的理由,包括证据可能灭失或者以后难以取得,且当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的具体说明。
9.5 诉前证据保全的担保
对于申请人的诉前证据保全申请,如果可能涉及被申请人财产损失的,人民法院可以责令申请人提供担保,申请人不提供担保的,驳回申请。
9.6 诉前证据保全裁定
48小时。人民法院接到商标注册人或者利害关系人的诉前证据保全申请后,必须在48小时内进行审查,并以裁定的方式作出。人民法院一旦作出裁定进行保全,立即开始执行。
注意:最高人民法院关于审查知识产权与竞争纠纷行为保全案件适用法律若干问题的解释(征求意见稿)2015年3月
9.7 诉前证据保全措施的解除
申请人在人民法院采取保全措施后30日内不起诉的,人民法院应当解除保全措施。申请人不起诉或者申请错误造成被申请人损失的,被申请人可以向有管辖权的人民法院起诉请求申请人赔偿,也可以在商标注册人或者利害关系人提起的侵犯注册商标专用权的诉讼中提出损害赔偿请求,人民法院可以一并处理。
注意:关于证据保全相关的司法解释动向可参见最高人民法院《关于审查知识产权与竞争纠纷行为保全案件适用法律若干问题的解释(征求意见稿)》(2015年2月)。
诉中申请人民法院调取证据
根据《民事诉讼法》第64条,当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集。
当事人可以在案件受理后的举证期限内,申请人民法院调取证据,例如:调取工商行政管理部门查处案件中的查封扣押产品、调取被告的财务账册等。在当事人提出证据调查申请后,法院是否启动调查取证的机制还取决于法院的审查判断,只有在当事人提出的该项申请符合法院取证范围之时,法院才有义务调查取证,否则法院应当驳回该项申请。
法院在调查收集证据的过程中,通常采取的措施包括:
(1) 对被控侵权产品进行拍照;
(2) 对财务账册等进行复制。
诉前财产保全
11.1 诉前财产保全的条件
商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为,如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以依法在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。
11.2 诉前财产保全的管辖
诉前财产保全的申请应当向被保全财产所在地的人民法院提出。被保全财产所在地的人民法院,与对此案有管辖权的法院可能是同一个法院,也可能不是同一个法院。在采取诉前财产保全措施后,商标注册人或者利害关系人既可以向有管辖权的人民法院起诉,也可以向实施诉前财产保全的人民法院起诉。
11.3 诉前财产保全的担保
根据《民事诉讼法》第101条规定,申请人提起诉前财产保全的申请,必须提供与被保全财产相应的担保。申请人不提供担保的,人民法院应当裁定驳回申请。
11.4 诉前财产保全的措施
根据《民事诉讼法》第103条规定,财产保全的方式包括:查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法。
(1)查封,是指人民法院将需要保全的财物清点后,加贴封条、就地封存,以防止任何单位和个人处分的一种财产保全措施。
(2)扣押,是指人民法院将需要保全的财物移置到一定的场所予以扣留,防止任何单位和个人处分的一种财产保全措施。
人民法院在财产保全中采取查封、扣押财产措施时,应当妥善保管被查封、扣押的财产。当事人可以负责保管被扣押物,但是不得使用。
(3) 冻结,是指人民法院依法通知有关金融单位,不准被申请人提取或者转移其存款的一种财产保全措施。人民法院依法冻结的款项,任何单位和个人都不准动用。财产已经被查封、冻结的,不得重复查封、冻结。
11.5 对注册商标进行财产保全
11.5.1 财产保全的内容
注册商标专用权属于无形财产,因此对其采取保全措施的内容要相对复杂于有形财产的保全。注册商标权财产保全的内容主要包括:商标转让、变更、注销、质押等事项。即,限制权利人不能行使商标转让、变更、注销、质押等权利,但商标权人仍然可以在核准的范围内使用。
11.5.2 保全的方式
法院根据《民事诉讼法》的有关规定采取财产保全措施时,需要对商标权进行保全,应当向国家商标局发出协助执行通知书,载明要求商标局协助保全的商标名称、注册人、注册证号码、保全期限以及协助执行保全的内容,即禁止转让、变更、注销商标、质押等事项。
11.5.3 保全期限
对注册商标的保全期限一次不得超过6个月,自商标局收到协助执行通知之日起计算。如果仍然需要对该商标继续采取保全措施的,法院应当在保全期限届满前向商标局重新发出协助执行通知书,要求继续保全。否则,视为自动解除对该商标的财产保全。
11.5.4 不得重复保全
人民法院对已经进行保全的注册商标权,不得重复进行保全。法院在向商标局发出协助执行通知中应明确具体的提出要求保全的商标相关信息,以便于判断不同法院对同一注册商标进行保全是否属于重复查封。
11.6 诉前财产保全措施的解除
诉前财产保全措施被解除的情形包括如下:
(1)根据《民事诉讼法》第一百零一条规定,申请人在法院采取诉前财产保全措施后30日内不起诉的,人民法院应当解除保全。
(2)根据《民事诉讼法》第一百零四条规定,被申请人提供了担保,人民法院应当解除保全。
申请法院诉前停止侵犯注册商标专用权行为(“诉前禁令”)
12.1 诉前禁令概述
诉前禁令是指,商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为,如不及时制止,将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。
12.2 诉前禁令申请的管辖法院
申请诉前责令停止侵犯注册商标专用权行为,应当向下列法院提出:
(1) 侵权行为地法院;
(2) 被申请人住所地的法院。
12.3 诉前禁令的申请人
诉前禁令的申请人包括:商标注册人、利害关系人(商标使用许可合同的被许可人,注册商标财产权利的合法继承人)。
12.4 诉前禁令的申请材料
诉前禁令的申请材料包括:书面申请状、相关证据。
12.4.1 书面申请状
申请状应当载明:
a.当事人及其基本情况;
b.申请的具体内容、范围;
c.申请的理由,包括有关行为如不及时制止,将会使商标注册人或者利害关系人的合法权益受到难以弥补的损害的具体说明。
12.4.2 相关证据
(1)权属证据。商标注册人应当提交商标注册证,利害关系人应当提交商标使用许可合同、在商标局备案的材料及商标注册证复印件;排他使用许可合同的被许可人单独提出申请的,应当提交商标注册人放弃申请的证据材料;注册商标财产权利的继承人应当提交已经继承或者正在继承的证据材料。
(2)侵权证据。证明被申请人正在实施或者即将实施侵犯注册商标专用权的行为的证据,包括被控侵权商品。
12.5 诉前禁令申请的担保
诉前禁令的担保需要注意下列事项:
(1) 申请人申请诉前禁令时应当提供担保;
(2) 申请人提供保证、抵押等形式的担保合理、有效的,人民法院应当准许;
(3) 申请人不提供担保的,驳回申请;
(4) 人民法院确定担保的范围时,应当考虑下列因素:
a.责令停止有关行为所涉及的商品销售收益;
b.合理的仓储、保管等费用;
c.停止有关行为可能造成的合理损失等。
(5) 在执行停止有关行为裁定过程中,被申请人可能因采取该项措施造成更大损失的,人民法院可以责令申请人追加相应的担保。申请人不追加担保的,可以解除有关停止措施;
(6) 停止侵犯注册商标专用权行为裁定所采取的措施,不因被申请人提供担保而解除,但申请人同意的除外。
12.6 诉前禁令申请的审查与裁定
人民法院接受商标注册人或者利害关系人提出责令停止侵犯注册商标专用权行为的申请后,经审查符合相关证据要求的,应当在48小时内作出书面裁定;裁定责令被申请人停止侵犯注册商标专用权行为的,应当立即开始执行。停止侵犯注册商标专用权行为裁定的效力,一般应维持到终审法律文书生效时止。人民法院也可以根据案情,确定停止有关行为的具体期限;期限届满时,根据当事人的请求及追加担保的情况,可以作出继续停止有关行为的裁定。
12.7 对诉前禁令裁定的复议
当事人对诉前责令停止侵犯注册商标专用权行为裁定不服的,可以在收到裁定之日起10日内申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。
人民法院从以下方面对当事人提出的复议申请进行审查:
(1) 被申请人正在实施或者即将实施的行为是否侵犯注册商标专用权;
(2) 不采取有关措施,是否会给申请人合法权益造成难以弥补的损害;
(3) 申请人提供担保的情况;
(4) 责令被申请人停止有关行为是否损害社会公共利益。
起诉文件的准备
13.1 主体资格证明文件
(1) 个人:如身份证、护照等;
(2) 法人:如营业执照、组织机构代码证。
13.2 授权委托书
对于授权委托书,需要注意下列事项:
(1) 授权委托书应由公司法定代表人(或者公司主要负责人)签署;
(2) 在授权委托书上签字的法定代表人(或者主要负责人)应当在商业登记资料中体现,例如该人属于该公司的股东、董事等。
13.3 法定代表身份证明书
对于法人而言,还需要出示法定代表身份证明的相关证据。
13.4 起诉状
起诉状应明确诉讼请求和事实理由,其中诉讼请求可以包括:
(1)停止侵权;
(2)赔偿损失;
(3)消除影响,在媒体上刊登声明,消除影响。
(4)承担诉讼费用。
(5)承担保全申请费。
诉讼时效
最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定:侵犯注册商标专用权的诉讼时效规定具体如下:
(1) 侵犯注册商标专用权的诉讼时效为2年,自商标注册人或者利害权利人知道或者应当知道侵权行为之日起计算;
(2) 商标注册人或者利害关系人超过2年起诉的,如果侵权行为在起诉时仍在持续,在该注册商标专用权有效期限内,人民法院应当判决被告停止侵权行为,侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算2年计算。
起诉及法院立案
根据《民事诉讼法》第119条规定,起诉必须符合下列条件:(1)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(2)有明确的被告;(3)有具体的诉讼请求和实施、理由;(4)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
根据《民事诉讼法》第123条规定,符合上述起诉条件的,应当在7体内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在7日内做出裁定书,不予受理;不符合起诉条件的,应当在7日内做出裁定书,不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。
对于《商标法》第57条规定的侵犯注册商标专用权的行为提起的诉讼,为典型的商标侵权诉讼。此外,对于注册商标侵犯他人在先权利的,在线权利人也可提起侵权诉讼,法院应当受理。根据规定,原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼,符合《民事诉讼法》第108条(新《民事诉讼法》第119条)规定的,人民法院应当受理。
原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在线的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当根据《民事诉讼法》第111条第3项(新《民事诉讼法》第124条第1项)的规定,告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标,与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当受理。
被告抗辩
商标侵权诉讼的抗辩理由可以分为:
16.1 程序性抗辩理由
(1)诉讼主体资格抗辩;是指商标侵权诉讼中的被告,就原告是否具备诉讼的主体资格提出抗辩理由。
(2)诉讼管辖抗辩;是指商标侵权诉讼中的被告,对案件受理的级别管辖、地域管辖提出抗辩理由。
(3)诉讼时效抗辩,是指商标侵权诉讼中的被告,就该诉讼案件是否超过诉讼时效,提出抗辩理由。
16.2 实体性抗辩理由
(1)合法来源抗辩:销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,不承担赔偿责任。
下列情形属于商标法第六十条规定的能证明该商品是自己合法取得的情形:(一)有供货单位合法签章的供货清单和货款收据且经查证属实或者供货单位认可的;(二)有供销双方签订的进货合同且经查证已真实履行的;(三)有合法进货发票且发票记载事项与涉案商品对应的;(四)其他能够证明合法取得涉案商品的情形。
(2)三年不使用抗辩:注册商标专用权人请求赔偿,被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的,人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标,也不能证明因侵权行为受到其他损失的,被控侵权人不承担赔偿责任。
(3)请求权不成立“抗辩” :a.注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。b.三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。
抗辩权以请求权成立为前提,请求权不成立的,不发生抗辩权。
(1)商标权无效抗辩;被告有权对原告的商标权提出下列无效抗辩,同时,被告可就原告的注册商标提出无效申请。如果无效申请成功,原告商标注册被撤销,则侵权行为不成立。
(2)未侵权抗辩,商标侵权诉讼中的被告,可就其商标使用的合理性进行申辩,对不构成侵犯他人注册商标专用权进行抗辩。
(3)在先权利抗辩,商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。
索引(《商标法》第59条第3款)
商标侵权的民事责任
17.1 商标侵权的民事责任类型
依据《民法通则》第一百三十四条以及《商标法》的相关规定,侵犯注册商标专用权的被告承担的民事法律责任一般包括:
(1) 停止侵害;
(2) 排除妨碍;
(3) 消除危险;
(4) 赔偿损失定;
(5) 消除影响。
其中,停止侵权和赔偿损失是被告承担商标侵权行为的主要责任承担类型。
17.2 侵权赔偿数额的确定依据
侵犯商标权的赔偿数额,应按照如下层次确定:
(1) 按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;
(2)实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;
(3)权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定;
(4)权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。
17.3 侵权赔偿数额的认定原则
一般而言,以下内容可能都会成为法院在确定赔偿数额时综合考虑的因素:
(1) 侵权行为的性质、期间、后果;
(2) 商标的声誉;
(3) 商标使用许可费的数额;
(4) 商标使用许可的种类、时间、范围;
(5) 制止侵权行为的合理开支等;
(6) 根据当事人的诉讼请求和案件具体情况,还可以将符合国家有关部门规定的律师费用计算在赔偿范围内。
17.4 侵权赔偿数额的计算
计算侵犯商标专用权的赔偿数额,主要通过以下途径:
(1) 根据侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益计算,具体而言:
a.可以根据侵权商品销售量与该商品单位利润乘积计算;
b.该商品单位利润无法查明的,按照注册商标商品的单位利润计算。
(2) 根据被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失计算,包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。具体而言:
a.可以根据权利人因侵权所造成商品销售减少量或者侵权商品销售量与该注册商标商品的单位利润乘积计算;
b.就被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支而言,包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用。
(3) 如果侵权人因侵权所得利益,或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予300万元以下的赔偿,当事人在该数额范围内达成协议的,应当准许;
(4) 销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得的并说明提供者的,不承担赔偿责任。
商标刑事诉讼
商标刑事诉讼制度
1.1 商标权刑事保护制度概述
刑事诉讼,又分为公诉和自诉两种情况。因此,商标权的刑事保护也包括以下途径:
(1) 向公安机关举报,待公安机关侦查并掌握足够证据后移交检察机关,由检察机关向法院提起公诉;
(2) 采取行政措施后,在决定予以行政处罚前,相关行政机关认为侵权行为已经触犯刑法,而将案件移交公安机关,待公安机关侦查并掌握足够证据后移交检察机关,由检察机关向法院提起公诉;
(3) 由商标注册人自行搜集足够的侵权证据,然后直接向法院提起刑事自诉。
对商标侵权行为提起刑事诉讼并使侵权人受到刑事处罚是制止商标侵权行为的一种最有效也是最严厉的方法。对于侵权人个人或单位的直接责任人,可处以拘役至有期徒刑7年的刑罚,可并处罚金。正因为刑罚处罚是对侵权行为人最为严厉的一种处罚,因此对提起刑事诉讼的要求也最为严格。
1.2 商标犯罪概述
商标犯罪,是指危害社会的,违反刑法并依法应当受到刑罚处罚的侵犯注册商标专用权的行为。
根据《刑法》第二百一十三条、第二百一十四条、第二百一十五条的规定,《刑法》的“侵犯知识产权罪”中明确列举了三种商标犯罪:
(1) 假冒注册商标罪:未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,情节严重的;
(2) 销售假冒注册商标的商品罪:销售明知是假冒注册商标的商品,销售金额数额较大的;
(3) 非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪:伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识,情节严重的。
1.3 商标犯罪的主体
商标犯罪的主体包括自然人和单位。其中:
(1) 自然人是指年满16周岁,具有刑事责任能力的个人。包括领取工商执照的个体工商户、个人合伙,也包括其他未领取工商执照的个人;
(2)单位是指公司、企业、事业单位、机关、团体(《刑法》第三十条)。
1.4 商标犯罪的主观方面
商标犯罪的主观方面均由故意构成。大多数情况下,该故意是指直接故意。但在共同犯罪的情况下,间接故意也构成犯罪。过失的主观状态一般不构成本罪。
假冒注册商标罪
假冒注册商标罪,是指违反国家商标管理法规,未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,情节严重的行为。
2.1 构成要件
假冒注册商标罪的构成要件包括:
(1) 行为人在使用他人注册商标时,未经注册商标所有人的许可;
(2) 行为人实施了在同一种商品上使用与他人注册商标相同的商标的行为;这里必须同时具备“商标相同”和“商品相同”两个条件。这里的“相同的商标”,是指与被假冒的注册商标完全相同,或者与被假冒的注册商标在视觉上基本无差别、足以对公众产生误导的商标。“使用”,是指将注册商标或者假冒的注册商标用于商品、商品包装或者容器以及产品说明书、商品交易文书,或者将注册商标或者假冒的注册商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动等行为。
(3) 上述行为情节严重。
2.2 刑罚
未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,情节严重的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处3年以上7年以下有期徒刑,并处罚金。
“情节严重”包括如下情形:
(1) 非法经营数额在5万元以上或者违法所得数额在3万元以上的;
(2) 假冒两种以上注册商标,非法经营数额在3万元以上或者违法所得数额在2万元以上的;
(3) 其他情节严重的情形。
“情节特别严重”包括如下情形:
(1) 非法经营数额在25万元以上或者违法所得数额在15万元以上的;
(2) 假冒两种以上注册商标,非法经营数额在15万元以上或者违法所得数额在10万元以上的;
(3) 其他情节特别严重的情形。
销售假冒注册商标的商品罪
销售假冒注册商标的商品罪,是指违反商标管理法规,销售明知是假冒注册商标的商品,销售金额数额较大的行为。
3.1 构成要件
销售假冒注册商标的商品罪的构成要件包括:
(1)销售明知是假冒注册商标的商品。这里的“销售”是指以采购、推销、出售或兜售等方法将商品出卖给他人的行为,包括下列多种形式: 批发,零售,请人代销,委托销售等。这里假冒注册商标的商品即必须是未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的商品。
(2) 销售金额数额较大。这里的“销售金额”是指销售假冒注册商标的商品后所得和应得的全部违法收入。销售金额在5万元以上的,属于“数额较大”,销售金额在25万元以上的,属于“数额巨大”。
具有下列情形之一的,应当认定为销售假冒注册商标的商品罪的“明知”:
(1) 知道自己销售的商品上的注册商标被涂改、调换或者覆盖的;
(2) 因销售假冒注册商标的商品受到过行政处罚或者承担过民事责任、又销售同一种假冒注册商标的商品的;
(3) 伪造、涂改商标注册人授权文件或者知道该文件被伪造、涂改的;
(4) 其他知道或者应当知道是假冒注册商标的商品的情形。
3.2 从重处罚的情形
如果行为人在自己的商品上假冒他人注册商标之后又加以出售,构成犯罪的,则分别触犯了假冒注册商标罪和销售假冒注册商标的商品罪这两个罪名,两者之间具有吸收关系,应择一重罪从重处罚。但从二者的法定刑来看,两者处罚相同,难以说出谁轻谁重。考虑到销售假冒他人注册商标的商品的行为,是其假冒商标行为的后续及延伸,因此,对假冒商标后又加以出售的,实践中多以假冒注册商标罪定罪,处罚从重,不数罪并罚。
3.3 共犯的情形
如果与假冒注册商标的犯罪分子事先通谋,事后对假冒商标的商品代为销售的,也应以假冒注册商标罪论处,构成假冒注册商标罪的共犯。
3.4 销售假冒注册商标的商品罪的刑罚
销售明知是假冒注册商标的商品,销售金额数额较大的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;销售金额数额巨大的,处3年以上7年以下有期徒刑,并处罚金。
非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪
非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪是指,违反商标管理法规,伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的商标标识,情节严重之行为。
4.1 构成要件
非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪的构成要件包括:
4.1.1 伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的商标标识;
(1)所谓伪造,主要包括下列情形:
a.无权制作他人注册商标,即未经县级以上工商行政管理机关批准而获得指定印制商标单位的资格的单位或个人,未经注册商标所有人的合法许可、委托或授权,私自仿照他人注册商标标识的式样、文字、图形及组合、形态、色彩、质地、特征及制作技术等制作与他人注册商标标识相同的商标标识;
b.非商标所有权人,委托他人包括有权印制商标的单位或个人为自己非法制造他人注册商标标识的行为。
(2)所谓擅自制造,包括下列情形:
a.依法经过批准有权印制商标的单位及个人,未经商标所有权人委托,制造与其注册商标标识相同的商标标识;
b.虽受注册商标所有人的委托授权,但违反委托合同的规定,任意超量印制商标标识的行为。
c.伪造、擅自制造他人商标标识,包括印刷、印染、制版、刻字、晒蚀、印铁、铸模、冲压、烫版、贴花等各种工艺活动。
(3)所谓销售,是指出售、兜售或者转手倒卖伪造的或者擅自制造的他人注册商标标识的行为,其中包括擅自出售带有他人注册商标的废次标识之行为。
对于销售行为,只有销售属于伪造或擅自制造的注册商标标识的,才可能构成本罪。如果销售的不是伪造的或擅自制造的,如销售自己的商标标识或者他人真实的注册商标标识,就不构成本罪。
(4)这里的“商标标识”,是指附有商标图样、商标注册标记、“注册商标”字样、注册商标标志、核准注册的名称等的物质载体,如商标纸、商标片、商标织带等。它是表明注册商标的商品显著特征的识别标志,包括:
a.在商品上或者商品包装、说明书以及其他附着物上所标明的“注册商标”字样或者注册商标标识以及注册标记;
b.在商品或者包装物上印制的注册商标图形,即注册商标的文字、字母、图形及其组合图样;
(5) 经商标局核准注册或能起到商标作用的商品特定名称及外观装潢部分。
4.1.2 情节严重
违反商标管理法规,伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的商标标识,必须达到情节严重的,才能构成本罪。
非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪中的“情节严重”,包括下列情形:
(1) 伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识数量在2万件以上,或者非法经营数额在5万元以上,或者违法所得数额在3万元以上的;
(2) 伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造两种以上注册商标标识数量在1万件以上,或者非法经营数额在3万元以上,或者违法所得数额在2万元以上的;
(3) 其他情节严重的情形。
非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪中的“情节特别严重”包括下列情形:
(1) 伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识数量在10万件以上,或者非法经营数额在25万元以上,或者违法所得数额在15万元以上的;
(2) 伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造两种以上注册商标标识数量在5万件以上,或者非法经营数额在15万元以上,或者违法所得数额在10万元以上的;
(3) 其他情节特别严重的情形。
4.2 非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪的刑罚
伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识,情节严重的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者是单处罚金;情节特别严重的,处3年以上7年以下有期徒刑,并处罚金。
对单位犯罪的处罚
单位犯以上三种罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照相应规定处罚。另外,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释(二)》统一了侵犯知识产权单位犯罪与个人犯罪的定罪量刑标准。对于单位实施侵犯知识产权犯罪行为,按照该司法解释规定的相应个人犯罪的定罪量刑标准处罚。
罚金刑的适用
根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释(二)》规定,人民法院对侵犯知识产权犯罪,在依法适用主刑的同时,将加大罚金刑的适用力度。
对于侵犯知识产权犯罪的,人民法院一般综合考虑犯罪的违法所得、非法经营数额、给权利人造成的损失、社会危害性等情节,依法判处罚金。
具体而言,罚金数额一般在违法所得的1倍以上5倍以下,或者按照非法经营数额的50%以上1倍以下确定。
商标犯罪的控告
7.1 商标控告的途径
商标权利人控告商标犯罪的,具体可以通过下列途径:
(1) 向公安机关报案。公安立案侦查后提请检察院提起公诉,进而交付法院审判。即通过刑事公诉的形式进行商标权的保护。
(2) 直接向法院提起刑事自诉,从而获得商标权的刑事保护。
7.2 向公安机关报案
侵犯知识产权犯罪均应由公安机关负责立案侦查。除了被侵权人可以向公安机关报案或者控告之外,任何单位和个人如发现有侵犯商标权的犯罪事实或嫌疑人,都有权向公安机关报案或举报。报案、控告、举报可以书面,也可以口头提出。
公安机关对于报案材料,经过审查认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,会立案、侦查,并最终提请检察院提起公诉,从而启动刑事公诉程序。
7.2.1 向公安机关报案应提交的材料
(1)资格证明材料
· 公民个人报案的,须持本人有效身份证件。
· 代表单位报案的,应出示单位介绍信、授权报案委托书及营业执照复印件等资料。
· 律师代理报案的,除按照上述规定备齐相关证件材料外,还须出示所在律师事务所的介绍信、本人的律师执业资格证书复印件以及授权报案委托书。
(2)书面报案材料
书面报案材料中应当写明:
· 报案人的基本情况;
· 准确的通讯地址和联系方式;
· 被举报、控告对象的基本情况;
· 所举报、控告事实发生的时间、地点、损失情况、事情经过。
(3)证据材料
有关证据材料包括:
· 能够证明所举报、控告事实确实发生;
· 该事实导致或引发的后果;
· 该事实是举报、控告对象所为的书证、物证、人证及其他证据材料。
(2)签章及署名方面的要求
· 公民个人报案的,书面报案材料末尾处须由报案人亲笔署名。
· 单位报案的,书面报案材料末尾处应加盖单位公章,法定代表人或主要负责人应亲笔署名,以示对报案事项负责。
· 报案时,所提供复印件的显眼位置须注明“与原件相同”字样,并由提供人签字或盖章予以确认。
7.3 直接向人民法院提起刑事自诉
中国《刑事诉讼法》及有关司法解释对侵犯知识产权犯罪的行为,除规定了公诉程序外,还规定了自诉程序。但是,实践中商标类刑事诉讼主要还是以公诉为主,刑事自诉的案例较少。
当事人可以在下列情形直接向法院提起刑事自诉:
(1)对于未严重危害社会和国家利益的侵犯知识产权犯罪,被侵权人可以直接向人民法院起诉。由此,可以直接向人民法院提起自诉的侵犯商标权的案件应当是未严重危害社会秩序和国家利益、可能判处3年以下有期徒刑、不需要经过专门侦查的案件。
(2)对检察院不起诉的案件。对于当事人曾向公安、检察机关报案,检察院做出不起诉决定的案件,当事人也可以向法院起诉,法院受理案件后,检察院应当将有关材料移送法院。
控告商标犯罪的注意事项
权利人控告商标犯罪的,需要注意下列问题:
8.1 重复举报、报案的情况
若举报、报案的事实已由人民法院受理或报案人、举报人已到其它公安机关或行政执法部门报案,正在寻求其它途径解决处理,报案人、举报人应当据实讲清,如实提供法院的判决书、裁定书以及接受报案、举报的相关文书。
8.2 以其他非商标罪名进行控告的情形
涉嫌商标犯罪的案件也可能以其他非商标犯罪的罪名进行控告。由于犯罪嫌疑人实施犯罪往往不仅仅是单一的某种行为,为了达到犯罪目的,他们可能会实施一系列的行动,触犯其他罪名。
8.3 控告的同时提起民事侵权赔偿诉讼
控告犯罪的同时可提起民事侵权赔偿诉讼。不管犯罪嫌疑人最终以何种罪名被控告,商标权利人均可另行提起商标侵权民事诉讼请求犯罪嫌疑人承担赔偿责任。